Auslegung von Vertragsstrafenversprechen – Chance und Risiko

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Ob es um die Verletzung von Urheberrechten, Markenrechten, Geschmacksmustern oder des Wettbewerbsrechts geht – zentraler Punkt der meisten Streitigkeiten in diesen Bereichen ist die Unterlassung künftiger Rechtsverletzungen.

Zentraler Punkt: die Wiederholungsgefahr

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schafft der derjenige, der gegen ein fremdes Recht verstößt, die Vermutung für eine Wiederholung der Rechtsverletzung („Wiederholungsgefahr“). Diese Wiederholungsgefahr wird nicht dadurch beseitigt, dass der Rechtsverletzer die Verletzung einstellt. Schließlich hat er durch die erste Verletzung gezeigt, dass weitere Verletzungen möglich sind. Der Verletzte (Rechtsinhaber, Wettbewerber oder anderweitig Anspruchsberechtigter) hat also grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass sein Unterlassungsanspruch gesichert wird. Die Sicherung besteht darin, dass eine erneute Rechtsverletzung für den Verletzer spürbare Folgen hat. Dies kann eine Bestrafung aus einem gerichtlichen Titel (z.B Urteil oder Einstweilige Verfügung) sein. Jedoch kann der Verletzer auch ohne die Kosten eines Gerichtsverfahrens die Wiederholungsgefahr beseitigen, indem er sich strafbewehrt zur Unterlassung der Rechtsverletzung verpflichtet. „Strafbewehrt“ bedeutet, dass der Verletzer verspricht, im Fall der schuldhaften Wiederholung der Rechtsverletzung an den Verletzten eine Vertragsstrafe zu zahlen.

Dementsprechend sind Abmahnungen im Wettbewerbsrecht, Urheberrecht und bei gewerblichen Schutzrechten (Patente, Geschmacksmuster, Marken) stets darauf gerichtet, dass der Abgemahnte die Wiederholungsgefahr für die vom Abmahnenden behauptete Rechtsverletzung durch die Abgabe einer solchen strafbewehrten Unterlassungserklärung ausräumt.

Dabei sind die in Abmahnungen geforderten Unterlassungserklärungen oft zu weitgehend. Nicht immer ist z.B. das Versprechen eine bezifferten Vertragsstrafe geschuldet. Außerdem ist der Umfang der Verpflichtung zur Unterlassung oftmals weiter gefasst, als er aufgrund der Rechtsverletzung eigentlich besteht.

Wer eine solche vorformulierte Erklärung unterschreibt und an den Abmahnenden zurückschickt, mag möglicherweise eigene Anwaltskosten gespart haben. Dies geht jedoch manchmal mit enormen zusätzlichen und unnötigen Risiken für die Zukunft einher.

Die Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe kann für den Schuldner weitreichende wirtschaftliche Folgen haben. Umso wichtiger ist es, zu wissen, in welchen Fällen eine Zahlungspflicht besteht.

Was ist eine Vertragsstrafe und wann muss gezahlt werden?

Unter einer Vertragsstrafe ist ein Geldbetrag zu verstehen, den ein Schuldner entsprechend einer vertraglichen Vereinbarung als Strafe dafür zahlen muss, dass er die geschuldete Leistung – bei der Verletzung fremder Rechte oder des Wettbewerbsrechts: die versprochene Unterlassung – nicht oder nicht vertragsgemäß erbringt.

Der Vertragsstrafe kommen vor allem zwei wesentliche Funktionen zu: Zum einen soll der Schuldner zu einem vertragstreuen Verhalten bewegt werden. Zum anderen soll der Gläubiger im Falle des Vertragsbruchs wenigstens die Vertragsstrafe geltend machen können, ohne einen konkreten Schaden beweisen zu müssen.

Regelungen über die Vertragsstrafe finden sich in den §§ 339 bis 345 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Aus diesen Normen ergibt sich, dass die Pflicht zur Zahlung der Vertragsstrafe für den Schuldner dann besteht, wenn er mit der strafbewehrten Leistung in Verzug ist. In diesen Fällen spricht man von der Verwirkung der Vertragsstrafe. Streng abzugrenzen von der Verwirkung einer Vertragsstrafe ist die Verwirkung eines Rechts. Mit der Verwirkung eines Rechts ist gemeint, dass ein Gläubiger sein Recht nicht mehr geltend machen kann, wenn er es über eine sehr lange Zeit nicht geltend gemacht und dem Schuldner signalisiert hat, dass er es auch nicht mehr geltend machen wird; die Juristen haben hier unglücklicherweise nicht nur einen komplizierten Begriff gewählt, sondern der Unordnung halber auch gleich doppelt „besetzt“.

Mehrfacher Verstoß führt zu mehrfacher Vertragsstrafe

Grundsätzlich muss eine Vertragsstrafe bei der Sicherung eines Unterlassungsanspruchs für jeden Fall der Zuwiderhandlung gezahlt werden. Insbesondere bei Massengeschäften kann dies ganz empfindliche Folgen haben. Wer sich beispielsweise verpflichtet hat, es bei Meidung einer Vertragsstrafe von 5.100 € zu unterlassen, bei eBay bestimmte Regelungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen zu benutzen, hätte bei zehn Auktionen, die danach unter Verwendung dieser AGB stattfinden, möglicherweise 51.000 € zu zahlen.

„Mengenrabatt“ gibt es hierbei in der Regel nicht. Nur wenn eine ganz außergewöhnliche Vielzahl von Verstößen zu rechtlich ganz außerordentlich unverhältnismäßigen Ergebnissen führen kann, sind nach der Rechtsprechung Korrekturen denkbar. So setzte der Bundesgerichtshof eine Vertragsstrafe wegen des verbotswidrigen Vertriebs von 7000 Wärmekissen herab: statt der nach der Vereinbarung von der Schuldnerin an die Gläubigerin eigentlich zu zahlenden knapp 53 Millionen Euro musste die Schuldnerin „nur“ 200.000 (in Worten: Zweihunderttausend) Euro Vertragsstrafe bezahlen (BGH, Urteil vom 17. 7. 2008 – I ZR 168/05) – eine Verbindlichkeit, die nicht nur für kleinere Unternehmen existenzgefährdend sein dürfte.

Auslegung der Unterlassungserklärung

Auch in einem Urteil vom 21.10.2010, Az. III ZR 17/ 10, musste sich der BGH mit einer aufgrund einer Unterlassungserklärung vereinbarten Vertragsstrafe befassen.

Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Beklagte betreibt eine Personalvermittlung. Der Kläger wollte sich im Jahre 2007 beruflich neu orientieren. Er wandte sich deshalb an die Beklagte und schickte ihr seine Bewerbungsunterlagen. Diese Unterlagen enthielten unter anderem auch das Jahreseinkommen des Klägers und seine früheren Arbeitgeber.

Die Beklagte übernahm die Angaben des Klägers in ihre Datenbank und veröffentlichte sie – ohne die Zustimmung des Klägers – auf ihrer Website. Dabei wollte sie durch Entfernung des Namens, des Geburtsdatums und des aktuellen Arbeitgebers den Kläger anonymisieren. Sie übersah aber, dass die Kopfzeile der Daten den Namen des Klägers beinhaltete. Der Kläger war daher noch ohne Weiteres zu identifizieren.

Dem Kläger gefiel die Veröffentlichung der höchst sensiblen Daten natürlich nicht. Er forderte er die Beklagte auf, sämtliche Daten von ihrer Website und ggf. von allen anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Stellen zu entfernen und es künftig zu unterlassen, diese Daten zu verwenden. Zudem forderte er die Beklagte auf, eine entsprechende strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben.

Am 16.01.2008 verpflichtete sich die Beklagte, die Daten spätestens bis zum 16.01.08, 13.00 Uhr aus dem Internet zu entfernen und künftig nicht mehr zu verwenden. Am 13.02.2008 gab die Beklagte dann eine weitere Erklärung ab und verpflichtete sich, für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die am 16.01. übernommenen Verpflichtungen eine Vertragsstrafe von 25.000,00 € zu zahlen.

Bereits vor der Abgabe dieser Erklärungen hatte die Beklagte die Daten des Klägers von ihrer Website entfernt. Gleichzeitig hatte sie für die Entfernung der Daten aus der Suchmaschine „google“ gesorgt. Über die Suchmaschine „Yahoo“ hingegen waren die Daten des Klägers auch Monate später noch weiter erreichbar.

Der Kläger ging davon aus, dass die Beklagte gegen die getroffenen Vereinbarungen verstoßen habe, da ja die Löschung sämtlicher Daten des Klägers aus dem Internet seitens der Beklagten erst nach dem 13.02.2008 erfolgt war. Er forderte von der Beklagten daher die Zahlung der vereinbarten Vertragsstrafe.

Wille der Vertragsparteien aus Sicht eines objektiven  Dritten entscheidet

Zu Unrecht, wie – anders als die Gerichte der Vorinstanzen – der BGH urteilte: der Bundesgerichtshof gelangte zur Überzeugung, dass die strafbewehrte Unterlassungserklärung vom 13.02.2008 nicht die Verpflichtung zur Entfernung der persönlichen Daten des Klägers aus dem Internet erfasste. Die Auslegung der Unterlassungsvereinbarung ergäbe, dass sich die Verwirkung der Vertragsstrafe allein auf den Fall einer etwaigen künftigen erneuten Verwendung der Daten des Klägers beziehe, nicht aber auf die Verpflichtung der Beklagten zur Beseitigung der Daten aus dem Internet. Beide Parteien seien nämlich 13.02.2008 (fälschlich) davon ausgegangen, dass die Daten bereits entfernt worden waren. Daher sei auch nicht von einem Willen der Parteien auszugehen, eine nach ihrer Vorstellung bereits erfüllte Pflicht erneut zu begründen. Das Vertragsstrafenversprechen habe sich daher nicht auf die noch bei Yahoo veröffentlichten Daten bezogen.

In dem vom Bundesgerichtshof beurteilten Fall hatte die Beklagte ausnahmsweise Glück. Das muss jedoch keineswegs immer zu treffen. Die Auslegung kann durchaus auch zu Ungunsten des Schuldners ausfallen.

So schuldet ein Unternehmen, dass sich nach einer Abmahnung verpflichtet hat, es zu unterlassen, … für die sogenannte Fett- weg- Spritze nach Dr. BB zu werben, soweit dies geschieht wie auf dem beigefügten und der Unterlassungserklärung angehefteten Werbeflyer…“ die Vertragsstrafe auch dann, wenn es später einen anderen Werbeflyer verwendet, in welchem aber die wesentlichen in der Abmahnung beanstandeten Passagen enthalten sind (LG Düsseldorf, Urteil vom 29.06.2005 – 34 O 72/05).

Bei der Auslegung kommt es also auf den Kern der beanstandeten Handlung an, zu deren Unterlassung der Vertragsstrafenschuldner verpflichtet hat.

Risiken vermeiden

Durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung lassen sich teure gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden. Jedoch kann eine solche Erklärung dem Gegner auch eine fürchterliche Waffe in die Hand geben. Ungenau formulierte Erklärungen können zu einem bedrohlichen Risiko werden.

Wer sich beispielsweise auch zur Unterlassung eigentlich nicht rechtswidriger Handlungen verpflichtet, schuldet bei Zuwiderhandlung die Vertragsstrafe und kann sich nicht auf die Rechtmäßigkeit seines Handelns berufen. Der Unterlassungsanspruch und der Anspruch auf Vertragsstrafe basieren dann nämlich gerade nicht mehr auf einer Rechtsverletzung, sondern auf dem Unterlassungsvertrag.

Beratung bei Abmahnungen lohnt

Wer die in einer Abmahnung geforderte Unterlassungserklärung ohne Abänderungen abgibt, kann sich daher in erhebliche Gefahr begeben. Wir empfehlen daher dringend, die Abmahnung sachkundig prüfen zu lassen und insbesondere Unterlassungserklärungen nur in dem Umfang abzugeben, der auch tatsächlich rechtlich notwendig ist, um die Wiederholungsgefahr zu beseitigen. Die Kosten einer anwaltlichen Beratung gleichen hier oft die Risiken der Reaktion ohne rechtskundige Unterstützung bei Weitem aus.

Sie haben eine Abmahnung erhalten und wollen unkalkulierbare Risiken ausschließen? Wir entwickeln mit Ihnen die richtige Strategie und die Lösung für Ihr Problem. Natürlich unterstützen wir Sie auch, um Abmahnungen und damit auch Vertragsstrafenrisiken von vornherein abzuwenden. Vorsorge ist besser als Therapie. Das gilt nicht nur für Ihre Gesundheit, sondern auch für Ihr Geschäft.

It’s a Sony: Abmahnungen wegen PS3-Modchips: „PS3-Jailbreak“, “PS3 Break“

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„Go Create“ – Nicht zu wörtlich nehmen sollte man den Werbeslogan von Sony aus dem Jahr 2003. Jedenfalls nicht bei der eigenmächtigen Erweiterung der technischen Möglichkeiten von Spielkonsolen des japanischen Unterhaltungselektronik-Konzerns. Die Grenzen des „kreativen“ Umgangs mit seinen Spielkonsolen sind für den Konzern jedenfalls beim Einsatz von Modchips für die beliebten Sony-Spielkonsolen sehr schnell erreicht. Dies gilt derzeit insbesondere für das aktuelle Modell „PS3“ („PlayStation 3“).

 

Modchips Sony PS3

Modchips für Sony PS3 im Online-Handel: Rechtlicher Ärger droht

 

„Modchips“

Was sind Modchips? Dies sind elektronische Zusatzbauteile, mit denen die technischen Möglichkeiten von Spielkonsolen erweitert und ergänzt werden können. Modchips ermöglichen die Nutzung von Drittanbieter-Software, beispielsweise von kostenlos im Internet erhältlichen, von Privatpersonen zur Verfügung gestellten Programmen (sog. „Homebrew“-Software), auf den Spielkonsolen. Wie ist das möglich? Bei den elektronischen Bauteilen von Spielkonsolen, der sog. „Hardware“, handelt es sich in der Regel um technische Standard-Bauteile, die sich nur wenig von der Hardware herkömmlicher Heimcomputer unterscheiden. Die tatsächliche softwaretechnische Umsetzung der grundsätzlich gegebenen technischen Möglichkeiten einer Hardware-Plattform liegt allerdings allein im Belieben desjenigen, der das Betriebssystem implementiert. Grundsätzlich mögliche Funktionen können, müssen aber nicht verfügbar gemacht werden. Durch den Einsatz von Drittanbieter-Software lassen sich den Spielkonsolen daher oftmals technische Funktionen entlocken, die auf der jeweiligen Hardware-Plattform zwar grundsätzlich technisch möglich, vom Hersteller aber nicht erwünscht und daher nicht vorgesehen sind. So war es etwa bei dem Vorgänger-Modell PS2 („PlayStation 2“) seinerzeit etwa lange nicht möglich, Audio-Dateien in dem bei Nutzern beliebten, weil Speicherplatz-sparenden mp3-Format abzuspielen. Homebrew-Software schaffte hier Abhilfe und ermöglichte genau dies, die Wiedergabe von mp3-Dateien. Voraussetzung für den Einsatz dieser kostenlos im Internet zur Verfügung gestellten Software war allerdings der vorherige Umbau des Geräts durch Einbau eines Modchips. Nebeneffekt dieser Maßnahme war es allerdings in der Regel auch, dass sich neben dem Einsatz grundsätzlich sinnvoller Homebrew-Software nun auch mit spezifischen Regionalcodes versehene, in anderen Ländern zu anderen Preisen vertriebene Original-Spiele, sowie Kopien („Sicherheitskopien“ oder „Raubkopien“) urheberrechtlich geschützter Spiele, auf der Spielkonsole wiedergeben ließ. Dies  störte die Firmenpolitik und offenbar auch die kaufkraftorientierte Vertriebs- und Absatzpolitik des Konzerns, weshalb Sony hiergegen rechtlich vorging und Importeure, Verkäufer und auch bloße Käufer solcher Modchips abmahnen ließ. Während Hersteller konkurrierender Spielkonsolen – etwa Nintendo – dies offenbar als „Kollateralschäden“ verbuchen und mehr oder weniger in verschiedenem Maße „tolerierten“, verfolgt Sony seine diesbezüglichen Ansprüche hierbei generell stets konsequent bis vor das zuständige  Gericht.

 

Rechtsprechung

Wenn eine höchstrichterliche Klärung der Zulässigkeit von Modchips bislang auch noch aussteht, so haben sich zumindest die Instanzgerichte bislang einheitlich zu der Ansicht durchgerungen, dass bereits der Vertrieb von Modchips die Urheberrechte des Unterhaltungselektronikkonzerns verletzt (Landgericht München I, Urteil vom 03.04.2008, Az. 7 O 13379/07 und Urteil vom 21.02.2008, Az. 7 O 11117/07 sowie Landgericht Hamburg, Urteil vom 27.04.2009, 310 O 191/08 und Urteil vom 14.04.2010, 308 O 261/08). Begründet wird dies in der Regel damit, dass Modchips überwiegend dem Einsatz kopierter Software dienen und damit eine erhebliche Beihilfe zur Herstellung unrechtmäßiger Kopien leisten. Ferner stützen sich die Begründungen der Gerichte auf die Vorschrift § 95a des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), wonach „wirksame technische Maßnahmen“ zum Schutz von Urheberrechten ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen werden dürfen. Modchips stellen nach den zitierten Entscheidungen unzulässige Mittel zur Umgehung solcher Kopierschutzmaßnahmen dar.

Update 07.02.2013: In einem ähnlichen Fall hat der Bundesgerichtshof nun dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorgelegt, nach welchen Regeln die Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen für Computerspiele zu behandeln sind (Beschl. v. 07.02.2013, Az. I ZR 124/11). Gegenstand des Verfahrens ist der Vetrieb von Speicherkarten-Adpatern für die tragbare Videospielkonsole Nintendo DS. Mittels solcher Adapter können herkömmliche Speicherkarten mit der Konsole verwendet und hierauf gespeicherte Daten genutzt werden. Neben der Nutzung legaler Daten ermöglicht dies auch das Abspielen widerrechtlich hergesteller Kopien von Originalspielen. Bei Computerspielen handelt es sich im urheberrechtlichen Sinne um ein kombiniertes, komplexes Werk, dass eine Vielzahl separat geschützter Einzelwerke (Computerprogrammcode, Bilder, Musikstücke, Videofilme) beinhaltet. Das Verbot zur Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen unterliegt bei Computerprogrammen (§ 69f Abs. 2 UrhG) jedoch anderen, engeren Voraussetzungen als beispielsweise bei Bildern oder Musikstücken (§ 95a UrhG). Die Anwendung der weiter gehenden Regelung des § 95a UrhG, welcher bereits die Umgehung von wirksamen technische Schutzmaßnahmen untersagt, ist im Bereich des Schutzes von Computerprogrammen ausdrücklich ausgeschlossen (§ 69a Ab.s 5 UrhG). Für den Schutz von Computerprogrammen sieht § 69f Abs.2 UrhG lediglich einen Vernichtungsanspruch für solche Mittel vor, die allein dazu bestimmt sind, die Beseitigung oder Umgehung technischer Programmschutzmechanismen zu erleichtern. Der Grund für die unterschiedliche Behandlung von Computerprogrammen und anderen Werkarten liegt darin, dass Nutzern von Computerprogrammen unter bestimmten Voraussetzungen unabdingbare Rechte auf Erstellung einer Sicherungskopie (§ 69 d Abs. 2 UrhG) und Dekompilierung des Programmcodes (§ 693 UrhG) zustehen. Diese Rechte gehen auf die EU-Softwarerichtlinie (91/250/EWG) zurück, und sollen nach dem Erwägungsgrund 50 der Richtlinie 2001/29/EG vom Umgehungsschutz für Kopierschutzmaßnahmen, wie er jetzt in den §§ 95a-d UrhG geregelt ist, ausdrücklich unberührt bleiben. Vor diesem Hintergrund stellt sich Frage, ob die Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen für komplexe Werke wie Computerspiele nach den strengeren speziellen Regelungen für  Computerprogramme, oder nach den allgemeinen für sonstige Werkarten geltenden Regelungen zu behandeln sind, oder ob beide Regelungen nebeneinander anwendbar sind.

 

PS3-Mochips

Bei der grundsätzlich – getreu dem Firmenmotto – „kreativen“ Nutzergemeinde der beliebten Spielkonsolen des japanischen Unterhaltungselektronik-Konzerns war es nur eine Frage der Zeit, bis auch das technische Potential der neueste Generation PS3 erschlossen wird. Unter den Bezeichnungen „PS Jailbreak“ und „PS3 Break“ werden im Internet derzeit Modchips für die PS3 angeboten. Im Unterschied zu bisherigen Modchip-Generationen handelt es sich hierbei um technisch einfach nutzbare Erweiterungs-Chips, die als USB-Adapter auch vom technischen Laien einfach eingesteckt und genutzt werden können. Ein Einlöten oder ähnlich schwierige Maßnahmen, wie noch bei Modchips für die Vorgänger-Generationen der aktuellen Spielkonsolen-Generation erforderlich, sind nicht nötig. Mit diesem Modchip lassen sich lassen sich nach Angaben von shortnews.de Programme aller Art von jeder Person so signieren, dass sie auf der Konsole abgespielt werden können.

 

Reaktionsmöglichkeiten, Vorbeugung einer kostenpflichtigen Abmahnung

Sony geht nun auch gegen die Verbreitung der neuen Modchips (PS3 Jailbreak“, PS3 Break“) rigoros rechtlich vor. Im Fokus stehen hierbei nicht nur Händler, sondern auch Privatpersonen, die entsprechende Modchips zu rein privaten Zwecken nach Deutschland importieren. Die Zollbehörden sind bereits informiert, so dass Sendungen mit einschlägiger Produktbezeichnung oder von einschlägig bekannten Versendern aus dem – meist chinesischen – Ausland sichergestellt und Sony beziehungsweise deren Anwälte informiert werden. Folge ist eine – zumeist kostenpflichtige – Abmahnung. Um hier unkontrollierbare Kosten zu vermeiden, muss schnell reagiert werden. Die richtige Reaktion hilft, unnötige Kosten – die jedenfalls bei geringen Mengen zudem außerhalb jeglichen Verhältnisses zum Einkaufspreis stehen – zu vermeiden. In der Regel erhält der Besteller bereits vom beauftragten Versandunternehmen eine Benachrichtigung über die Inverwahrungnahme und genießt damit einen zeitlichen Vorsprung vor der sicher folgenden „offiziellen“ – in der Regel zeitgleichen – Information des Bestellers und des betroffenen Rechtsinhabers durch den Zoll. Wer hier schnell reagiert und rechtzeitig eine ausreichende Unterlassungsverpflichtungserklärung abgibt, kann die Folgen – auch die finanziellen – einer Abmahnung vermeiden. Diese folgt ansonsten nach unserer Kenntnis binnen kürzester Zeit.

 

Haben Sie Fragen zur Durchsetzung oder Abwehr urheberrechtlicher Ansprüche, dem urheber- oder patentrechtlichen Schutz von Software oder zu Produktpiraterie und Abmahnungen? Wir stehen Ihnen bei solchen Fragen gerne zur Seite. Sprechen Sie uns an!

Heute schon an der Eule genascht? Unterscheidungskraft von Tierbezeichnungen bei Marken

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Unterscheidungskraft – Voraussetzung des Markenschutzes

Ein immer wieder auftauchendes Problem für Markenanmelder ist das Erfordernis der Unterscheidungskraft. Eine Marke muss geeignet sein, die Waren oder Dienstleistungen des einen Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Nicht unterscheidungskräftig sind insbesondere Zeichen, die die Eigenschaften der Ware/Dienstleistung beschreiben. Im Gegensatz zur früher vorherrschenden Rechtsprechung reicht es dabei heute nicht mehr aus, dass ein Zeichen mehrdeutig ist, also neben einer beschreibenden Verwendung des Zeichens auch eine andere Verwendung möglich ist. Es reicht, wenn eine Bedeutung des Zeichens beschreibend ist (EuGH GRUR 2004, 146 – Wrigley)

Ob ein Zeichen als beschreibend anzusehen ist, ist manchmal schwer zu beurteilen. Ein kaum überschaubares Dickicht von Entscheidungen unterschiedlichsten Inhalts macht auch für den routinierten Markenrechtsspezialisten eine Prognose oft schwer.

Eine Vorgabe und viele Deutungen – widersprüchliche Urteile und Beschlüsse

Einen weiteren Beitrag zum bunten Strauß der Einschätzungen von Gerichten und Markenämtern lieferte nun das Bundespatentgericht (Aktenzeichen: 25 W (pat) 195/09, Entscheidung vom 04. November 2010). Das Gericht bestätigte die Zurückweisung der Anmeldung der Wortmarke „Schwarze Eule“ für Süßwaren in Klasse 30.

Nach der Einschätzung des Gerichts besteht die Bezeichnung „Schwarze Eulen“ ausschließlich aus Angaben, welche geeignet sind, Merkmale der Waren „Bonbons; Fruchtgummi; Geleefrüchte (Süßwaren); Kaugummi,; Konfekt; Lakritze (Süßwaren); Schokolade; Weingummi; Zuckerwaren als Christbaumschmuck; Zuckerwaren“ zu beschreiben. Das Bundespatentgericht führte aus, dass die angesprochenen Verbraucher aufgrund der Bezeichnung davon ausgehen, dass „schwarze Eule“ nur die Form und Farbe der in der Verpackung enthaltenen Süßwaren beschreibt.

Die angesprochenen Verkehrskreise seien es gewöhnt, dass ihnen Süßwaren insbesondere in unterschiedlichsten Tierformen angeboten würden. Die vorherige Zurückweisung der Marke durch das Deutsche Patent- und Markenamts sei daher zu Recht erfolgt.

Auch wenn der zivilisierte Mitteleuropäer bei schwarzen Eulen, weissen Mäusen oder grünen Fröschen kaum zuerst an Naschwerk denkt – bei strenger Betrachtung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften ist die Entscheidung des Bundespatentgerichts richtig. Wenn das, was auf der Packung steht, den Packungsinhalt beschreiben kann, greift das absolute Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz.

Was die Situation jedoch für den Markenanmelder so schwer macht, ist der unterschiedlich strenge Maßstab von Gerichten und Eintragungsämtern bei der Beurteilung durchaus vergleichbarer Sachverhalte. Es ist dem Markenanmelder nicht zu vermitteln, warum „Service World“ nach Einschätzung des Bundespatentgerichts für periodische Zeitschriften schutzfähig sein soll (für solche Zeitschriften würden seit jeher farblose Gattungsbezeichnungen verwendet, das Publikum sei daran gewöhnt und messe daher solchen Titeln eine hinreichende Unterscheidungskraft bei) – im Gegenzug dazu aber „BUSINESS WEEK“ für ein wöchentlich erscheinendes Magazin mit Handels-, Finanz- und Industriethemen für Führungskräfte vom gleichen Gericht als nicht hinreichend unterscheidungskräftig eingeschätzt wird.

Eine Vorprüfung der Marke lohnt

Bei der Zurückweisung einer Marke mangels Unterscheidungskraft werden die Anmeldegebühren nicht zurückerstattet. Die Investition in eine kurze Vorprüfung unter Berücksichtigung der einschlägigen Entscheidungen von Ämtern und Gerichten lohnt sich daher in den meisten Fällen. BBS bietet für Markenanmeldungen günstige Pauschalpreise, wozu im Rahmen einer Recherche auch immer eine Prüfung der Unterscheidungskraft erfolgt.

Bei allen Fragen zu Markenrechten und den Besonderheiten des Anmeldeverfahrens sind wir für Sie gerne kompetenter Ansprechpartner. Sprechen Sie uns an.

Abstract oder Rechtsverletzung? Urheberrechtliche Zulässigkeit von Zusammenfassungen

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Wichtig für alle Ersteller von Abstracts, die Abmahnungen vermeiden wollen: Wer Buchkritiken in deutlich verkürzter Form zusammenfasst und – insbesondere im Internet – veröffentlicht, sollte die soeben vom BGH in seiner Entscheidung vom 01.12.2010 aufgestellten Grundsätze kennen. Diese Grundsätze lassen sich auch auf andere Auswertungen fremder Texte übertragen.:

Die Verlegerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) hatte gegen die Betreiberin der Website „perlentaucher.de“ geklagt. Letztere hatte verkürzte Zusammenfassungen, sog. „Abstracts“, von Buchrezensionen aus der FAZ unter dem Titel „Notiz zur FAZ“ veröffentlicht und Dritten, unter anderem amazon.de, Abdrucklizenzen erteilt. Die Abstracts enthalten besonders aussagekräftige Passagen aus den Originalrezensionen, die meist durch Anführungszeichen gekennzeichnet sind.

Nur Umarbeitung oder ganz neues Werk?

Ob durch ein solches Abstract Urheberrechte verletzt werden, hängt nach dem BGH davon ab, ob das Abstract als so genannte „abhängige Bearbeitung“ (§ 23 Urheberrechtsgesetz – UrhG) oder als so genannte „freie Benutzung“ (§ 24 UrhG) der Originalrezension anzusehen ist.

Die vom BGH behandelten Abstracts stellten nach Ansicht des Gerichts Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes dar. Die schöpferische Leistung liegt in der Ermittlung des Kerngehalts der Originalrezension und der – nicht einfachen – Komprimierung der gesamten Rezension auf diesen Kerngehalt. Die Original-Buchrezensionen demgegenüber sind in aller Regel ebenfalls urheberrechtlich geschützte Schriftwerke. Die schöpferische Eigenart einer Buchrezension liegt dabei in den meisten Fällen nicht in ihrem Inhalt, sondern in ihrer Form und insbesondere in ihren Formulierungen.

Rechtsverletzung oder nicht? – Der Abstand entscheidet

Die reine sinngemäße Wiedergabe des Inhalts einer Rezension ist grundsätzlich eine urheberrechtlich zulässige freie Benutzung dieses Schriftwerks.

Anders sieht es aber aus, wenn Abstracts Formulierungen enthalten, auf denen gerade die schöpferische Eigenart der zusammengefassten Rezension beruht. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn Passagen aus der Originalrezension vollständig übernommen werden.

Nur wenn das Abstract trotz der Übereinstimmungen in der Gesamtschau einen so großen äußeren Abstand zum Schriftwerk einhält, dass die eigenpersönlichen Züge des geschützten älteren Werkes verblassen, liegt eine zulässige Benutzung vor. Ansonsten begehen Ersteller und  ggf. Verwerter des Abstracts eine Urheberrechtsverletzung.

Unwichtig ist dabei, ob das neue Werk, ähnlich wie bei einer Parodie, zu den entlehnten eigenpersönlichen Zügen des älteren Werkes trotz der Übernahme von Formulierungen lediglich einen so großen inneren Abstand hält, dass es seinem Wesen nach als selbständig anzusehen ist, kurzum: eine Urheberrechtsverletzung liegt sogar möglicherweise dann vor, wenn der Ersteller mit dem Abstract ein eigenes urheberrechtlich geschütztes Werk geschaffen hat – in dem aber das ursprüngliche Werk noch eine erkennbare und selbstständige Rolle spielt.

Keine Ansprüche aus Marken- und Wettbewerbsrecht

Markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Ansprüche schieden aus Sicht des BGH im konkreten Fall unabhängig vom etwaigen Vorliegen einer Urheberrechtsverletzung aus.

Zunächst zum Markenrecht: Nach der Vorschrift des § 23 Nr. 2 Markengesetz hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale von Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art oder ihre Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Diese Voraussetzungen lagen nach Ansicht des BGH vor, der mit der Anwendung dieser Ausnahmevorschrift ansonsten sehr restriktiv umgeht.Entscheidend war für das Gericht, dass die Beklagte mit der Angabe „Notiz zur FAZ“ darauf hingewiesen hat, dass ihre Zusammenfassungen in der „FAZ“ erschienene Originalrezensionen zum Gegenstand haben.

Und schließlich zum Wettbewerbsrecht: Nach den für § 4 Nr. 9 UWG geltenden Grundsätzen des BGH kann das Angebot eines nachahmenden Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn das nachgeahmte Produkt über wettbewerbliche Eigenart verfügt und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. So verhält es sich, wenn die Nachahmung zu einer vermeidbaren Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft führt, die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder Mitbewerber unlauter behindert. Im Streitfall scheiterten Ansprüche aus  diesem so genannten „ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz“ bereits daran, dass die Originalrezensionen nach Ansicht des BGH keine wettbewerbliche Eigenart hatten, weil der Leser nur anhand des Inhalts nicht erkennen konnte, dass die Rezension aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stammt.

Empfehlung

Wer sich mit fremden Rezensionen befasst, sollte vorsichtig sein. Die Grenze zwischen freier Benutzung und Urheberrechtsverletzung ist fließend. Wer auf die Übernahme von Originalpassagen verzichtet, geht auf jeden Fall ein geringeres Risiko ein.

Für alle Fragen zum Urheberrecht finden Sie bei BBS einen kompetenten Partner – sprechen Sie uns an!

Markenrecht: keine Gnade für den Goldhasen

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Warenform als Marke

Seit der Einführung des Markengesetzes  können beliebige Zeichen Markenschutz erlangen. Auch  dreidimensionale Gestaltungen, die die Form einer Ware wiedergeben,  können als Marke eingetragen werden (sog. „Formmarke“). Soweit die  Theorie.

In der Praxis ist Markenschutz für Warenformen nur sehr schwer  zu erlangen. Größte Hürde ist die Anforderung an die  Unterscheidungskraft des Zeichens. Das Zeichen muss geeignet sein, als  Marke verwendet zu werden, also die Waren und/oder Dienstleistungen  eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Schwierig in der Praxis: Unterscheidungskraft der Marke

Ein eindrucksvolles Beispiel, wie schwer es die Formmarke noch immer hat, lieferte vor wenigen Wochen das europäische Gericht erster  Instanz (Urteil vom 17. Dezember 2010; AZ:  T-336/08).

Die Anmelderin wollte das nachstehend wiedergegebene Zeichen als Marke  für Schokolade und Schokoladenwaren eintragen lassen:

Marke Goldhase

Der als Marke zurückgewiesene Goldhase

Bereits das  Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (zuständig für die Eintragung von  Gemeinschaftsmarken) verweigerte die Eintragung der Marke. Auch das  hiernach angerufene europäische Gericht erster Instanz wollte das  Häschen lieber in der Grube als eingetragen im Markenregister sehen.

Nach Einschätzung des Gerichts kaufen die angesprochenen Verbraucher  Schokoladenwaren ohne besondere Aufmerksamkeit für die Verpackung. Im  Bereich der Schokoladenerzeugnisse seien den Verbrauchern eine Vielzahl  unterschiedlicher Hasenformen bekannt, welche auch in goldener  Umverpackung daherkämen, ohne dass darin in der Regel einen Hinweis auf  ein bestimmtes Unternehmen zu sehen sei. Gleiches gelte für das mit  einem Glöckchen versehene Band. Das Gericht betonte nochmals, dass der  Durchschnittsverbraucher in der Form einer Ware oder in der Gestaltung  der Verpackung in der Regel nicht einen Hinweis auf ein bestimmtes  Unternehmen erkenne. Genau ein solcher Herkunftshinweis muss aber möglich sein, damit einer Marke  die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

Die Entscheidung reiht sich in eine ganze Reihe ähnlich lautender  Beschlüsse und Urteile ein. Insbesondere im Lebensmittelbereich  versuchen Hersteller, die Form und/oder Verpackung ihrer Ware durch den  Markenschutz zu monopolisieren. Gerade in diesem Bereich ist dies jedoch auch  besonders schwierig. Nach Einschätzung der Markenämter und der Gerichte  sind den Verbrauchern insbesondere bei Lebensmitteln in der heutigen  Zeit zahlreiche fantasievolle und höchst unterschiedliche Formgebungen  bekannt, die in der Regel daher auch keinen Herkunftshinweis darstellen.

Für umfassenden Schutz: Schutzrechtskombinationen

Wer nicht nur sein Unternehmen, sondern auch die Aufmachung und  Formgebung seiner Erzeugnisse weitmöglichst vor der Nachahmung durch  Dritte schützen möchte, sollte daher besonderen Wert auf eine umfassende  Strategie legen. Mit der Anmeldung einer Marke ist es hier selten  getan. Selbst wenn eine solche Marke zuerkannt wird, kann eine Schwäche  im Bereich der Unterscheidungskraft vor Gericht zu unliebsamen und  teuren Überraschungen führen. Vorteilhafter ist oft die Kombination verschiedener Schutzrechte für unterschiedliche Aspekte von Design, Corporate Identity und Gestaltungsstandards. Wir beraten Sie gerne, wie Sie mit einer  Kombination unterschiedlicher Schutzrechte unter Berücksichtigung von  Kosten und Aufwand ein maßgeschneidertes Schutzkonzept für ihre Produkte  und Leistungen verwirklichen können – und dies oftmals zu sehr überschaubaren Kosten. Dabei gilt: ein deutsches Gemschacksmuster kann man bereits ab 70 Euro Amtsgebüren erhalten, eine Marke ab € 300. Die Rechtsverteidigung ohne Schutzrechte ist hingegen durchaus riskant und hat in vielen Fällen nur geringe Erfolgsaussichten. Normalerweise gilt der Grundsatz der sog. „Nachahmungsfreiheit“: was nicht unter dem Schutz gewerblicher Schutzrechte oder des Urheberrechts steht, kann kopiert werden, wenn nicht besondere Umstände vorliegen (z.B. die Gestaltung ist nachweislich bekannt, was ggf. durch teure Gutachten darzulegen ist). Wenn Plagiate vorliegen, ist es darüber hinaus für Schutzrechtsanmeldungen in vielen Fällen zu spät. Wer sein Geschäft vorauschauend plant, sollte sich hier keine offenen Flanken leisten.

Herzlich willkommen bei BBS Rechtsanwälte Hamburg

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Wir wünschen all unseren Mandanten, Geschäftspartnern und natürlich auch allen
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    Geschmacksmusteranmeldung, Designanmeldung,Patentanmeldung, 
    Gebrauchsmusteranmeldung
  • Schnelle und kompetente Hilfe bei Abmahnung, einstweiliger Verfügung, Klage
  • Beratung bei Schutzrechtsanmeldung und Rechtsverletzung
  • Verteidigung Ihrer Schutzrechte und Urheberrechte (Fotorechte, Textrechte,
    Kunstwerke, Geschmacksmuster und Designs, Patente)
  • Beratung und Unterstützung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Bezug auf
    Diensterfindungen, Arbeitnehmerpatente, Arbeitnehmererfindungsrecht
  • Vertriebsrecht und Handelsvertreterrecht
  • Gesellschaftsrecht und Genossenschaftsrecht
  • Alle weiteren Fragen rund um geistiges Eigentum und Wirtschaftsrecht
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Falls Sie Fragen oder auch Wünsche und Anregungen haben, sprechen Sie uns gerne an.
Ihr BBS-Team

Tobias Bier | Thomas Brehm | Tobias Spahn | Wilhelm Kruse