Ernstfall Abmahnung: wie Sie richtig reagieren

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Abgemahnt – was tun?

Auf zahllosen Internetseiten werden aktuelle Urteile (im Bereich gewerblicher Rechtsschutz und zu vielen anderen Themen) veröffentlicht, kommentiert und zusammengefasst. Man gewinnt beinahe den Eindruck, dass das Internet durch juristische Informationen geradezu überflutet wird. Andererseits erweisen sich für den sachverständigen Betrachter viele der wohlmeinenden Informationen nicht nur als falsch, sondern geradezu als gefährlich. Dies trifft insbesondere auf das Reizthema „Abmahnung“ zu. In unzähligen Forenbeiträgen und Artikeln aus mehr oder weniger kenntnisreicher Feder (bzw.: Tastatur) werden „heisse“ Tipps und gut gemeinte Empfehlungen verbreitet, deren Befolgung für den Ratsuchenden mitunter in einer finanziellen Katastrophe endet.

Diese Informationen  sollen Licht ins Dunkle bringen. Wir schildern Ihnen, welchen Hintergrund Abmahnungen haben, wie darauf reagiert werden kann und vor allem, was der Empfänger einer Abmahnung tun oder gerade auch lassen sollte.

Diese Information richtet sich an Unternehmer, beispielsweise Shop-Betreiber (z.B. für Fragen zum Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Patentrecht, Geschacksmusterrecht oder zur Verletzung von Urheberrechten auf gewerblichen Websites) und befasst sich nicht mit den sogenannten Filesharing-Abmahnungen, die wegen der Teilnahme an Tauschbörsen für Software, Musik und Filme ausgesprochen werden. Zum Thema Filesharing und Abmahnungen finden Sie hier umfangreiche Informationen. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie weitere Fragen haben.

Die Abmahnung, das unbekannte Wesen

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Abmahnung: ärgerlich, aber auch schnell gefährlich und teuer
©PantherMedia/Tomas Anderson

Grundsätzlich lösen Abmahnungen fast immer zunächst Empörung aus. „Abzocke“, „Betrug“ oder „Wegelagerei“ sind typische Begriffe, wenn ein solches höchst unerwünschtes Schriftstück im Briefkasten liegt oder aus dem Telefaxgerät kommt.

Dabei ist der Grundgedanke der Abmahnung eigentlich keineswegs die Erzeugung von Kosten – sondern genau das Gegenteil. Der Inhaber eines Anspruchs kann natürlich zu Gericht gehen, um diesen Anspruch durchzusetzen. Das gilt nicht nur für Geldforderungen, sondern auch für Unterlassungsansprüche. Allerdings hat der Gesetzgeber in der Zivilprozessordnung die Möglichkeit des so genannten „sofortigen Anerkenntnisses“ geschaffen, um die aussergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten zu fördern. Wer also seinen Gegner sofort vor Gericht zerrt, hat selbst alle Kosten zu tragen, wenn der Gegner sich sofort fügt und den Klageanspruch anerkennt. Ein solches Anerkenntnis kommt aber dann nicht mehr in Betracht, wenn der Gläubiger seinen Schuldner vorher „gemahnt“ hat. Bei Unterlassungsansprüchen hat die Abmahnung diese Funktion.

Wer rechtswidrig in ein fremdes Recht eingreift, also beispielsweise eine Marke, ein Patent, ein Geschmacksmuster, ein Gebrauchsmuster oder ein urheberrechtlich geschütztes Foto ohne die Zustimmung des Berechtigten benutzt, kann vom Verletzten auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Das gilt auch bei Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht, z.B. durch irreführende Werbung.

Aus der erstmaligen Rechtsverletzung schließt die Rechtsprechung eine sogenannte Wiederholungsgefahr. Bei der erstmaligen Rechtsverletzung geht man also davon aus, dass sich die Rechtsverletzung jederzeit wiederholen kann. Um diese Wiederholungsgefahr zu beseitigen, reicht es nicht aus, dass das rechtsverletzende Verhalten eingestellt wird. Schließlich hat es ja bereits einmal stattgefunden. Vielmehr ist erforderlich, dass der Rechtsverletzer eine so genannte strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt. Strafbewehrt bedeutet, dass der Unterlassungsschuldner dem Gläubiger verspricht, für den Fall der Wiederholung einer Vertragsstrafe zu zahlen. Durch das Versprechen einer Vertragsstrafe (die erst bei einer künftigen Wiederholung der Verletzung fällig wird)  zeigt der Unterlassungsschuldner, dass er es ernst meint und sich an sein Unterlassungsversprechen gebunden fühlt. Wird eine solche strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, so ist der Gläubiger des Unterlassungsanspruchs gesichert. Es steht ihm dann keine Grundlage mehr zur Verfügung, die Unterlassung gerichtlich zu erzwingen. Und genau darum geht es bei der Abmahnung:

Eine Abmahnung ist nichts anderes, als die Information an den Rechtsverletzer, dass er widerrechtlich handelt sowie die Aufforderung, zur Vermeidung gerichtlicher Schritte eine solche strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben (und natürlich die rechtsverletzende Handlung einzustellen).

Der Gesetzgeber hat beispielsweise im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) und im Urheberrechtsgesetz sogar ausdrücklich vorgesehen, dass der Verletzte dem Rechtsverletzer durch eine Abmahnung die Gelegenheit zur aussergerichtlichen Streitbeilegung geben soll:

§ 12 Absatz 1 UWG:

„(1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten sollen den Schuldner vor der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangt werden.“

Wird auf eine Abmahnung eine ausreichende strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, so entstehen eben gerade nicht die Kosten der gerichtlichen Auseinandersetzung. Die Sache wird also im Ganzen kostensparender erledigt.

Ursache der Abmahnung: die Verletzung

Bei Abmahnungen geht es immer um Unterlassungsansprüche. Solche Unterlassungsansprüche entstehen durch die Verletzung fremder Rechte. Eine Marke gibt beispielsweise ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, das Zeichen im geschäftlichen Verkehr für die Waren und Dienstleistungen zu benutzen, die vom Markenschutz umfasst sind und Dritten zu verbieten, ein identisches oder ähnliches Zeichen zu nutzen, wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr entsteht. Das Patent gibt seinem Inhaber das Recht, Dritten die Benutzung des geschützten Gegenstands oder Verfahrens zu verbieten. Das Geschmacksmuster gewährt seinem Inhaber ein Verbietungsrecht gegenüber Dritten, den von Geschmacksmuster geschützten Gegenstand verwenden. Gleiches gilt für Urheberrechte. Auch wer gegen das Wettbewerbsrecht verstößt, ist gegenüber seinen Wettbewerbern zur Unterlassung verpflichtet.

Solche Unterlassungsansprüche sind verschuldensunabhängig. Wer gegen fremde Rechte verstößt, hat dies zu unterlassen. Und zwar auch dann, wenn er die Rechtsverletzung eigentlich nicht wollte. Dies klingt hart, ist jedoch bei näherer Betrachtung eigentlich ganz fair. Es kommt also nicht darauf an, dass der Benutzer eines Fotos wusste, dass die Urheberrechte eigentlich bei einem Dritten liegen. Der Verwender eines Zeichens muss nicht gewusst haben, dass dieses Zeichen durch die Marke eines Dritten abgedeckt ist. Der Anbieter einer Ware musste nicht einmal das Geschmacksmuster kennen, welches die angebotenen Gegenstände schützt. Auch musste der Verwender eines Verfahrens nicht wissen, dass auf dieses Verfahren zugunsten eines Dritten ein Patent besteht. „Ich konnte nichts dafür, weil ich von dem Schutzrecht nichts wusste“ ist also keine taugliche Erwiderung auf eine Abmahnung.

Die Gerichte fordern überdies von Gewerbetreibenden äußerst hohe Sorgfaltsmaßstäbe. Wer eine Ware importiert, hat sich beispielsweise über sämtliche in Betracht kommenden Marken, Patente und sonstigen Schutzrechte zu informieren und zu recherchieren. Wer dies nicht tut, handelt bereits schuldhaft. Das Risiko soll nach dem Wille des Gesetzgebers nicht beim Inhaber eines Schutzrechts liegen, sondern bei demjenigen, der im geschäftlichen Verkehr auftritt und fremde Schutzrechte beachten muss.

Der Unterlassungsanspruch besteht in der Regel gegen alle Beteiligten in der Verwertungskette. So kann beispielsweise der Anbieter eines verletzenden Produkts den Inhaber der Patentrechte nicht auf den Hersteller verweisen, weil der ja durch die Produktion die Rechtsverletzung erst möglich gemacht hat. Auch das Anbieten ist eine Rechtsverletzung. Der Anbieter haftet also neben dem Hersteller.

Form und Inhalt

Für Abmahnungen existieren keine detaillierten Formvorschriften. Für eine wirksame Abmahnung ist nur erforderlich, dass der Verletzte den Verletzer über eine konkrete Rechtsverletzung informiert und zur Vermeidung gerichtlicher Schritte innerhalb einer gesetzten Frist die Abgabe einer Unterlassungserklärung fordert. Umfangreiche Rechtsausführungen sind ebenso wenig erforderlich wie das Beifügen einer vorformulierten Unterlassungserklärung. Eine wirksame Abmahnung muss nicht einmal schriftlich erfolgen. So sind – wenn auch in der Praxis äußerst selten – mündliche Abmahnungen durchaus denkbar.

Ebenfalls nicht erforderlich ist – und dies ist seit Kurzem höchstrichterlich geklärt – eine Originalvollmacht. Dabei gilt: Ein Rechtsanwalt mahnt in der Regel natürlich nicht im eigenen Namen ab. Er macht vielmehr die Unterlassungsansprüche eines Mandanten geltend. Immer wieder wird gemunkelt, Mandant und Rechtsanwalt arbeiteten zusammen und bereicherten sich gemeinsam an den durch die Abmahnung entstehenden Kosten des Gegners. Auch wird gerne behauptet, dass der Rechtsanwalt gar keinen Mandanten habe.

So oft diese Vorwürfe zu hören sind: Der Abgemahnte müsste solche Umstände vor Gericht beweisen. Fakt ist: Ein Rechtsanwalt, der für einen nicht existierenden Mandanten abmahnt, begeht dadurch einen Betrug und riskiert seine Zulassung. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Rechtsanwälte ihre Existenz und ihre berufliche Zukunft für Erträge aus „gefälschten“ Abmahnungen aufs Spiel setzen würden. Allerdings hat es in der Vergangenheit tatsächlich Fälle gegeben, in denen sich Betrüger als abmahnender Rechtsanwalt ausgegeben haben. Eine Prüfung sollte daher auf jeden Fall erfolgen.

Rechtsmissbrauch: stets behauptet und selten bewiesen

Gerne wird gegen Abmahnungen der Einwand des Rechtsmissbrauchs erhoben. Rechtsmissbrauch bedeutet, dass es dem Abmahnenden nicht um seinen Unterlassungsanspruch, sondern um andere Zwecke (beispielsweise das Erzeugen erstattungsfähiger Kosten) geht. Hunderte von Forenbeiträgen erwecken den Eindruck, dass nahezu jede Abmahnung rechtsmissbräuchlich und daher am besten gar nicht erst zu beachten ist. Interessant ist, dass sich sogar eine Bundesjustizministerin dazu verstieg, den Abgemahnten zu empfehlen, solche Briefe „in den Mülleimer“ zu werfen – ein Rat, der den Betroffenen teuer zu stehen kommen kann. Denn viele der Vermutungen und Mythen, die in Internetforen verbreitet werden, sind schlichtweg falsch und entsprechen nicht den gerichtlichen Maßstäben.

Fakt ist: Das Vorliegen des Rechtsmissbrauchs muss der Abgemahnte beweisen. Dabei reicht es beispielsweise nicht aus, dass eine große Anzahl von Abmahnungen verschickt wurde und der eingeschaltete Rechtsanwalt als „Abmahnanwalt“ bekannt ist. Bei Patenten, Marken und anderen gewerblichen Schutzrechten ist ein Rechtsmissbrauch allein durch die Menge verschickter Abmahnungen so gut wie ausgeschlossen. Natürlich hat der Inhaber eines Schutzrechts das Recht, sich gegen eine Vielzahl von Verletzungen auch mit einer Vielzahl von Abmahnungen zu wehren. Bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen kann von einem Rechtsmissbrauch dann ausgegangen werden, wenn das durch die Abmahnungen für den Abmahnenden geschaffene Prozesskostenrisiko in keinem Verhältnis mehr zu seinem Geschäftsbetrieb steht. In der gerichtlichen Praxis sind Fälle, in denen ein Rechtsmissbrauch erfolgreich dargelegt und bewiesen werden kann, äußerst selten.

Abmahnung erhalten – wie richtig reagieren?

Wer eine Abmahnung erhalten hat, sollte vor allem eines tun: Ruhe bewahren.

Zunächst einmal sollte geprüft werden, ob der dargestellte Sachverhalt zutrifft. Ist eine Abmahnung in der Sache falsch, ist sie auch selten begründet. Dabei sollte man jedoch scharf zwischen Tatsachen und Rechtsmeinungen unterscheiden. Natürlich meinen die meisten Empfänger einer Abmahnung im Markenrecht, dass sie die fremde Marke nicht verletzen würden. Genau dies ist dann oft Gegenstand kostspieliger gerichtlicher Auseinandersetzungen. In der Sache falsch ist eine Abmahnung nur, wenn der Sachverhalt nicht zutrifft, wenn also beispielsweise das beanstandete Warenangebot nie stattgefunden hat.

Trifft der Sachverhalt zu, sollte zunächst geprüft werden, ob die behauptete Rechtsverletzung nicht schnellstmöglich abgestellt werden kann. In den meisten Fällen wird im reinen und unkommentierten Entfernen der Rechtsverletzung keineswegs ein Schuldeingeständnis zu sehen sein. Andererseits bestehen beispielsweise bei Urheberrechtsverletzungen oftmals Schadensersatzansprüche. Mit jedem Tag, an welchem zum Beispiel die beanstandete Bilddatei veröffentlicht war, können solche Ansprüche vermehrt werden.

Sodann sollte der Abgemahnte einen fachkundigen Rechtsanwalt zur Hilfe nehmen und das weitere Vorgehen in der Sache prüfen lassen. Ist die Abmahnung unberechtigt, kann sie zurückgewiesen werden – das geht in vielen Fällen sogar auf Kosten des Abmahnenden. Ist sie berechtigt, sollte geprüft werden, ob eine Unterlassungserklärung abgegeben werden soll und welchen genauen Umfang diese Erklärung haben muss. In manchen Fällen ist es unter Risikogesichtspunkten geboten, eher das Risiko einer gerichtlichen Auseinandersetzung in Kauf zu nehmen, um damit ein hohes Vertragsstrafenpotential zu vermeiden. Unsere Empfehlung spezialisierten und kompetenten Rechtsrats ist keineswegs eigennützig. Fragen zum gewerblichen Rechtsschutz sind oftmals sehr komplex. Wenn es um das Wettbewerbsrecht oder gewerbliche Schutzrechte geht, sind in vielen Fällen vertiefte Spezialkenntnisse erforderlich, um einen Sachverhalt rechtlich zutreffend beurteilen zu können. Tausende von Entscheidungen existieren zur Wirksamkeit – und damit auch zur wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit – von Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine Unzahl von Entscheidungen unterschiedlichster Gerichte befasst sich mit Marken, deren Unterscheidungskraft, der Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen, der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der Benutzung eines Zeichens in einem bestimmten Kontext oder auf eine bestimmte Art und Weise. Selbst rechtlich fachkundige Leser verstehen oftmals den Schutzbereich eines Patents nur mit Mühe. Unsere Erfahrung zeigt daher: wer auf Abmahnungen ohne qualifizierten Rat reagiert, trägt am Ende oft wesentlich höhere Kosten, als er sie selbst unter Berücksichtigung eigener Rechtsanwaltskosten bei der Beiziehung eines Anwalts gehabt hätte. Wer bei der Verteidigung seiner eigenen Rechtsposition spart, sollte sich über das Ergebnis nicht wundern.

Über Abmahnungen, die Produkte betreffen (z.B. Abmahnungen wegen Markenrechten) sollte auch umgehend der Lieferant benachrichtigt werden. So lassen sich weitere Abmahnungen oftmals vermeiden und durch ein gemeinsames Vorgehen Kosten sparen.

Die teuerste „Rechtsberatung“: falsche Informationen aus dem Internet

Der klassische Fall unzureichender Rechtsberatung ist die Zurückweisung von Abmahnungen als rechtsmissbräuchlich. Ein Beispiel hierzu sieht wie folgt aus: Eine Abmahnung geht ein. Der Abgemahnte (beispielsweise Betreiber eines eBay-Shops) soll es unterlassen, ein bestimmtes markenrechtlich geschütztes Zeichen zu benutzen. Der Betroffene wendet sich an die vermeintlich sachkundigste und dabei auch noch kostenlose Rechtsberatung: ein Internetforum. Dort wird ihm von einer großen Zahl seiner „Mitstreiter“ (die meistens nicht betroffen sind und damit auch nichts zu verlieren haben) mitgeteilt, dass der Abmahnende durchaus bekannt ist. Der hat ja sicherlich schon 1000 Abmahnungen ausgesprochen. Außerdem macht er bestimmt mit seinem Rechtsanwalt gemeinsame Sache. Besser noch: der die Abmahnung aussprechende Rechtsanwalt wird mit dem „Abmahner“ verwechselt und es werden (in der Praxis eher weniger erfolgversprechende) Strategien gegen Rechtsanwalt XYZ empfohlen, welcher natürlich als „Betrüger“ bekannt ist.

Dementsprechend fällt auch die Antwort des Shopbetreibers an den abmahnenden Rechtsanwalt aus. Der Einwand des Rechtsmissbrauchs wird erhoben, daneben auch gerne eine große Zahl weitergehender Vorwürfe (Täuschung und Betrug!). Es dauert nicht lange, und es liegt ein weiterer (dickerer) Umschlag im Briefkasten des Shop-Betreibers. Dieser enthält dann eine gerichtliche einstweilige Verfügung. Da diese einstweilige Verfügung von einem Landgericht erlassen wurde, muss der Abgemahnte sich nun einen Rechtsanwalt zur Hilfe nehmen. Denn vor Landgerichten ist die Vertretung durch einen Rechtsanwalt zwingend vorgeschrieben. Der Rechtsanwalt prüft den Sachverhalt und kommt zu folgendem Ergebnis: Das verwendete Zeichen ist mit der Marke ähnlich, die Waren vom Markenschutz umfasst. Es liegt also mit großer Wahrscheinlichkeit eine Markenverletzung vor. Das sah auch das Gericht so, da es ja die Einstweilige Verfügung erlassen hat. Rechtsmissbräuchliche Abmahnungen im Markenrecht sind in der Praxis höchst selten. Selbstverständlich konnte der Rechtsinhaber sich in der Vergangenheit gegen eine Vielzahl von Verletzungen auch mit einer Vielzahl von Abmahnungen wenden. Die einstweilige Verfügung wird vom Gericht also mit größter Wahrscheinlichkeit bestätigt werden. Statt ein paar 100 € kostet die Angelegenheit nun mehrere 1000 €. Der Abgemahnte musste dabei am Ende doch einen Anwalt in Anspruch nehmen. Die vermeintlich kostenlose Rechtsberatung im Internetforum schlägt mit dem völlig unnötig entstandenen Differenzbetrag zu Buche.

Was unbedingt zu vermeiden ist

Das Folgende sollten Sie unbedingt vermeiden, wenn Sie eine Abmahnung erhalten haben:

Untätigkeit: Wer auf eine Abmahnung nicht reagiert, riskiert die erheblich höheren Kosten einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Bei gerichtlichen Streitigkeiten kommen nämlich neben weiteren Anwaltskosten auch Gerichtskosten auf den „Verlierer“ zu. In Abmahnungen sind oftmals sehr kurze Fristen gesetzt. Dabei gilt: Bei Unterlassungsansprüchen können auch kurze Fristen durchaus angemessen sein. Selbst eine unangemessen kurze Frist macht die Abmahnung nicht unwirksam. Statt der zu kurzen Frist gilt stattdessen eine angemessene Frist. Wer auf eine Abmahnung mit 3 Tagen Frist zur Abgabe einer Unterlassungserklärung gar nicht reagiert, muss also die Kosten einer zwei Wochen später beantragten berechtigten einstweiligen Verfügung tragen, selbst wenn die in der Abmahnung gesetzte Frist eigentlich zu kurz war.

Eigene Reaktion: Natürlich ist der Unmut über eine Abmahnung und insbesondere die beigefügte Kostenaufstellung häufig groß. Bei allem Ärger – reagieren Sie nicht selbst. Oftmals werden in Telefonaten von Abgemahnten genau die Informationen mitgeteilt, die dem Abmahnenden noch gefehlt haben. Schadensersatzansprüche werden dadurch möglicherweise vergrößert. So sehr es den Abgemahnten danach drängt, seinem Unmut Luft zu machen – auch hier kann nichts Gutes das Resultat sein. Durch emotionale Belastung wird kein Rechtsstreit „besser“, sprich aussichtsreicher. Der Verfasser kennt Fälle, in denen beispielsweise der Abgemahnte den gegnerischen Rechtsanwalt im Eifer des Gefechts herzhaft beschimpfte. Eine solche Vorbelastung macht eine nicht selten durchaus vernünftige gütliche Einigung nicht einfacher. Auch die Zustimmung beispielsweise zu einer Ratenzahlung ist nicht leichter zu erzielen, wenn der Rechtsverletzer dem Rechtsinhaber zuvor Betrug und Rechtsmissbrauch vorgeworfen hat.

Falsche Reaktion: Bitte lassen Sie sich qualifiziert beraten. Es geht oft um viel, wenn in gewerblichen Sachverhalten Unterlassungsansprüche im Raum stehen. Während es jedoch für fast jeden Unternehmer selbstverständlich ist, dass er die Bremsen seines Autos in einer Fachwerkstatt warten lässt, sieht das bei der Rechtsberatung oft ganz anders aus: Hochkomplexe Verträge werden selbst angefertigt. Allgemeine Geschäftsbedingungen werden von den Konkurrenten „zusammengeklaut“.

Markige Drohungen mit Gegenabmahnungen („Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!“) werden in das Impressum der Website aufgenommen, die ebenso rechtlich unsinnig sind wie sie den rechtlich beratenen Gegner zu „harten“ rechtlichen Schritten geradezu auffordern. Auf Abmahnungen antwortet der Unternehmer selbst oder er zieht in dem jeweiligen Rechtsgebiet möglicherweise nicht spezialisierte Berater hinzu. Wie oben bereits erwähnt: bei Abmahnungen geht es sehr oft um äußerst schwierige Rechtsfragen – und obendrein meistens um viel Geld. Wer sich hier nicht mit dem jeweils aktuellen Meinungsstand der Gerichte, ja sogar mit den lokalen Besonderheiten der durchaus manchmal unterschiedlichen Rechtsprechungstendenzen auskennt, kommt bei der Beurteilung der Rechtslage schnell zum falschen Ergebnis. Suchen Sie einen spezialisierten Rechtsanwalt, der in der Materie Experte ist und mit Ihnen gemeinsam nüchtern und gelassen das rechtlich und auch ökonomisch für Sie beste Vorgehen unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen Rahmenbedingungen entwickelt. Sie benötigen als Partei eines Rechtsstreits nicht einen  Berater, der Ihnen Recht gibt, sondern einen solchen, der das Recht kennt.

Einfach die beigefügte Unterlassungserklärung unterschreiben: Unbedingt vermeiden sollten Sie auch die ungeprüfte Abgabe der einer Abmahnung beigefügten Unterwerfungserklärung (dort meistens „Unterlassungserklärung“ oder „Unterlassungsverpflichtungserklärung“ genannt). Die vorformulierten Unterlassungserklärungen sind oftmals zu weit gefasst. Es sind darin häufig Anerkenntnisse oder Verpflichtungen enthalten, die der Abgemahnte in der geforderten Form nicht schuldet. Auch das Vertragsstrafenrisiko, also die Gefahr, bei menschlich mitunter nicht vermeidbaren Fehlern hohe Summen an den Gegner zahlen zu müssen, kann durch eine zulässige Modifikation möglicherweise erheblich vermindert werden.

Der Königsweg: Abmahnungen vermeiden

Die preiswerteste und nervenschonendste Art des Umgangs mit Abmahnungen ist natürlich, gar nicht erst welche zu erhalten. In der Praxis ist dies oftmals weder schwer noch teuer.

Viele Abmahnungen im Bereich des Wettbewerbsrechts beziehen sich auf Rechtstexte wie beispielsweise allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrungen. Lassen Sie sich solche Texte von einem fachkundigen Rechtsberater erstellen. In der Praxis werden allgemeine Geschäftsbedingungen vielfach aus unterschiedlichsten Vorlagen mühevoll „zusammengebastelt“. Das Ergebnis sind dann z.B Geschäftsbedingungen die nicht nur abmahnfähig, sondern auch unwirksam und sind und obendrein sinnvolle und kaufmännisch vorteilhafte zulässige Regelungen gerade nicht enthalten. Der Verfasser kennt Händler-AGB mit nicht weniger als knapp 20 abmahnfähigen und großteils wirtschaftlich bedeutungslosen Regelungen, in denen aber der höchst bedeutsame Eigentumsvorbehalt durch eine Zusatzpassage komplett ausgehebelt wurde. Die Erstellung von Verträgen, AGB und sonstigen Rechtstexten, aber auch die Prüfung von Internetangeboten auf die Einhaltung der wichtigsten Vorschriften bieten wir in vielen Fällen zu günstigen Pauschalen an. Die Kosten von Abmahnungen und Wettbewerbsstreitigkeiten übertreffen dabei die Kosten einer sorgfältigen rechtlichen Begleitung und Unterstützung zur Vermeidung von Rechtsverletzungen oft bei Weitem – und dann müssen die beanstandeten Texte doch vom Fachmann berichtigt werden.

Kollisionsrecherchen: Lassen Sie prüfen, ob Ihr Produkt, Ihr Angebot oder Ihre Werbung Rechte Dritter verletzen. Eine kurze Recherche, beispielsweise nach etwaig entgegenstehenden Marken, ist nicht kostspielig, kann jedoch hohe Kosten vermeiden. Darüber hinaus sollten Sie über den Erwerb eigener Schutzrechte nachdenken. Wer selbst bessere ältere Rechte hat, muss die Inanspruchnahme aus jüngeren Schutzrechten nicht fürchten.

Zuverlässige Partner: Beim Einkauf gilt hinsichtlich der rechtlichen Gefahren oft das Gleiche wie in Hinblick auf die Produktsicherheit. Hinter dem billigsten Angebot lauern oft die höchsten Risiken. Insbesondere bei Herstellern im asiatischen Raum wird die Schutzrechtslage in Europa oft nicht beachtet. Wer solche rechtsverletzende Ware importiert, begeht bereits dadurch möglicherweise die Verletzung eines Patents oder einer Marke. Grenzbeschlagnahme und Abmahnung sind dann in nicht wenigen Fällen die Folge. Sprechen Sie das Thema gewerbliche Schutzrechte daher auch bei Ihren Lieferanten an. Grundsätzlich hat auch ein Wiederverkäufer Anspruch auf Schadensersatz bzw. Gewährleistung, wenn ein Produkt fremde Rechte verletzt und der Wiederverkäufer dafür geradestehen muss. Was in der Theorie klar und selbstverständlich ist, erweist sich in der Praxis oft als ausgesprochen schwierig. Die Durchsetzung von Regressansprüchen in China ist beispielsweise insbesondere für kleinere Anbieter praktisch so gut wie unmöglich.

Richtige Verträge: Wenn Sie Software, Lizenzen, Internetseiten oder Produkte von Dritten beziehen, achten Sie auch auf die richtige Gestaltung der eingeräumten Rechte und eine klare Verantwortlichkeit. Damit werden für spätere Schwierigkeiten viele Fragen geklärt, die sonst mühsam „ausgestritten“ werden müssen.

Professionelle Geschäftsgestaltung: Halten Sie Ordnung in Ihren Angeboten und Texten. Wer Geschäftsprozesse organisiert und bündelt und die Übersicht über seine Angebote, Werbung und das sonstige Auftreten des Unternehmens bewahrt, geht geringere Risiken ein und hat auch im Ernstfall die besseren Karten. Werbemittel, Texte und die Gestaltung der Geschäftsprozesse sollten in regelmäßigen Umständen auch rechtlich überprüft werden, damit Gesetzesänderungen berücksichtigt werden. Mitarbeiter sollten mit klaren Anweisungen und standardisierten und sachkundig geprüften Materialien ausgestattet werden. Beispielsweise kann so vermieden werden, dass mehrere Fassungen einer Widerrufsbelehrung verwendet und damit Unterlassungs- oder gar Vertragsstrafenansprüche verursacht werden.

Ansprechpartner: In einer durch das Recht mitbestimmmten Umgebung sollte der Unternehmer einen Ansprechpartner für Rechtsfragen haben. Ein beständiger und spezialisierter Ratgeber sollte für die Begleitung des der Aufbaus und der Ausbaus der Geschäftsaktivität da sein. So selbstverständlich wie der Steuerberater sollte auch der Berater in Fragen des Wettbewerbsrechts und des geistigen Eigentums sein, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihnen am Herzen liegt: Ihren Geschäftserfolg – ohne böse Überraschungen.

Wer die vorstehenden Ratschläge befolgt, kann mit großer Wahrscheinlichkeit Abmahnungen und Rechtsverletzungen oder zumindest kostspielige Fehlentscheidungen vermeiden.

Sie haben eine Abmahnung erhalten und möchten sich wehren oder wissen, was nun zu tun ist? BBS ist Ihr Partner in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des geistigen Eigentums. Wenn Sie sicher gehen oder bei Streitigkeiten Ihre Optionen kennen wollen, sprechen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da – kompetent, schnell, direkt und nicht nur in Hamburg.

Auslegung von Vertragsstrafenversprechen – Chance und Risiko

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Ob es um die Verletzung von Urheberrechten, Markenrechten, Geschmacksmustern oder des Wettbewerbsrechts geht – zentraler Punkt der meisten Streitigkeiten in diesen Bereichen ist die Unterlassung künftiger Rechtsverletzungen.

Zentraler Punkt: die Wiederholungsgefahr

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schafft der derjenige, der gegen ein fremdes Recht verstößt, die Vermutung für eine Wiederholung der Rechtsverletzung („Wiederholungsgefahr“). Diese Wiederholungsgefahr wird nicht dadurch beseitigt, dass der Rechtsverletzer die Verletzung einstellt. Schließlich hat er durch die erste Verletzung gezeigt, dass weitere Verletzungen möglich sind. Der Verletzte (Rechtsinhaber, Wettbewerber oder anderweitig Anspruchsberechtigter) hat also grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass sein Unterlassungsanspruch gesichert wird. Die Sicherung besteht darin, dass eine erneute Rechtsverletzung für den Verletzer spürbare Folgen hat. Dies kann eine Bestrafung aus einem gerichtlichen Titel (z.B Urteil oder Einstweilige Verfügung) sein. Jedoch kann der Verletzer auch ohne die Kosten eines Gerichtsverfahrens die Wiederholungsgefahr beseitigen, indem er sich strafbewehrt zur Unterlassung der Rechtsverletzung verpflichtet. „Strafbewehrt“ bedeutet, dass der Verletzer verspricht, im Fall der schuldhaften Wiederholung der Rechtsverletzung an den Verletzten eine Vertragsstrafe zu zahlen.

Dementsprechend sind Abmahnungen im Wettbewerbsrecht, Urheberrecht und bei gewerblichen Schutzrechten (Patente, Geschmacksmuster, Marken) stets darauf gerichtet, dass der Abgemahnte die Wiederholungsgefahr für die vom Abmahnenden behauptete Rechtsverletzung durch die Abgabe einer solchen strafbewehrten Unterlassungserklärung ausräumt.

Dabei sind die in Abmahnungen geforderten Unterlassungserklärungen oft zu weitgehend. Nicht immer ist z.B. das Versprechen eine bezifferten Vertragsstrafe geschuldet. Außerdem ist der Umfang der Verpflichtung zur Unterlassung oftmals weiter gefasst, als er aufgrund der Rechtsverletzung eigentlich besteht.

Wer eine solche vorformulierte Erklärung unterschreibt und an den Abmahnenden zurückschickt, mag möglicherweise eigene Anwaltskosten gespart haben. Dies geht jedoch manchmal mit enormen zusätzlichen und unnötigen Risiken für die Zukunft einher.

Die Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe kann für den Schuldner weitreichende wirtschaftliche Folgen haben. Umso wichtiger ist es, zu wissen, in welchen Fällen eine Zahlungspflicht besteht.

Was ist eine Vertragsstrafe und wann muss gezahlt werden?

Unter einer Vertragsstrafe ist ein Geldbetrag zu verstehen, den ein Schuldner entsprechend einer vertraglichen Vereinbarung als Strafe dafür zahlen muss, dass er die geschuldete Leistung – bei der Verletzung fremder Rechte oder des Wettbewerbsrechts: die versprochene Unterlassung – nicht oder nicht vertragsgemäß erbringt.

Der Vertragsstrafe kommen vor allem zwei wesentliche Funktionen zu: Zum einen soll der Schuldner zu einem vertragstreuen Verhalten bewegt werden. Zum anderen soll der Gläubiger im Falle des Vertragsbruchs wenigstens die Vertragsstrafe geltend machen können, ohne einen konkreten Schaden beweisen zu müssen.

Regelungen über die Vertragsstrafe finden sich in den §§ 339 bis 345 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Aus diesen Normen ergibt sich, dass die Pflicht zur Zahlung der Vertragsstrafe für den Schuldner dann besteht, wenn er mit der strafbewehrten Leistung in Verzug ist. In diesen Fällen spricht man von der Verwirkung der Vertragsstrafe. Streng abzugrenzen von der Verwirkung einer Vertragsstrafe ist die Verwirkung eines Rechts. Mit der Verwirkung eines Rechts ist gemeint, dass ein Gläubiger sein Recht nicht mehr geltend machen kann, wenn er es über eine sehr lange Zeit nicht geltend gemacht und dem Schuldner signalisiert hat, dass er es auch nicht mehr geltend machen wird; die Juristen haben hier unglücklicherweise nicht nur einen komplizierten Begriff gewählt, sondern der Unordnung halber auch gleich doppelt „besetzt“.

Mehrfacher Verstoß führt zu mehrfacher Vertragsstrafe

Grundsätzlich muss eine Vertragsstrafe bei der Sicherung eines Unterlassungsanspruchs für jeden Fall der Zuwiderhandlung gezahlt werden. Insbesondere bei Massengeschäften kann dies ganz empfindliche Folgen haben. Wer sich beispielsweise verpflichtet hat, es bei Meidung einer Vertragsstrafe von 5.100 € zu unterlassen, bei eBay bestimmte Regelungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen zu benutzen, hätte bei zehn Auktionen, die danach unter Verwendung dieser AGB stattfinden, möglicherweise 51.000 € zu zahlen.

„Mengenrabatt“ gibt es hierbei in der Regel nicht. Nur wenn eine ganz außergewöhnliche Vielzahl von Verstößen zu rechtlich ganz außerordentlich unverhältnismäßigen Ergebnissen führen kann, sind nach der Rechtsprechung Korrekturen denkbar. So setzte der Bundesgerichtshof eine Vertragsstrafe wegen des verbotswidrigen Vertriebs von 7000 Wärmekissen herab: statt der nach der Vereinbarung von der Schuldnerin an die Gläubigerin eigentlich zu zahlenden knapp 53 Millionen Euro musste die Schuldnerin „nur“ 200.000 (in Worten: Zweihunderttausend) Euro Vertragsstrafe bezahlen (BGH, Urteil vom 17. 7. 2008 – I ZR 168/05) – eine Verbindlichkeit, die nicht nur für kleinere Unternehmen existenzgefährdend sein dürfte.

Auslegung der Unterlassungserklärung

Auch in einem Urteil vom 21.10.2010, Az. III ZR 17/ 10, musste sich der BGH mit einer aufgrund einer Unterlassungserklärung vereinbarten Vertragsstrafe befassen.

Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Beklagte betreibt eine Personalvermittlung. Der Kläger wollte sich im Jahre 2007 beruflich neu orientieren. Er wandte sich deshalb an die Beklagte und schickte ihr seine Bewerbungsunterlagen. Diese Unterlagen enthielten unter anderem auch das Jahreseinkommen des Klägers und seine früheren Arbeitgeber.

Die Beklagte übernahm die Angaben des Klägers in ihre Datenbank und veröffentlichte sie – ohne die Zustimmung des Klägers – auf ihrer Website. Dabei wollte sie durch Entfernung des Namens, des Geburtsdatums und des aktuellen Arbeitgebers den Kläger anonymisieren. Sie übersah aber, dass die Kopfzeile der Daten den Namen des Klägers beinhaltete. Der Kläger war daher noch ohne Weiteres zu identifizieren.

Dem Kläger gefiel die Veröffentlichung der höchst sensiblen Daten natürlich nicht. Er forderte er die Beklagte auf, sämtliche Daten von ihrer Website und ggf. von allen anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Stellen zu entfernen und es künftig zu unterlassen, diese Daten zu verwenden. Zudem forderte er die Beklagte auf, eine entsprechende strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben.

Am 16.01.2008 verpflichtete sich die Beklagte, die Daten spätestens bis zum 16.01.08, 13.00 Uhr aus dem Internet zu entfernen und künftig nicht mehr zu verwenden. Am 13.02.2008 gab die Beklagte dann eine weitere Erklärung ab und verpflichtete sich, für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die am 16.01. übernommenen Verpflichtungen eine Vertragsstrafe von 25.000,00 € zu zahlen.

Bereits vor der Abgabe dieser Erklärungen hatte die Beklagte die Daten des Klägers von ihrer Website entfernt. Gleichzeitig hatte sie für die Entfernung der Daten aus der Suchmaschine „google“ gesorgt. Über die Suchmaschine „Yahoo“ hingegen waren die Daten des Klägers auch Monate später noch weiter erreichbar.

Der Kläger ging davon aus, dass die Beklagte gegen die getroffenen Vereinbarungen verstoßen habe, da ja die Löschung sämtlicher Daten des Klägers aus dem Internet seitens der Beklagten erst nach dem 13.02.2008 erfolgt war. Er forderte von der Beklagten daher die Zahlung der vereinbarten Vertragsstrafe.

Wille der Vertragsparteien aus Sicht eines objektiven  Dritten entscheidet

Zu Unrecht, wie – anders als die Gerichte der Vorinstanzen – der BGH urteilte: der Bundesgerichtshof gelangte zur Überzeugung, dass die strafbewehrte Unterlassungserklärung vom 13.02.2008 nicht die Verpflichtung zur Entfernung der persönlichen Daten des Klägers aus dem Internet erfasste. Die Auslegung der Unterlassungsvereinbarung ergäbe, dass sich die Verwirkung der Vertragsstrafe allein auf den Fall einer etwaigen künftigen erneuten Verwendung der Daten des Klägers beziehe, nicht aber auf die Verpflichtung der Beklagten zur Beseitigung der Daten aus dem Internet. Beide Parteien seien nämlich 13.02.2008 (fälschlich) davon ausgegangen, dass die Daten bereits entfernt worden waren. Daher sei auch nicht von einem Willen der Parteien auszugehen, eine nach ihrer Vorstellung bereits erfüllte Pflicht erneut zu begründen. Das Vertragsstrafenversprechen habe sich daher nicht auf die noch bei Yahoo veröffentlichten Daten bezogen.

In dem vom Bundesgerichtshof beurteilten Fall hatte die Beklagte ausnahmsweise Glück. Das muss jedoch keineswegs immer zu treffen. Die Auslegung kann durchaus auch zu Ungunsten des Schuldners ausfallen.

So schuldet ein Unternehmen, dass sich nach einer Abmahnung verpflichtet hat, es zu unterlassen, … für die sogenannte Fett- weg- Spritze nach Dr. BB zu werben, soweit dies geschieht wie auf dem beigefügten und der Unterlassungserklärung angehefteten Werbeflyer…“ die Vertragsstrafe auch dann, wenn es später einen anderen Werbeflyer verwendet, in welchem aber die wesentlichen in der Abmahnung beanstandeten Passagen enthalten sind (LG Düsseldorf, Urteil vom 29.06.2005 – 34 O 72/05).

Bei der Auslegung kommt es also auf den Kern der beanstandeten Handlung an, zu deren Unterlassung der Vertragsstrafenschuldner verpflichtet hat.

Risiken vermeiden

Durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung lassen sich teure gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden. Jedoch kann eine solche Erklärung dem Gegner auch eine fürchterliche Waffe in die Hand geben. Ungenau formulierte Erklärungen können zu einem bedrohlichen Risiko werden.

Wer sich beispielsweise auch zur Unterlassung eigentlich nicht rechtswidriger Handlungen verpflichtet, schuldet bei Zuwiderhandlung die Vertragsstrafe und kann sich nicht auf die Rechtmäßigkeit seines Handelns berufen. Der Unterlassungsanspruch und der Anspruch auf Vertragsstrafe basieren dann nämlich gerade nicht mehr auf einer Rechtsverletzung, sondern auf dem Unterlassungsvertrag.

Beratung bei Abmahnungen lohnt

Wer die in einer Abmahnung geforderte Unterlassungserklärung ohne Abänderungen abgibt, kann sich daher in erhebliche Gefahr begeben. Wir empfehlen daher dringend, die Abmahnung sachkundig prüfen zu lassen und insbesondere Unterlassungserklärungen nur in dem Umfang abzugeben, der auch tatsächlich rechtlich notwendig ist, um die Wiederholungsgefahr zu beseitigen. Die Kosten einer anwaltlichen Beratung gleichen hier oft die Risiken der Reaktion ohne rechtskundige Unterstützung bei Weitem aus.

Sie haben eine Abmahnung erhalten und wollen unkalkulierbare Risiken ausschließen? Wir entwickeln mit Ihnen die richtige Strategie und die Lösung für Ihr Problem. Natürlich unterstützen wir Sie auch, um Abmahnungen und damit auch Vertragsstrafenrisiken von vornherein abzuwenden. Vorsorge ist besser als Therapie. Das gilt nicht nur für Ihre Gesundheit, sondern auch für Ihr Geschäft.

It’s a Sony: Abmahnungen wegen PS3-Modchips: „PS3-Jailbreak“, “PS3 Break“

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„Go Create“ – Nicht zu wörtlich nehmen sollte man den Werbeslogan von Sony aus dem Jahr 2003. Jedenfalls nicht bei der eigenmächtigen Erweiterung der technischen Möglichkeiten von Spielkonsolen des japanischen Unterhaltungselektronik-Konzerns. Die Grenzen des „kreativen“ Umgangs mit seinen Spielkonsolen sind für den Konzern jedenfalls beim Einsatz von Modchips für die beliebten Sony-Spielkonsolen sehr schnell erreicht. Dies gilt derzeit insbesondere für das aktuelle Modell „PS3“ („PlayStation 3“).

 

Modchips Sony PS3

Modchips für Sony PS3 im Online-Handel: Rechtlicher Ärger droht

 

„Modchips“

Was sind Modchips? Dies sind elektronische Zusatzbauteile, mit denen die technischen Möglichkeiten von Spielkonsolen erweitert und ergänzt werden können. Modchips ermöglichen die Nutzung von Drittanbieter-Software, beispielsweise von kostenlos im Internet erhältlichen, von Privatpersonen zur Verfügung gestellten Programmen (sog. „Homebrew“-Software), auf den Spielkonsolen. Wie ist das möglich? Bei den elektronischen Bauteilen von Spielkonsolen, der sog. „Hardware“, handelt es sich in der Regel um technische Standard-Bauteile, die sich nur wenig von der Hardware herkömmlicher Heimcomputer unterscheiden. Die tatsächliche softwaretechnische Umsetzung der grundsätzlich gegebenen technischen Möglichkeiten einer Hardware-Plattform liegt allerdings allein im Belieben desjenigen, der das Betriebssystem implementiert. Grundsätzlich mögliche Funktionen können, müssen aber nicht verfügbar gemacht werden. Durch den Einsatz von Drittanbieter-Software lassen sich den Spielkonsolen daher oftmals technische Funktionen entlocken, die auf der jeweiligen Hardware-Plattform zwar grundsätzlich technisch möglich, vom Hersteller aber nicht erwünscht und daher nicht vorgesehen sind. So war es etwa bei dem Vorgänger-Modell PS2 („PlayStation 2“) seinerzeit etwa lange nicht möglich, Audio-Dateien in dem bei Nutzern beliebten, weil Speicherplatz-sparenden mp3-Format abzuspielen. Homebrew-Software schaffte hier Abhilfe und ermöglichte genau dies, die Wiedergabe von mp3-Dateien. Voraussetzung für den Einsatz dieser kostenlos im Internet zur Verfügung gestellten Software war allerdings der vorherige Umbau des Geräts durch Einbau eines Modchips. Nebeneffekt dieser Maßnahme war es allerdings in der Regel auch, dass sich neben dem Einsatz grundsätzlich sinnvoller Homebrew-Software nun auch mit spezifischen Regionalcodes versehene, in anderen Ländern zu anderen Preisen vertriebene Original-Spiele, sowie Kopien („Sicherheitskopien“ oder „Raubkopien“) urheberrechtlich geschützter Spiele, auf der Spielkonsole wiedergeben ließ. Dies  störte die Firmenpolitik und offenbar auch die kaufkraftorientierte Vertriebs- und Absatzpolitik des Konzerns, weshalb Sony hiergegen rechtlich vorging und Importeure, Verkäufer und auch bloße Käufer solcher Modchips abmahnen ließ. Während Hersteller konkurrierender Spielkonsolen – etwa Nintendo – dies offenbar als „Kollateralschäden“ verbuchen und mehr oder weniger in verschiedenem Maße „tolerierten“, verfolgt Sony seine diesbezüglichen Ansprüche hierbei generell stets konsequent bis vor das zuständige  Gericht.

 

Rechtsprechung

Wenn eine höchstrichterliche Klärung der Zulässigkeit von Modchips bislang auch noch aussteht, so haben sich zumindest die Instanzgerichte bislang einheitlich zu der Ansicht durchgerungen, dass bereits der Vertrieb von Modchips die Urheberrechte des Unterhaltungselektronikkonzerns verletzt (Landgericht München I, Urteil vom 03.04.2008, Az. 7 O 13379/07 und Urteil vom 21.02.2008, Az. 7 O 11117/07 sowie Landgericht Hamburg, Urteil vom 27.04.2009, 310 O 191/08 und Urteil vom 14.04.2010, 308 O 261/08). Begründet wird dies in der Regel damit, dass Modchips überwiegend dem Einsatz kopierter Software dienen und damit eine erhebliche Beihilfe zur Herstellung unrechtmäßiger Kopien leisten. Ferner stützen sich die Begründungen der Gerichte auf die Vorschrift § 95a des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), wonach „wirksame technische Maßnahmen“ zum Schutz von Urheberrechten ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen werden dürfen. Modchips stellen nach den zitierten Entscheidungen unzulässige Mittel zur Umgehung solcher Kopierschutzmaßnahmen dar.

Update 07.02.2013: In einem ähnlichen Fall hat der Bundesgerichtshof nun dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorgelegt, nach welchen Regeln die Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen für Computerspiele zu behandeln sind (Beschl. v. 07.02.2013, Az. I ZR 124/11). Gegenstand des Verfahrens ist der Vetrieb von Speicherkarten-Adpatern für die tragbare Videospielkonsole Nintendo DS. Mittels solcher Adapter können herkömmliche Speicherkarten mit der Konsole verwendet und hierauf gespeicherte Daten genutzt werden. Neben der Nutzung legaler Daten ermöglicht dies auch das Abspielen widerrechtlich hergesteller Kopien von Originalspielen. Bei Computerspielen handelt es sich im urheberrechtlichen Sinne um ein kombiniertes, komplexes Werk, dass eine Vielzahl separat geschützter Einzelwerke (Computerprogrammcode, Bilder, Musikstücke, Videofilme) beinhaltet. Das Verbot zur Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen unterliegt bei Computerprogrammen (§ 69f Abs. 2 UrhG) jedoch anderen, engeren Voraussetzungen als beispielsweise bei Bildern oder Musikstücken (§ 95a UrhG). Die Anwendung der weiter gehenden Regelung des § 95a UrhG, welcher bereits die Umgehung von wirksamen technische Schutzmaßnahmen untersagt, ist im Bereich des Schutzes von Computerprogrammen ausdrücklich ausgeschlossen (§ 69a Ab.s 5 UrhG). Für den Schutz von Computerprogrammen sieht § 69f Abs.2 UrhG lediglich einen Vernichtungsanspruch für solche Mittel vor, die allein dazu bestimmt sind, die Beseitigung oder Umgehung technischer Programmschutzmechanismen zu erleichtern. Der Grund für die unterschiedliche Behandlung von Computerprogrammen und anderen Werkarten liegt darin, dass Nutzern von Computerprogrammen unter bestimmten Voraussetzungen unabdingbare Rechte auf Erstellung einer Sicherungskopie (§ 69 d Abs. 2 UrhG) und Dekompilierung des Programmcodes (§ 693 UrhG) zustehen. Diese Rechte gehen auf die EU-Softwarerichtlinie (91/250/EWG) zurück, und sollen nach dem Erwägungsgrund 50 der Richtlinie 2001/29/EG vom Umgehungsschutz für Kopierschutzmaßnahmen, wie er jetzt in den §§ 95a-d UrhG geregelt ist, ausdrücklich unberührt bleiben. Vor diesem Hintergrund stellt sich Frage, ob die Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen für komplexe Werke wie Computerspiele nach den strengeren speziellen Regelungen für  Computerprogramme, oder nach den allgemeinen für sonstige Werkarten geltenden Regelungen zu behandeln sind, oder ob beide Regelungen nebeneinander anwendbar sind.

 

PS3-Mochips

Bei der grundsätzlich – getreu dem Firmenmotto – „kreativen“ Nutzergemeinde der beliebten Spielkonsolen des japanischen Unterhaltungselektronik-Konzerns war es nur eine Frage der Zeit, bis auch das technische Potential der neueste Generation PS3 erschlossen wird. Unter den Bezeichnungen „PS Jailbreak“ und „PS3 Break“ werden im Internet derzeit Modchips für die PS3 angeboten. Im Unterschied zu bisherigen Modchip-Generationen handelt es sich hierbei um technisch einfach nutzbare Erweiterungs-Chips, die als USB-Adapter auch vom technischen Laien einfach eingesteckt und genutzt werden können. Ein Einlöten oder ähnlich schwierige Maßnahmen, wie noch bei Modchips für die Vorgänger-Generationen der aktuellen Spielkonsolen-Generation erforderlich, sind nicht nötig. Mit diesem Modchip lassen sich lassen sich nach Angaben von shortnews.de Programme aller Art von jeder Person so signieren, dass sie auf der Konsole abgespielt werden können.

 

Reaktionsmöglichkeiten, Vorbeugung einer kostenpflichtigen Abmahnung

Sony geht nun auch gegen die Verbreitung der neuen Modchips (PS3 Jailbreak“, PS3 Break“) rigoros rechtlich vor. Im Fokus stehen hierbei nicht nur Händler, sondern auch Privatpersonen, die entsprechende Modchips zu rein privaten Zwecken nach Deutschland importieren. Die Zollbehörden sind bereits informiert, so dass Sendungen mit einschlägiger Produktbezeichnung oder von einschlägig bekannten Versendern aus dem – meist chinesischen – Ausland sichergestellt und Sony beziehungsweise deren Anwälte informiert werden. Folge ist eine – zumeist kostenpflichtige – Abmahnung. Um hier unkontrollierbare Kosten zu vermeiden, muss schnell reagiert werden. Die richtige Reaktion hilft, unnötige Kosten – die jedenfalls bei geringen Mengen zudem außerhalb jeglichen Verhältnisses zum Einkaufspreis stehen – zu vermeiden. In der Regel erhält der Besteller bereits vom beauftragten Versandunternehmen eine Benachrichtigung über die Inverwahrungnahme und genießt damit einen zeitlichen Vorsprung vor der sicher folgenden „offiziellen“ – in der Regel zeitgleichen – Information des Bestellers und des betroffenen Rechtsinhabers durch den Zoll. Wer hier schnell reagiert und rechtzeitig eine ausreichende Unterlassungsverpflichtungserklärung abgibt, kann die Folgen – auch die finanziellen – einer Abmahnung vermeiden. Diese folgt ansonsten nach unserer Kenntnis binnen kürzester Zeit.

 

Haben Sie Fragen zur Durchsetzung oder Abwehr urheberrechtlicher Ansprüche, dem urheber- oder patentrechtlichen Schutz von Software oder zu Produktpiraterie und Abmahnungen? Wir stehen Ihnen bei solchen Fragen gerne zur Seite. Sprechen Sie uns an!

Arbeitnehmererfindungsgesetz: Sicherung und Schutz von Erfindungen und technischem Know-how im Unternehmen

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Arbeitnehmererfindungsgesetz: Chance und Risiko für Arbeitnehmer und Arbeitgeber! Technische Erfindungen entstehen nur selten im rein privaten Bereich. In den überwiegenden Fällen entstehen Erfindungen in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen eines Unternehmens durch angestellte Mitarbeiter. Letztere handeln zwar im Auftrag des Unternehmens, die von ihnen geschaffenen sog. Arbeitnehmererfindungen stehen aber nach dem „Erfinderprinzip“ des Patentrechts (vergleichbar mit dem „Schöpfungsprinzip“ des Urheberrechts) zunächst ihnen selbst als Person zu. Demgegenüber hat das Unternehmen, das die Forschungsmöglichkeiten in derartigen Fällen überhaupt erst schafft und den Arbeitnehmer gerade zur Entwicklung neuartiger technischer Lösungen und Verbesserungen innerhalb seines wirtschaflichen Betätigungsfeldes beschäftigt, naturgemäß ein vitales eigenes Interesse an der rechtlichen Sicherung (zu den grundlegenden Fragen des Erfindungsschutzes und der Anmeldung von Patenten und Gebrauchsmustern vgl. unseren diesbezüglichen Basisartikel) und der Verwertung von Erfindungen, die aus dem Arbeitskontext heraus entstehen. Der Arbeitgeber muss hierzu das Recht auf die Erfindung vom Arbeitnehmer erwerben. Dieses Interesse ist aus dem allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsatz, dass sämtliche im Arbeitsverhältnis geschaffenen Arbeitsergebnisse dem Arbeitgeber gehören sollen, grundsätzlich auch als berechtigtes Interesse anerkannt.

 

Arbeitnehmererfindungen

Die Arbeitnehmererfindung: Unternehmerische Innovation und betriebliches know-how

 

Arbeitnehmererfindungsgesetz – Arbeitnehmererfindungsrecht

Das „Gesetz über Arbeitnehmererfindungen“ (auch als “ Arbeitnehmererfindungsgesetz“ oder „Arbeitnehmererfindungsrecht“ bezeichnet, abgekürzt: „ArbnErfG“ oder „ArbEG“) schafft hier einen Interessensausgleich zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Es schafft einerseits Möglichkeiten eines Rechterwerbs für den Arbeitgeber und definiert andererseits Grundlagen für eine angemessene Vergütung des Arbeitnehmers. Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes sind Arbeitnehmer im privaten und im öffentlichen Dienst sowie Beamte und Soldaten. Nicht unter den Begriff des Arbeitnehmers fallen die Gesellschafter des Unternehmens und – gerade im Bereich der Softwareentwicklung häufig hinzugezogene – freie Entwickler („Freelancer“). Für solche externen Mitarbeiter eines Unternehmens gilt das Arbnehmererfindungsrecht nicht. Mit Ihnen können und müssen rechtzeitig gesonderte vertragliche Regelungen getroffen werden um eine spätere Verwertung von Erfindungen zu sichern. Gleiches gilt, wenn externe Firmen mit der Entwicklung einer Lösung für ein technisches Problem beauftragt werden oder bei Kooperationen mit Forschungseinrichtungen von Universitäten und Hochschulen.

Das Arbnehmererfindungsgesetz wurde durch den Bundestag am 28. Mai 2009 mit dem Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts („Patentrechtsmodernisierungsgesetz“) in bedeutenden Punkten geändert, wobei die Rechtsänderungen mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 in Kraft getreten sind.

 

Die Arbeitnehmererfindung: Inanspruchnahme nur von „Diensterfindungen“, nicht von „freien Erfindungen“

Auch nach den Regelungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes erwirbt der Arbeitgeber nicht das Recht, schlechthin jede Erfindung, die ein Arbeitnehmer während der Dauer des Arbeitsverhältnisses macht, zu erwerben und für sich zu verwerten. Möglich ist dies nur bei Erfindungen, die im Wesentlichen auf das Arbeitsverhältnis zurückzuführen sind: So genannte „Diensterfindungen“. Alle anderen Erfindungen, die allein auf das private Engagement des Arbeitnehmers zurückzuführen sind, werden als „freie Erfindungen“ qualifiziert und stehen allein dem Arbeitnehmer zu. Die richtige Einordnung kann im Einzelfall schwierig sein. Dem Arbeitnehmer obliegt zunächst die Pflicht, seinem Arbeitgeber eine als Diensterfindung einzuordnende Erfindung mit einer sog. „Erfindungsmeldung“ zur Kenntnis zu bringen („Meldepflicht“, § 5 ArbnErfG). Geht er fälschlicherweise davon aus, dass es sich um eine freie Erfindung handelt, ist er dem Arbeitgeber ggf. zum Ersatz von Schäden verpflichtet, die aus dem Unterlassen der Meldung entstehen. Ihm obliegt insoweit also ein Beurteilungsrisiko. Daher sieht das Gesetz vor, dass der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber auch solche Erfindungen, die er als freie Erfindung einordnet, zumindest mitteilen muss (Mitteilungspflicht, § 18 ArbErfG). Damit löst er eine Prüfungspflicht des Arbeitgebers aus. Dieser muss binnen 3 Monaten prüfen, ob er der Beurteilung zustimmt oder der Einordnung als freie Erfidnung ggf. widersprechen. Versäumt der Arbeitgeber dies innerhalb der dreimonatigen Frist, kann er sich nicht mehr darauf berufen, dass es sich um eine Diensterfindung handelt. Er verliert sein Recht zur Inanspruchnahme der Erfinung des Arbeitnehmers. Die Beweislast dafür, dass es sich um eine Diensterfindung handelt, obliegt im Streitfall im Übrigen dem Arbeitgeber. Der Begriff der Diensterfindung ist vom Gesetz nur ungenau definiert: Diensterfindungen sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen.

 

Die Rechte an einer Diensterfindung nach dem ArbErfG

Die alte Rechtslage

Nach bisherigem Recht war die Übertragung des Rechts auf die Erfindung in einem streng förmlichen Verfahren geregelt. Der Arbeitgeber musste bei ihm bekannt gewordenen Erfindungen seiner Arbeitnehmer binnen vier Monaten ab Kenntniserlangung schriftlich erklären, dass er diese in eigenem Namen verwerten möchte („Inanspruchnahme“), wenn er diese rechtswirksam verwerten und in eigenem Namen schützen lassen wollte. Sofern für den Arbeitgeber kein Interesse an der Erfindung bestand, konnte er diese dem Arbeitnehmer selbstverständlich auch zu dessen eigener Verwertung freigeben („Freigabe der Erfindung“). Um dem Arbeitgeber diese Entscheidung zu ermöglichen, musste der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber die Erfindung, also die jeweilige technische Entwicklung, die patent- oder gebrauchsmusterfähig ist, zunächst schriftlich melden. Erfolgte keine formgemäße Anzeige der Erfindung durch den Arbeitnehmer, wurde diese dem Arbeitgeber aber gleichwohl bekannt, so wurde diese förmliche Erfindungsmeldung spätestens mit der Einreichung einer Patentanmeldung durch den Arbeitgeber „fingiert“. D.h., dass spätestens mit der Einreichung der Patentanmeldung durch den Arbeitgeber die viermonatige Frist für die rechtswirksame Inanspruchnahme der Erfindung in Gang gesetzt wurde. Andererseits gab es für den Arbeitgeber keine derartige Formerleichterung: Die Inanspruchnahme musste binnen der viermonatigen Frist ausdrücklich und in schriftlicher Form erfolgen. Wurde dies versäumt, wurde die Erfindung für den Arbeitnehmer frei, d.h.., dass dem Arbeitnehmer sämtliche Rechte auf die und aus der Erfindung alleine zustanden. Dies galt unabhängig davon, ob der Arbeitgeber in der Zwischenzeit bereits eine Patentanmeldung für die Erfindung eingereicht hatte, oder nicht.

Reagierte der Arbeitgeber mithin auf eine Erfindungsmeldung nicht oder machte er einen Formfehler bei der Inanspruchnahme der Erfindung, hatte dies zur Folge, dass die Rechte an der Erfindung beim Arbeitnehmer verlieben, der sie nun selbst verwerten konnte. Dem Arbeitgeber bleib in diesem Fall nur noch, sich mit dem Arbeitnehmer nachträglich zu einigen ihm die Erfindung zu einem dann frei verhandelbaren Preis abzukaufen. In der Vergangenheit führte diese gesetzlich vorgesehene Folge häufig zu dramatische Ergebnissen, da für etliche, gerade mittelständische Firmen, welche die rechtzeitige bzw. formell korrekte Inanspruchnahme versäumten, die von ihnen finanzierte Forschungs- und Entwicklungsarbeit wirtschaftlich verloren ging. Im schlimmsten Fall verkaufte der Erfinder gar das Patent an einen Konkurrenten aus derselben Branche.

Diese Rechtslage gilt nach wie vor bei Arbeitnehmererfindungen, die vor dem 01.10.2009 entstanden sind.

 

Die neue Rechtslage nach dem reformierten Arbeitnehmererfindungsgesetz

Um hier Abhilfe zu schaffen, hat der Gesetzgeber mit dem neuem Recht nun im Arbeitnehmererfindungsgesetz eine Inanspruchnahmefiktion zugunsten des Arbeitgebers eingeführt: Alle Rechte an einer Arbeitnehmererfindung gehen vier Monate nach ihrer Meldung durch den Arbeitnehmer automatisch auf den Arbeitgeber über, wenn dieser die Erfindung nicht vorher freigibt. Mit dieser Neuregelung wurde die früher für den Arbeitgeber bestehende Gefahr des versehentlichen Rechtsverlustes durch Versäumung der Frist zur Inanspruchnahme gebannt. Eine weitere Erleichterung der Neuregelung im Vergleich zur bisherigen Rechtslage stellt die Tatsache dar, dass nunmehr sowohl die Erfindungsmeldung als auch die (etwaige) Freigabe des Arbeitgebers künftig in Textform möglich ist, also im Gegensatz zur bisher maßgebenden strengen Schriftform auch per e-Mail oder Fax.

Schließlich ist zugunsten einer Vereinfachung gegenüber der früheren Rechtslage die Möglichkeit für den Arbeitgeber weggefallen, die Erfindung lediglich beschränkt in Anspruch zu nehmen und nur ein einfaches innerbetriebliches Nutzungsrecht an der Erfindung zu erwerben.

 

Risiken der neuen Rechtslage: informieren Sie sich! Ein spezialisierter Rechtsanwalt hilft.

Auch die neue Rechtslage ist für den Arbeitgeber allerdings nicht frei von Risiken. Als spezialisierte Kanzlei unterstützen wir Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Hamburg und bundesweit. Nach dem neuen Arbeitnehmererfindungsgesetz läuft der Arbeitgeber nicht mehr wie früher Gefahr, Rechte auf eine innerbetriebliche Erfindung zu verlieren, wenn er nicht oder nicht formal richtig auf eine Erfindungsmeldung reagiert. Dafür trägt er künftig das Risiko, auf Grund der Inanspruchnahmefiktion Rechte an einer Erfindung zu erhalten, an der er möglicherweise überhaupt kein Interesse hat. Die nun „automatisch“ kraft Gesetz erfolgende Inanspruchnahme verpflichtet den Arbeitgeber grundsätzlich zur Anmeldung der Erfindung sowie zur Zahlung einer angemessenen Vergütung an den Arbeitnehmer. Die Verpflichtung zur Zahlung besteht zudem – jedenfalls dem Grunde nach – unabhängig davon, ob der Arbeitgeber die Erfindung auch tatsächlich im Betrieb benutzt. Grundsätzlich besteht für den Arbeitgeber nach neuem Recht jedoch auch die Möglichkeit, sich nachträglich von den Folgen einer irrtümlichen Inanspruchnahme infolge des Fristablaufs zu befreien, indem er die – zunächst in Folge des Fristablaufs irrtümlich in Anspruch genommene Erfindung – wieder freigibt. Auf diese Weise kann zumindest für die Zukunft die Bindung der Inanspruchnahme wieder aufgehoben werden. Er muss auch hierbei allerdings die entsprechenden Formvorschriften (Textform) einhalten und sollte hierbei auch aus Beweisgründen für eine hinreichende Dokumentation sorgen. Ferner ist dies nur möglich, wenn er noch keine Patentanmeldung für die Erfindung eingereicht hat. Zumindest von der (teuren) Anmeldung der Erfindung im Ausland kann sich der Arbeitgeber allerdings auch dann noch schützen: Indem er dem die Erfindung nachträglich zumindest insoweit frei und dem Arbeitnehmer selbst die Möglichkeit zur Anmeldung im Ausland gibt. Hierfür bestehen jedoch Fristen, die nicht verpasst werden dürfen: Dem Arbeitnehmer muss es objektiv möglich sein, die Anmeldung im Ausland selbst durchzuführen.

 

Die „angemessene Vergütung“ des Arbeitnehmers

Als Ausgleich dafür, dass der Arbeitnehmer durch die Inanspruchnahme des Arbeitgebers die Rechte an seiner Erfindung verliert, entsteht grundsätzlich mit der Inanspruchnahme ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber. Der Vergütungsanspruch berechnet sich nach Gesetz aus der umsatzbezogen Formel Vergütung V = Erfindungswert E * Anteilfaktor A * Miterfinderanteil M und wird entweder spätestens 3 Monate nach Erteilung des Schutzrechts (Patent oder Gebrauchsmuster) oder – wenn der Arbeitgeber die Benutzung der Erfindung schon vor der Erteilung eines Schutzrechts begonnen hat – spätestens 3 Monate nach Aufnahme der Benutzung (BGH,  Urteil vom 28.06.1962 – „Chromregal“) fällig. Können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht über die Höhe der angemessenen Vergütung einigen, muss der Arbeitgeber die Vergütung bis zu den genannten Zeitpunkten zunächst durch eine begründete Erklärung in Textform (alte Rechtslage: Schriftform) an den Arbeitnehmer einseitig festsetzen und entsprechend der Festsetzung mit der Zahlung beginnen. Hieran kann sich parallel eine Auseinandersetzung über die angemessene Höhe der Vergütung anschließen, wenn der Arbeitnehmer mit der Festsetzung nicht einverstanden ist.. Die Regelungen des ArbnErfG zur Vergütung können grundsätzlich nicht vorweg einseitig zu Lasten des Arbeitnehmers – etwa im Arbeitsvertrag – ausgeschlossen werden. Zulässig sind jedoch freie Vereinbarungen über Diensterfindungen nach der Mitteilung der Erfindung durch den Arbeitnehmer. Hierbei kann die Erfindung im Wege der Individualabrede bspw. gegen eine Pauschalzahlung, die jedoch nicht unbillig sein, d.h. in keinem groben Missverhältnis zum gesetzlichen Vergütungsanspruch stehen darf, veräußert werden. Orientierung hinsichtlich der Höhe der Vergütung bieten die auf der Grundlage des ArbnErfG erlassenen „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Darüber hinaus können – ohne die Regelungen des ArbnErfG zu ersetzen – selbstverständlich zusätzliche Vergütungsregelungen als Anreiz für besondere Leistungen mit in den Arbeitsvertrag aufgenommen werden. Ein solcher Vertrag sollte wegen der komplexen Rechtslage im Patentrecht und der hohen möglichen Kosten nicht durch den Laien, sondern vom Anwalt erstellt werden.

 

Besonderheiten bei Software

Das Arbnehmererfindungsrecht betrifft allein technische Erfindungen und Verbesserungen und erstreckt sich grundsätzlich nicht auf urheberrechtlich geschützte Werke, wie bspw. reinen Programmcode, also im Unternehmen geschaffene Software. Gleichwohl können auch rein software-basierte Entwicklungen technische Erfindungen beinhalten oder darstellen (sog. „computerimplementierte Erfindungen“ oder „Software-Patente“). Soweit für die Software ein urheberechtlicher Schutz in Betracht kommt, bestimmt § 69 b UrhG, dass die Arbeitsergebnisse allein dem Arbeitgeber zustehen, und zwar ohne dass dieser zu einer weiteren Vergütung über die Arbeitsleistung hinaus verpflichtet ist. Dies umfasst jedoch nicht das möglicherweise patentfähige und patentwürdige Erfindungspotential, das auch in rein software-implementierten Entwicklungen stecken kann. Mag die Unterscheidung zwischen „technischer“ Software und „nichttechnischer“ Software im Einzelfall auch schwer zu treffen sein, sollten derartige Patentierungspotentiale im Unternehmen nicht frühzeitig ohne Not ausgeblendet werden.

 

Fazit

Gerade Unternehmen mit vitaler Forschungs- und Entwicklungstätigkeit sollten Ihre Arbeitsverträge und den innerbetrieblichen Umgang mit Erfindungen in Hinblick auf die neue Gesetzlage überprüfen und soweit erforderlich anpassen. Generell kann Unternehmen in einem kompetitiven Marktumfeld nur die Schaffung wirksamer Strukturen zur frühzeitigen Erkennung und Sicherung betrieblicher Innovationsprozesse und –potentiale angeraten werden. Dies wird durch eine entsprechende Sensibilisierung und Anleitung der betroffenen Angestellen in Hinblick auf die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen und die Implementierung eines effektiven innerbetrieblichen Meldemanagements erreicht. Durch eine aktive Fristenkontrolle kann gleichzeitig sichergestellt werden, „versehentliche“ Inanspruchnahmen von für das Unternehmen wertlosen Erfindungen zu verhindern.

Sie haben Fragen zum Arbeitnehmererfindungsrecht und innerbetrieblichem Know-how-Mangagement? Wir bieten kompetente und praxisorientierte Beratung und Lösungen. Sprechen Sie uns an!

 

Sicherung technischen Know-hows im Unternehmen – das Arbeitnehmererfindungsrecht

Erfindungen entstehen nur selten im rein privaten Bereich. In den überwiegenden Fällen entstehen Erfindungen in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen eines Unternehmens durch angestellte Mitarbeiter. Letztere handeln zwar im Auftrag des Unternehmens, die von ihnen geschaffenen sog. Arbeitnehmererfindungen stehen aber nach dem „Erfinderprinzip“ (vergleichbar mit dem „Schöpfungsprinzip“ des Urheberrechts) zunächst ihnen selbst als Person zu. Demgegenüber hat das Unternehmen, das die Forschungsmöglichkeiten in derartigen Fällen überhaupt erst schafft und den Arbeitnehmer gerade zur Entwicklung von Lösungen und Verbesserungen beschäftigt, naturgemäß ein eigenes Interesse an dem Erwerb der Rechte an der Erfindung. Dies ist aus dem allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsatz, dass sämtliche im Arbeitsverhältnis geschaffenen Arbeitsergebnisse dem Arbeitgeber gehören sollen, grundsätzlich auch als berechtigtes Interesse anerkannt.

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) schafft hier einen Interessensausgleich zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Es schafft einerseits Möglichkeiten der des Rechtsübergangs einer während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachten Erfindung auf den Arbeitgeber und definiert andererseits Grundlagen für eine angemessene Vergütung des en Arbeitnehmers. Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes sind Arbeitnehmer im privaten und im öffentlichen Dienst sowie Beamte und Soldaten. Nicht unter den Begriff des Arbeitnehmers fallen die Gesellschafter des Unternehmens und – gerade im Bereich der Softwareentwicklung häufig hinzugezogene – freie Entwickler („Freelancer“). Für solche externen Mitarbeiter eines Unternehmens gilt das ArbnErfG nicht. Mit Ihnen können und müssen rechtzeitig gesonderte vertragliche Regelungen getroffen werden um eine spätere Verwertung von Erfindungen zu sichern. Gleiches gilt, wenn externe Firmen mit der Entwicklung einer Lösung für ein technisches Problem beauftragt werden oder bei Kooperationen mit Forschungseinrichtungen von Universitäten und Hochschulen.

Das ArbnErfG wurde durch den Bundestag am 28. Mai 2009 mit dem Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts („Patentrechtsmodernisierungsgesetz“) in bedeutenden Punkten geändert, wobei die Rechtsänderungen mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 in Kraft getreten sind.

Inanspruchnahme nur von „Diensterfindungen“

Auch durch die Regelungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes erwirbt der Arbeitgeber nicht das Recht, jegliche Erfindungen, die durch einen seiner Arbeitnehmer während eines Anstellungsverhältnisses gemacht werden, für sich zu verwerten. Möglich ist dies nur bei Erfindungen, die im Wesentlichen auf das Arbeitsverhältnis zurückzuführen sind: Sog. „Diensterfindungen“. Alle anderen Erfindungen, die allein auf das private Engagement des Arbeitnehmers zurückzuführen sind, sind als sog. „freie Erfindungen“ zu qualifizieren und stehen allein dem Arbeitnehmer zu. Die richtige Einordnung kann im Einzelfall schwierig sein und dem Arbeitnehmer obliegt zunächst die Pflicht, seinem Arbeitgeber als Diensterfindung einzuordnende Erfindung zu melden (Erfindungsmeldung). Geht er fälschlicherweise von einer „freien Erfindung“ aus, ist dem Arbeitgeber zum Ersatz von Schäden, die aus dem Unterlassen der Meldung entstehen, nach allgemeinen vertraglichen und außervertraglichen Grundsätzen verpflichtet. Ihm obliegt insoweit also ein Beurteilungsrisiko. Die Beweislast dafür, dass es sich um eine Diensterfindung handelt, obliegt allerdings dem Arbeitgeber. Der Begriff der Diensterfindung ist vom Gesetz nur ungenau definiert: Diensterfindungen sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen.

Die Rechte an einer Diensterfindung

Die alte Rechtslage

Nach bisherigem Recht war die Übertragung des Rechts auf die Erfindung in einem streng förmlichen Verfahren geregelt. Der Arbeitgeber musste bei ihm bekannt gewordenen Erfindungen seiner Arbeitnehmer binnen vier Monaten ab Kenntniserlangung schriftlich erklären, dass er diese in eigenem Namen verwerten möchte („Inanspruchnahme“), wenn er diese rechtswirksam verwerten und in eigenem Namen schützen lassen wollte. Sofern für den Arbeitgeber kein Interesse an der Erfindung bestand, konnte er diese dem Arbeitnehmer selbstverständlich auch zu dessen eigener Verwertung freigeben („Freigabe der Erfindung“). Um dem Arbeitgeber diese Entscheidung zu ermöglichen, musste der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber die Erfindung, also die jeweilige technische Entwicklung, die patent- oder gebrauchsmusterfähig ist, zunächst in Textform melden. Erfolgte keine formgemäße Anzeige der Erfindung durch den Arbeitnehmer, wurde diese dem Arbeitgeber aber gleichwohl bekannt, so wurde diese förmliche Erfindungsmeldung spätestens mit der Einreichung einer Patentanmeldung durch den Arbeitgeber „fingiert“. D.h., dass spätestens mit der Einreichung der Patentanmeldung durch den Arbeitgeber die viermonatige Frist für die rechtswirksame Inanspruchnahme der Erfindung in Gang gesetzt wurde. Andererseits gab es für den Arbeitgeber keine derartige Formerleichterung: Die Inanspruchnahme musste binnen der viermonatigen Frist ausdrücklich und in schriftlicher Form erfolgen. Wurde dies versäumt, wurde die Erfindung für den Arbeitnehmer frei, d.h.., dass dem Arbeitnehmer sämtliche Rechte auf die und aus der Erfindung alleine zustanden. Dies galt unabhängig davon, ob der Arbeitgeber in der Zwischenzeit bereits eine Patentanmeldung für die Erfindung eingereicht hatte, oder nicht.

Reagierte der Arbeitgeber mithin auf eine Erfindungsmeldung nicht oder machte er einen Formfehler bei der Inanspruchnahme der Erfindung, hatte dies zur Folge, dass die Rechte an der Erfindung beim Arbeitnehmer verlieben, der sie nun selbst verwerten konnte. Dem Arbeitgeber bleib in diesem Fall nur noch, sich mit dem Arbeitnehmer nachträglich zu einigen ihm die Erfindung zu einem dann frei verhandelbaren Preis abzukaufen. In der Vergangenheit führte diese gesetzlich vorgesehene Folge häufig zu dramatische Ergebnissen, da für etliche, gerade mittelständische Firmen, welche die rechtzeitige bzw. formell korrekte Inanspruchnahme versäumten, die von ihnen finanzierte Forschungs- und Entwicklungsarbeit wirtschaftlich verloren ging. Im schlimmsten Fall verkaufte der Erfinder gar das Patent an einen Konkurrenten aus derselben Branche.

Diese Rechtslage gilt nach wie vor bei Arbeitnehmererfindungen, die vor dem 01.10.2009 entstanden sind.

Die neue Rechtslage

Um hier Abhilfe zu schaffen, hat der Gesetzgeber mit dem neuem Recht nun eine Inanspruchnahmefiktion zugunsten des Arbeitgebers eingeführt: Alle Rechte an einer Arbeitnehmererfindung gehen vier Monate nach ihrer Meldung durch den Arbeitnehmer automatisch auf den Arbeitgeber über, wenn dieser die Erfindung nicht vorher freigibt. Mit dieser Neuregelung wurde die früher für den Arbeitgeber bestehende Gefahr des versehentlichen Rechtsverlustes durch Versäumung der Frist zur Inanspruchnahme gebannt. Eine weitere Erleichterung der Neuregelung im Vergleich zur bisherigen Rechtslage stellt die Tatsache dar, dass nunmehr sowohl die Erfindungsmeldung als auch die (etwaige) Freigabe des Arbeitgebers künftig in Textform möglich ist, also im Gegensatz zur bisher maßgebenden strengen Schriftform auch per e-Mail oder Fax.

Schließlich ist zugunsten einer Vereinfachung gegenüber der früheren Rechtslage die Möglichkeit für den Arbeitgeber weggefallen, die Erfindung lediglich beschränkt in Anspruch zu nehmen und nur ein einfaches innerbetriebliches Nutzungsrecht an der Erfindung zu erwerben.

Risiken der neuen Rechtslage

Auch die neue Rechtslage ist für den Arbeitgeber allerdings nicht frei von Risiken. Zwar läuft dieser nicht mehr wie früher Gefahr, Rechte auf eine innerbetriebliche Erfindung zu verlieren, wenn er nicht oder nicht formal richtig auf eine Erfindungsmeldung reagiert. Dafür trägt er künftig das Risiko, auf Grund der Inanspruchnahmefiktion Rechte an einer Erfindung zu erhalten, an der er möglicherweise überhaupt kein Interesse hat. Die nun „automatisch“ kraft Gesetz erfolgende Inanspruchnahme verpflichtet den Arbeitgeber grundsätzlich zur Anmeldung der Erfindung sowie zur Zahlung einer angemessenen Vergütung an den Arbeitnehmer. Auch Letzteres stellt eine Verschärfung zu Lasten des Arbeitgebers dar: Während die Verpflichtung zur Zahlung der Vergütung neben der Inanspruchnahme zusätzlich die Aufnahme der tatsächlichen Nutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber voraussetzte, reicht diesbezüglich nun die Inanspruchnahme allein aus. Grundsätzlich besteht für den Arbeitgeber nach neuem Recht jedoch auch die Möglichkeit, sich nachträglich von den Folgen einer irrtümlichen Inanspruchnahme infolge des Fristablaufs zu befreien, indem er die – zunächst in Folge des Fristablaufs irrtümlich in Anspruch genommene Erfindung – wieder freigibt. Auf diese Weise kann zumindest für die Zukunft die Bindung der Inanspruchnahme wieder aufgehoben werden. Er muss auch hierbei allerdings die entsprechenden Formvorschriften (Textform) einhalten und sollte hierbei auch aus Beweisgründen für eine hinreichende Dokumentation sorgen. Ferner ist dies nur möglich, wenn er noch keine Patentanmeldung für die Erfindung eingereicht hat. Zumindest von der (teuren) Anmeldung der Erfindung im Ausland kann sich der Arbeitgeber allerdings auch dann noch schützen: Indem er dem die Erfindung nachträglich zumindest insoweit frei und dem Arbeitnehmer selbst die Möglichkeit zur Anmeldung im Ausland gibt. Hierfür bestehen jedoch Fristen, die nicht verpasst werden dürfen: Dem Arbeitnehmer muss es objektiv möglich sein, die Anmeldung im Ausland selbst durchzuführen.

Die „angemessene Vergütung“ des Arbeitnehmers

Als Ausgleich dafür, dass der Arbeitnehmer durch die Inanspruchnahme des Arbeitgebers die Rechte an seiner Erfindung verliert, entsteht – nach neuem Recht – mit der Inanspruchnahme ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber. Der Vergütungsanspruch berechnet sich nach Gesetz aus der umsatzbezogen Formel Vergütung V = Erfindungswert E * Anteilfaktor A * Miterfinderanteil M und muss spätestens 3 Monate nach Inanspruchnahme und Nutzungsaufnahme der Erfindung vom Arbeitgeber festgesetzt werden. Die Regelungen des ArbnErfG zur Vergütung können grundsätzlich nicht vorweg einseitig zu Lasten des Arbeitnehmers – etwa im Arbeitsvertrag – ausgeschlossen werden. Zulässig sind jedoch freie Vereinbarungen über Diensterfindungen nach der Mitteilung der Erfindung durch den Arbeitnehmer. Hierbei kann die Erfindung im Wege der Individualabrede bspw. gegen eine Pauschalzahlung, die jedoch nicht unbillig sein, d.h. in keinem groben Missverhältnis zum gesetzlichen Vergütungsanspruch stehen darf, veräußert werden. Orientierung hinsichtlich der Höhe der Vergütung bieten die auf der Grundlage des ArbnErfG erlassenen „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Darüber hinaus können – ohne die Regelungen des ArbnErfG zu ersetzen – selbstverständlich zusätzliche Vergütungsregelungen als Anreiz für besondere Leistungen mit in den Arbeitsvertrag aufgenommen werden.

Besonderheiten bei Software

Das ArbnErfG betrifft allein technische Erfindungen und Verbesserungen und erstreckt sich grundsätzlich nicht auf urheberrechtlich geschützte Werke, etwareinen Programmcode, also im Unternehmen geschaffene Software. Gleichwohl können auch rein software-implementierte Prozesse technische Erfindungen beinhalten oder darstellen (sog. „computerimplementierte Erfindungen“ oder „Software-Patente“). Soweit für die Software ein urheberechtlicher Schutz in Betracht kommt, bestimmt § 69 b UrhG, dass die Arbeitsergebnisse allein dem Arbeitgeber zustehen, und zwar ohne dass dieser zu einer weiteren Vergütung über die Arbeitsleistung hinaus verpflichtet ist. Dies umfasst jedoch nicht das möglicherweise patentfähige und patentwürdige Erfindungspotential, das auch in rein software-implementierten Entwicklungen stecken kann. Mag die Unterscheidung zwischen „technischer“ Software und „nichttechnischer“ Software im Einzelfall auch schwer zu treffen sein, sollten derartige Patentierungspotentiale im Unternehmen nicht frühzeitig ohne Not ausgeblendet werden.

 

Gerade Firmen mit reger Forschungs- und Entwicklungstätigkeit sollten Ihre Arbeitsverträge und den innerbetrieblichen Umgang mit Erfindungen angesichts der neuen Gesetzlage überprüfen und soweit erforderlich anpassen. Generell sollte durch die Sensibilisierung der Angestellten und die Implementierung eines innerbetrieblichen Meldemanagements wirksame Strukturen zur frühzeitigen Erkennung betrieblicher Innovationsprozesse und –potentiale geschaffen werden und gleichzeitig durch eine aktive und eine effektive Fristenkontrolle sichergestellt werden, die „versehentliche Inanspruchnahme“ von wertlosen Erfindungen zu verhindern.

Herzlich willkommen bei BBS Rechtsanwälte Hamburg

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Aus der bisherigen Kanzlei Kähler Kollegen

wird ab dem 1.1.2011 BBS Rechtsanwälte

Wir wünschen all unseren Mandanten, Geschäftspartnern und natürlich auch allen
anderen Besuchern unserer neuen Internetseite ein gesundes, glückliches und
erfolgreiches Jahr 2011.

Mit Wirkung zum ersten Januar 2011 hat sich die ehemalige Kanzlei Kähler Kollegen in
„BBS Bier Brehm Spahn Partnerschaft Rechtsanwälte“ kurz: BBS Rechtsanwälte) umbenannt.
Unsere neuen Telefonnummern und elektronischen  Kontaktdaten entnehmen Sie bitte diesen
Internetseiten. Unsere Postanschrift und auch unsere Bankverbindungen bleiben bestehen.
Gleiches gilt auch für die Register- und Steuernummern.

Was ändert sich an unserer Arbeit und der Art, wie wir sie für Sie leisten?
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Tobias Bier | Thomas Brehm | Tobias Spahn | Wilhelm Kruse