Beiträge

Unwirksame Abgeltungsklauseln für Arbeitnehmererfindungen – Was müssen Arbeitnehmer tun, um Ansprüche zu sichern?

,

Viele Arbeitsverträge enthalten unwirksame Abgeltungsklauseln für Arbeitnehmererfindungen. Besonders häufig tauchen unwirksame Klauseln in Arbeitsverträgen mit Konzernen auf, die ihren Hauptsitz im Ausland, insbesondere den USA haben. In den Vereinigten Staaten und u.a. in der Schweiz gelten – anders als in Deutschland – sämtliche Diensterfindungen bereits mit der „normalen“ Arbeitsvergütung als abgegolten. Unter Diensterfindungen versteht man Erfindungen, die im Gegensatz zu den sog. freien Erfindungen, unmittelbar aus dem Arbeitsverhältnis entstehen, die der Arbeitnehmer also bspw. in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht. In der Praxis verwenden die deutschen Tochtergesellschaften oftmals entsprechende Klauseln auch gegenüber ihren deutschen Arbeitnehmern, mit der Folge, dass sich nach deutschem Recht unwirksame Abgeltungsklauseln in den Arbeitsverträgen befinden. Eine entsprechende arbeitsvertragliche Klausel könnte dabei wie folgt lauten:

„Der Mitarbeiter überträgt dem Arbeitgeber das unbeschränkte Nutzungsrecht- und Verwertungsrecht für alle schutzfähigen oder sonstigen Arbeitsergebnisse, die der Mitarbeiter während der Dauer seinen Anstellungsverhältnisses (…) erstellt. Die Übertragung der Nutzungs- und Verwertungsrechte ist vollumfänglich mit der in diesem Anstellungsvertrag geregelten Vergütung abgegolten. (…)“

In der Praxis stellt sich sodann immer wieder die Frage, ob der Arbeitnehmer Vergütungsansprüche für die von ihm gemachten Erfindungen noch geltend machen kann und wann diese Ansprüche verjähren. Diese praxisrelevante Frage soll nachstehend einmal näher beleuchtet werden.

I. Einleitung

Patentanwalt Rechtsanwalt Erfindungsrecht Inanspruchnahme Lohn Vergütung

Arbeitnehmererfindungsrecht: BBS ist für Arbeitnehmer und Arbeitgeber strategischer Ansprechpartner
© panthermedia.net / Michael Steigele

Grundsätzlich steht dem Arbeitnehmer nach dem deutschen Recht ein über das Arbeitsentgelt hinausgehender Zahlungsanspruch gegen seinen Arbeitgeber für die von ihm gemachten und durch den Arbeitgeber genutzten Erfindungen zu. Die maßgebliche Anspruchsgrundlage findet sich in § 9 Abs. 1 des Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG):

(1) Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.

(2) ….

Eine Abweichung von der Vorschrift zu ungunsten des Arbeitnehmers ist nach § 22 S. 1 ArbnErfG unzulässig und eine entsprechende vertragliche Klausel wegen des Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig, § 134 BGB.

Vor dem Hintergrund, dass der Arbeitnehmer im Rahmen eines bestehenden Arbeitsvertrages in der Regel eine rechtliche Auseinandersetzung mit seinem Arbeitgeber scheut oder schlicht keine Kenntnis vom Bestehen entsprechender Ansprüche hat, wird die Frage nach der Durchsetzung von Ansprüchen oft erst Jahre nach der eigentlichen Erfindung praktisch relevant. Im Rahmen der anwaltlichen Beratung stellt sich neben der Frage nach der Verjährung auch die Frage, ob bei bereits eingetretener Verjährung die Berufung auf die Verjährungseinrede erfolgreich zurückgewiesen werden kann.

II. Verjährung der Ansprüche nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz

Die Verjährung des Erfindervergütungsanspruchs richtet sich – mangels spezialgesetzlicher Regelung im ArbnErfG – nach den allgemeinen Regeln des BGB, die durch das am 01.01.2002 in Kraft getretene Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wesentliche Änderungen erfahren haben.

1) Verjährung nach altem Recht

Nach dem alten Recht unterlag der Vergütungsanspruch grundsätzlich der regelmäßigen Verjährungsfrist von 30 Jahren (vgl. § 195 BGB a.F.). Etwas anderes galt nur dann, wenn der Vergütungsanspruch entsprechend § 12 ArbnErfG eine Konkretisierung erfahren hat. In diesem Fall lief nach §§ 196 Abs. 1 Nr. 8, 9 BGB a.F. die kurze Verjährungsfrist von 2 Jahren. Die Frist begann nach § 198 BGB a.F. mit Entstehung des Anspruchs.

2) Verjährung nach neuem Recht

Nach dem neuen Recht gilt grundsätzlich eine regelmäßige (kurze) Verjährungsfrist von 3 Jahren. Die regelmäßige Verjährung nach § 195 BGB erfasst nunmehr sämtliche Vergütungsansprüche, unabhängig davon, ob sie auf beschränkter oder unbeschränkter Inanspruchnahme nach §§ 9, 10 ArbnErfG, auf vertraglicher Überleitung beruhen oder der Vergütungsanspruch vereinbart oder einseitig festgesetzt wurde, § 12 ArbnErfG.

Für den Verjährungsbeginn kommt es in Abkehrung zum alten Verjährungsrecht neben der Entstehung des Anspruchs jetzt auch darauf an, dass der Gläubiger von den „anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen“. Es handelt sich insoweit um eine relative bzw. weiche Frist, die um das subjektive Element der Kenntnis erweitert wurde. Aus Gründen der Rechtssicherheit und des Schuldnerschutzes hat der Gesetzgeber in § 199 Abs. 4 BGB zudem eine kenntnisunabhängige Höchstfrist von 10 Jahren nach Entstehung des Anspruchs eingeführt. Im Ergebnis haben die Verjährungsfristen damit eine starke Verkürzung zu Lasten des Gläubigers erfahren.

3) Verhältnis von altem zu neuem Verjährungsrecht

Das Verhältnis von altem zu neuem Verjährungsrecht richtet sich für alle Ansprüche die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Regelungen am 01.01.2002 bereits entstanden und noch nicht verjährt waren, nach dem in Art. 229 § 6 EGBGB für den Schuldner enthaltenen „Günstigkeitsprinzip“. Danach setzt sich bei Fristabweichungen zwischen altem und neuem Recht stets die kürzere Frist durch (MünchKomm-Grothe, BGB, 5. Aufl. 2010, § 6 EGBGB Rn. 9, 12.). Insoweit sind für alle nach dem Jahr 1982 gemachten Erfindungen wegen der nach neuem Recht geltenden Höchstfrist von 10 Jahren jeweils die Verjährungsfristen nach dem neuen Recht maßgeblich. Die Ausführungen konzentrieren sich daher auf die nach dem neuen Recht geltenden Verjährungsvorschriften.

III. Die maßgeblichen Kriterien für die Verjährung im Einzelfall

Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt der Lauf der Verjährung „mit Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (1) und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (2)“. Zu untersuchen ist zunächst der Entstehungszeitpunkt des Anspruchs.

1) Entstehung des Anspruchs, § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB

Der Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs ist gleichbedeutend mit der Fälligkeit des zugrunde liegenden Vergütungsanspruchs (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 40.2.). Die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs richtet sich – mangels einer getroffenen Vergütungsvereinbarung (i.S.d. § 12 ArbnErfG) – nach der allgemeinen Regel des § 271 BGB. Demnach ist der Anspruch fällig, sobald der Arbeitnehmer als Gläubiger vom Arbeitgeber die Erfindungsvergütung verlangen kann. Dies ist der Fall, wenn die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung beim Arbeitgeber feststeht. Dafür müssen zum einen die für die Bemessung der Vergütungshöhe entscheidenden Kriterien bekannt sein und zum anderen müssen die wirtschaftlichen Vorteile aus der Erfindung dem Arbeitgeber tatsächlich (schon) zufließen (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 20, § 12 Rn. 55). Dies ist in der Regel erst mit der Aufnahme von tatsächlichen Benutzungshandlungen der Fall (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 12).

Nach gefestigter Rechtsprechung des BGH ist die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs daher unabhängig vom Lauf des Erteilungsverfahrens mit dem meist ungewissen Zeitpunkt der Patenterteilung (BGH v. 28,06.1962, GRUR 1963, 135 ff. – Cromregal; BGH v. 30.03.1971, GRUR 1971, 477; Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 21, § 12 Rn. 60). Entscheidend ist vielmehr der Zeitpunkt der konkreten Nutzungsaufnahme durch den Arbeitgeber. Nutzt der Arbeitgeber die Erfindung bereits vor Erteilung des Schutzrechts, ist der Vergütungsanspruch spätestens 3 Monate nach Aufnahme der Benutzung fällig (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, Einl. §§ 9-12 Rn. 7 m.w.N.). Soweit eine Benutzung nicht erfolgt sieht § 12 Abs. 3 S. 2 ArbnErfG einen festen Endtermin vor, der auch die Fälligkeit bestimmt. Dieser liegt 3 Monate nach endgültiger Schutzrechtserteilung (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 21, § 12 Rn. 56).

Folglich beginnt die Verjährung entweder 3 Monate nach Beginn der konkreten Nutzung oder 3 Monate nach Erteilung des Schutzrechts, was regelmäßig bei den strategischen Patenten (Sperr- oder Vorratspatenten) der Fall sein dürfte.

a) Umfang der Fälligkeit

Davon zu unterscheiden ist die Frage danach, in welchem Umfang der Vergütungsanspruch fällig wird. Dies richtet sich ebenfalls nach § 271 BGB. Im Fall der regelmäßig fehlenden Vergütungsregel, umfasst die 3 Monate nach Benutzungsaufnahme eintretende Fälligkeit auch die Vergütung für die bis dahin erfolgten Nutzungshandlungen (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 24). Gleiches muss für die Fälligkeit 3 Monate nach Schutzrechtserteilung gelten.

Da die Vergütung nur in dem Umfang fällig wird, wie auch der Arbeitgeber vergütungspflichtig ist, tritt die Fälligkeit der weiteren (zukünftigen) Vergütungsansprüche erst mit der tatsächlichen Verwertung und dem tatsächlichen Zufluss des wirtschaftlichen Nutzens aus der Diensterfindung beim Arbeitgeber ein. Der Arbeitnehmer kann die Vergütung nicht sofort mit der Erfindungsverwertung verlangen, sondern erst wenn der wirtschaftliche Nutzen der Erfindung tatsächlich feststeht; bei laufender Verwertung im Regelfall nach dem Ablauf eines jeden Geschäftsjahres (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 24, 55.1). Die Vergütung wird zweckmäßiger Weise nachkalkulatorisch errechnet (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 55). Vergütungsansprüche für eine laufende Verwertung sind daher nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres fällig.

b) Zwischenergebnis

Die Verjährung der Vergütungsansprüche vollzieht sich somit in zwei Stufen. Der Vergütungsanspruch für die bis 3 Monate nach der Benutzungsaufnahme bzw. Schutzrechtserteilung erfolgten Nutzungshandlungen verjährt in 3 bzw. 10 Jahren (die Dauer bestimmt sich im Einzelfall danach, ob die kenntnisabhängige 3-jährige oder die kenntnisunabhängige Verjährungshöchstfrist von 10 Jahren eingreift) nach diesem Zeitpunkt. Für alle danach vorgenommenen Nutzungshandlungen beginnt die Verjährung sukzessive jeweils nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres.

2) Subjektives Element, § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB

Der Beginn der 3-jährigen Verjährungsfrist setzt zudem das subjektive Element der Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis der anspruchsbegründenden Umstände sowie des Schuldners voraus.

a) Anspruchsbegründende Umstände

Worauf sich die Kenntnis des Arbeitnehmers von „den anspruchsbegründenden Umständen“ beziehen muss, ist umstritten. Während Gerichte und die Literatur fordern, dass sich die Kenntnis bzw. grob fahrlässige Unkenntnis auf die konkrete Art und den Umfang der Nutzung der Erfindung beziehen müsse, lässt die Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim DPMA (Zuletzt vertreten in den Einigungsvorschlägen vom 01.12.2009 – ArbErf 048/08 und vom 08.10.2009 – ArbErf 050/06) die Kenntnis des Erfinders von der „Verwertung“ der Erfindung an sich ausreichen. Aufgrund der unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe ist im Rahmen der anwaltlichen Beratung danach zu differenzieren, ob vor Klageerhebung die Durchführung eines vorherigen Schiedsverfahrens beim DPMA erforderlich ist oder nicht. Sobald der Arbeitnehmer aus dem Betrieb des Arbeitgebers ausgeschieden ist, ist ein solches nicht mehr erforderlich (Vgl. § 37 Abs. 2 Nr. 3 ArbnErfG), sodass in diesen Fällen allein die von der Rechtsprechung festgesetzten Maßstäbe als entscheidungserheblich anzusehen sind.

Die von der Rechtsprechung festgesetzten Maßstäbe lassen sich dabei in zwei Kernthesen fassen (Trimborn in Mitt. 2011, 209, 210):

 – Der Verjährungsbeginn setzt Kenntnis von „Art und Umfang“ (Umsätze, Höhe der Lizenzeinnahmen etc.) der erfindungsgemäßen Nutzung voraus.

– Allgemeine Kenntnis einer Erfindungsnutzung bzw. der Inanspruchnahme lässt die kurze Verjährung ebenso wenig zu laufen beginnen wie die rechtliche Möglichkeit eines Auskunftsanspruchs.

Im Rahmen der anwaltlichen Beratung ist dann zu ermitteln, ob Kenntnis seitens des Arbeitnehmers vorlag oder nicht.

Ferner ist zu beurteilen, ob der Mandant grob fahrlässige Unkenntnis vom Anspruch hatte. Grobe Fahrlässigkeit setzt nach ständiger Rechtsprechung einen objektiv schwerwiegenden und subjektiv nicht entschuldbaren Verstoß gegen die Anforderungen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt voraus. Der Arbeitnehmer muss ganz nahe liegende Überlegungen nicht angestellt und nicht beachtet haben, was im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 40.4)

In diesem Zusammenhang erlangt die Verwendung einer unwirksamen Klausel im Arbeitsvertrag Bedeutung. Soweit der Arbeitnehmer aufgrund einer solchen Klausel in irriger Weise davon ausgeht, die Arbeitsergebnisse seien vollumfänglich mit der im Vertrag geregelten Vergütung abgegolten und ihm stünde kein über die „normale“ Vergütung hinausgehender Anspruch gegen seinen Arbeitgeber zu, stellt dies keinen schwerwiegenden Sorgfaltsverstoß dar, der die Annahme einer grob fahrlässigen Unkenntnis zu begründen vermochte.

Auch die unterlassene Möglichkeit der Geltendmachung eines Auskunftsanspruches begründet für sich allein keine grobe Fahrlässigkeit. Die unterlassene Rechtswahrung ist kein Merkmal der groben Fahrlässigkeit (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 40.4). Sofern dem Arbeitnehmer eine umfangreiche Erfindungsverwertung positiv bekannt ist, soll im Einzelfall zwar eine Obliegenheit zur Geltendmachung der Auskunft bestehen. Dies mag in anderen Fällen zutreffend sein; soweit jedoch der Arbeitgeber eine unzulässige Klausel verwendet, kann im Unterlassen der Geltendmachung eines Auskunftsanspruchs kein Verschulden des Arbeitnehmers gegen sich selbst gesehen werden. Denn die Rechtsfigur der Obliegenheit rechtfertigt sich allein in Fällen, in denen die Entstehung schutzwürdigen Vertrauens seitens des Schuldners zumindest denkbar ist. Wer eine unzulässige Klausel verwendet und dabei gegen ein gesetzliches Verbot verstößt (Vgl. § 22 S. 1 ArbnErfG i.V.m. § 134 BGB), bei dem kann kein schutzwürdiges Vertrauen auf den Bestand einer Rechtsposition entstehen. 

b) Person des Schuldners

Schließlich muss dem Arbeitnehmer die Person des Schuldners bekannt sein. Da es sich beim Schuldner um den Arbeitsgeber handelt, ist diese stets gegeben.

Im Rahmen der anwaltlichen Beratung ist also in jeden Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob das subjektive Element der Kenntnis beim Arbeitnehmer gegeben ist.

 IV) Ausschluss der Verjährungseinrede nach § 242 BGB

Soweit die Erfindungsansprüche nach den vorstehenden Erwägungen verjährt sind, insbesondere die kenntnisunabhängige Verjährungshöchfrist von 10 Jahre abgelaufen ist, stellt sich in der Praxis eine ernorm wichtige Frage: Ist es dem Arbeitgeber nach § 242 BGB verwehrt, sich auf die Einrede der Verjährung zu berufen?

Soweit der Arbeitnehmer eine unwirksame Klausel im Arbeitsvertrag verwendet und der Arbeitnehmer infolgedessen einem Irrtum über das Bestehen seiner Ansprüche unterliegt, könnte die Berufung auf eine bereits eingetretene Verjährung rechtsmissbräuchlich sein. Der Einwand der Rechtsmissbräuchlichkeit wäre im Prozess vom Arbeitnehmer zu erheben und hat unter folgenden Voraussetzungen Erfolg.

Die Erhebung der Verjährungseinrede ist immer dann als unzulässige Rechtsausübung zu qualifizieren, wenn der Schuldner den Gläubiger durch sein Verhalten von der Erhebung der Klage abgehalten oder ihn nach objektiven Maßstäben zu der Annahme veranlasst hat, es werde auch ohne Rechtsstreit eine vollständige Befriedigung seines Anspruchs zu erzielen sein. Ersteres ist bei der Verwendung einer unzulässigen Abgeltungsklausel in Arbeitverträgen der Fall. Zwar ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ein strenger Maßstab an die Annahme zu stellen, der vom Schuldner erhobene Verjährungseinwand verstoße gegen Treu und Glauben und stelle mit Blick auf ein vorangegangenes Verhalten eine unzulässige Rechtsausübung dar (vgl. BGH, NJW 1988, 2245, 2247; BAG, NZA-RR 2008, 399, 400). Jedoch setzt sich der Arbeitgeber in einen eklatanten Widerspruch zu seinem eigenen (Vor-)verhalten, wenn er zunächst den Gläubiger zur Untätigkeit veranlasst und später aus der Untätigkeit einen Vorteil herleiten will, indem er sich auf Verjährung beruft. Wer durch positives Tun oder durch pflichtwidriges Unterlassen einen ihm günstigen Irrtum beim Gläubiger erregt und hieraus einen Vorteil zieht, handelt widersprüchlich (vgl. BAG, NZA-RR 2008, 399, 400).

Durch die Verwendung einer unzulässigen Abgeltungsklausel erregt der Arbeitgeber beim Arbeitnehmer durch ein positives Tun einen Irrtum darüber, dass ihm für seine Diensterfindungen keine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Ansprüche gegen denselben zustünden und hält ihn dadurch von der Geltendmachung der in Wahrheit bestehenden Ansprüchen und schlussendlich auch von der Erhebung einer Zahlungsklage ab. Soweit der Arbeitnehmer vor diesem Hintergrund einem Rechtsirrtum unterliegt, besteht kein Bedürfnis dem Schuldner den Schutz der Verjährungseinrede zu gewähren. Demjenigen, der er sich selbst einen groben Verstoß gegen Treu und Glauben vorwerfen lassen muss, dem muss die Einrede der Verjährung verwehrt sein.

Schließlich ist dem Arbeitnehmer in der Regel auch ein kein eigenes Verschulden, das bei der im Rahmen des § 242 BGB erforderlicher Abwägung aller Umstände ins Gewicht fiele, anzulasten. Denn der Arbeitnehmer ist – ohne konkrete Anhaltspunkte – nicht gehalten Nachforschungen über die Wirksamkeit arbeitvertragliche Vereinbarungen anzustellen.

Vor diesem Hintergrund ist die Erhebung der Verjährungseinrede durch den Arbeitgeber als mit dem Gebot von Treu und Glauben unvereinbar und ein entsprechender Einwand seitens Arbeitnehmers erfolgsversprechend.

V. Fazit

Die nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz bestehenden Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers für Erfindungen verjähren – nach dem regelmäßig maßgeblichen „neuen“ Verjährungsrecht – 3 Jahre nach Kenntnis, spätestens jedoch 10 Jahre nach der Arbeitnehmererfindung. Soweit die Ansprüche danach bereits verjährt sind und der Arbeitsvertrag eine unzulässige Abgeltungsklausel enthält, kann der Verjährungseinrede des Arbeitgebers in der Regel der Einwand unzulässiger Rechtsausübung erfolgreich entgegengehalten werden.

Darum ist es jedem Arbeitnehmer anzuraten die rechtliche Wirksamkeit von Arbeitnehmererfindungsklauseln anwaltlich überprüfen zu lassen und gegebenenfalls geeignete Schritte einzuleiten, um seine berechtigten Vergütungsansprüche durchzusetzen.

Sie haben im Rahmen Ihres Arbeitsverhältnisses Erfindungen allein oder gemeinsam mit Kollegen gemacht und möchte wissen, ob Ihnen hieraus Vergütungsansprüche gegen Ihren Arbeitgeber zustehen? BBS ist Ihr Partner in allen Fragen der Arbeitnehmererfindungen. Wenn Sie Ihre Rechte prüfen oder diese gerichtlich durchsetzen lassen wollen, sprechen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da – kompetent, schnell, direkt und nicht nur in Hamburg.

Lina Joana Hantelmann, Rechtsreferendarin BBS-Rechtsanwälte

BBS Rechtsanwälte Hamburg: Ihr Partner für Patentrecht, Arbeitnehmererfindungsrecht und alle anderen Fragen zum gewerblichen Rechtsschutz. Sprechen Sie uns an – wir helfen gern. Kompetent, praxisgerecht und auf Augenhöhe mit Ihnen.

 

 

Besichtigung von Software-Quellcode: keine zu hohen Anforderungen

, , ,

Urheberrecht: Besichtigung von Software-Quellcode

Der Quellcode (Sourcecode) von Software spielt bei Streitigkeiten um die Verletzung von Urheberrechten an Software eine entscheidende Rolle. Software ist gemäß § 69a des Urheberrechtsgesetzes als Werk im Sinne des Urheberrechts grundsätzlich schutzfähig. Gegenstand des Schutzes sind dabei nicht die Algorithmen als technische Lehre oder die einem Programmablauf/einer Programmfunktion zu Grunde liegende Idee. Vielmehr betrifft das Urheberrecht die im Quellcode verkörperte Programmierleistung. Eine Urheberrechtsverletzung liegt also dann vor, wenn urheberrechtlich schutzfähige Anteile des Quellcodes übernommen werden. Da der Quellcode die wichtigsten Informationen betreffend eine Software und deren Entwicklung enthält, wollen die meisten Software-Anbieter (abgesehen von Open-Source-Entwicklern), die Programmquellen verschlossen und geheim halten. Damit ist es jedoch auch schwierig, eine Urheberrechtsverletzung nachzuweisen.

Der Urheber an einer Software kann jedoch einen so genannten Besichtigungsanspruch geltend machen. In diesem Fall ordnet das Gericht die Besichtigung des Quellcodes einer Software an, wenn hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass diese Software unter Verletzung von Urheberrechten bereitgestellt wird. Voraussetzung hierfür ist, dass der mutmaßlich verletzte Urheber ausreichende Anhaltspunkte liefert. Es muss mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Urheberrechtsverletzung gegeben sein. Nicht erforderlich ist, dass der Anspruchsteller beweist, dass tatsächlich eine Verletzung seiner Urheberrechte vorliegt. Denn die Besichtigung des Quellcodes soll dafür erst die notwendigen Beweise liefern, wenn eine Beweisführung auf andere Art und Weise nicht möglich ist. Hierbei hat das Gericht gegebenenfalls auch alle notwendigen Anordnungen zu treffen, um die Geschäftsgeheimnisse oder Betriebsgeheimnisse des Softwareanbieters zu schützen, dem unterstellt wird, dass seine Software Urheberrechte verletzt.

BGH zum Besichtigungsanspruch

Gerichts Urheberrecht Urheberrechts Verletzung Software Programm Quellcode Sourcecode Quelltext Beweislast Beweis Rechtsanwalt

© panthermedia.net | Peter Jobst

Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Frage der Voraussetzungen und Grundlagen des Besichtigungsanspruchs, der von der Rechtsprechung auf § 809 BGB gestützt wird, hat der Bundesgerichtshof in einer jüngst veröffentlichten Entscheidung (Urteil vom 20. September 2012; Aktenzeichen:I ZR 90/09) geleistet:

Das Oberlandesgericht München hatte einen Antrag auf Anordnung der Besichtigung eines Computerprogramms mit der Begründung abgelehnt, dass es sich bei dem Programm mit größter Wahrscheinlichkeit nicht um ein urheberrechtsfähiges Werk handelt und dass darüber hinaus eine Urheberrechtsverletzung nur einen Teil des Programms betreffen könnte. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil des OLG auf.

Komplexe Software: Urheberrechtsfähigkeit wird vermutet

Jenes habe, so der Bundesgerichtshof, die Anforderungen an die Darlegungslast des Klägers im Rahmen eines Rechtsstreits um die Besichtigung von Software-Quellcode überspannt. Bei komplexen Computerprogrammen spreche eine tatsächliche Vermutung dafür, dass sich um urheberrechtsfähige Werke handele. Schutzlos sei nur eine Programmierleistungen, die einfach und routinemäßig zu beurteilen sei und welche jeder Programmierer auf dieselbe oder ähnliche Weise erbringen würde. Bei einer umfangreichen Software müsse jedoch nicht der Anspruchsteller die Schutzfähigkeit seines Werks beweisen, sondern der Anspruchsgegner, dass es sich ausnahmsweise auch bei einer komplexen Software um eine banale Routineleistung handle.

Besichtigungsanspruch auch bei Rechtsverletzung durch Einzelkomponenten

Darüber hinaus habe das Gericht auch zu Unrecht dem Besichtigungsanspruch mit der Begründung verneint, dass im in Rede stehenden Fall nicht das gesamte Computerprogramm, sondern lediglich einzelne Komponenten übernommen wurde.

Keine überspannten Anforderungen durch Gericht

Der Gesetzgeber habe bei der Einführung des § 69a UrhG die europäische Richtlinie 91/250/EWG vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen umgesetzt. Diese Richtlinie habe einen effektiven Schutz von Software zu Gunsten der jeweiligen Programmierer bezweckt. Die effektive Umsetzung dieses Schutzes dürfe nicht durch überzogene Anforderungen der Rechtsprechung unzumutbar erschwert werden. Es sei an der Tagesordnung, dass Programme aus zahlreichen Komponenten bestehen, welche auch hinsichtlich ihrer urheberrechtlichen Schutzfähigkeit unterschiedlich zu beurteilen sein könnten. Wäre der Kläger schon für den Besichtigungsanspruch gehalten, im Einzelnen darzulegen, worin seine individuelle Leistung genau liegt und dass es gerade diese Leistung ist, die sich in der angegriffenen Ausführungsform wiederfindet, wäre er praktisch schutzlos gestellt. Er könnte die vermutete Urheberrechtsverletzung nicht darlegen, da ihm der Zugriff auf den Quellcode ohne eine entsprechende gerichtliche Entscheidung nicht möglich sei.

Softwarerecht: Streitigkeiten oft anspruchsvoll

Streitigkeiten um Software sind häufig, jedoch auch eine der komplexesten Materien des Urheberrechts. Die Gerichte müssen bei Entscheidungen betreffend Besichtigungsansprüche einen Ausgleich zwischen der vom Gesetzgeber gewünschten Stärkung der Rechte des Urhebers und den Geheimhaltungsinteressen des Beklagten herstellen. Der den Urheber vertretende Rechtsanwalt muss daher bereits bei der Formulierung der Anträge darauf achten, dass die beantragte Besichtigung auch in ihrer Art und Weise umgesetzt werden kann.

Software: ergänzender Patentschutz sinnvoll

Darüber hinaus lässt die Entscheidung des Bundesgerichtshofs nochmals erkennen, welche Anforderungen an die Schutzfähigkeit von Software zu stellen sind. Durch den vielfach verwendeten Copyright-Hinweis als solchen wird kein urheberrechtlicher Schutz begründet. Vielmehr muss es sich bei der Programmierleistung um eine persönlich-geistige Schöpfung handeln. Darüber hinaus umfasst der urheberrechtliche Anspruch nur das Programm in seiner konkreten Ausgestaltung. Die Übernahme von Ideen und Programmfunktionen ohne Übernahme des Quellcodes kann oftmals ohne das Risiko einer Urheberrechtsverletzung bewerkstelligt werden. Unternehmen sind hier gut beraten, den urheberrechtlichen Schutz gegebenenfalls um ein Patent zu erweitern.

Sie haben Fragen zum urheberrechtlichen Schutz von Software? Sie möchten eine computerimplementierte Erfindung zum Patent anmelden? BBS Rechtsanwälte stehen Ihnen bei außergerichtlichen und gerichtlichen Streitigkeiten und allen anderen Fragen rund um den Schutz von Software mit Erfahrung und Expertise zur Seite. Dies gilt natürlich auch, wenn ihnen vorgeworfen wird, fremde Urheberrechte zu verletzen.

Im Rahmen einer Erstberatung klären wir Ihre Situation und prüfen gemeinsam, welche Handlungsalternativen unter Berücksichtigung Ihrer geschäftlichen und wirtschaftlichen Situation für Sie zum größten Vorteil bieten. Als wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät wissen wir, dass es hierbei nicht nur auf die rechtliche Beurteilung und die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast ankommt. Vielmehr gehört auch die Berücksichtigung von Kosten, Zeitaufwand und außerhalb des eigentlichen Rechtsstreits liegenden Interessen der Parteien zu einer „runden“ Beratung. Sprechen Sie uns an.

Markenrecht: LG Hamburg verneint Verwechslungsgefahr zwischen „dapd“ und „dpa“

, ,

Grundlegendes zum Markenschutz

Eine Marke gibt Ihrem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, eine mit der Marke ähnliche oder identische Bezeichnung zu verwenden, wenn Verwechslungsgefahr besteht. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr werden insbesondere die Ähnlichkeit der Zeichen, die Kennzeichnungskraft der Zeichen sowie die Ähnlichkeit der vom eingetragenen Markenschutz umfassten Waren und/oder Dienstleistungen zu den Waren/Dienstleistungen des – mutmaßlichen – Verletzers berücksichtigt. Hierbei beachten die Gerichte eine Vielzahl von Entscheidungen der Obergerichte, der höchstrichterlichen Rechtsprechung und auch der Eintragungsämter (beispielsweise das Deutsche Patent- und Markenamt – DPMA). Dabei geht es im Wesentlichen um die Art und Weise, wie die angesprochenen Verkehrskreise ein Zeichen wahrnehmen. Grundsätzlich geht die Rechtsprechung beispielsweise davon aus, dass Verbraucher Marken nicht genau betrachtend und analytisch wahrnehmen, sondern eher flüchtig. Darüber hinaus richtet sich diese Wahrnehmung in der Regel eher auf den Wortanfang als auf das Wortende.

Markenrechte: eigene Rechte schützen vor Verwechslung
© panthermedia.net / Markus Hoetzel

Verwechslungsgefahr: facettenreiche Rechtsprechung

Für eine Verwechslungsgefahr bestehen drei unterschiedliche Ansatzpunkte, nämlich der Klang der Zeichen, das optische Erscheinungsbild und die Gefahr einer gedanklichen Verwechslung.

Einen weiteren Beitrag zur umfangreichen Rechtsprechung lieferte nun das Landgericht Hamburg: es entschied, dass zwischen den Bezeichnungen „dpa“ und „dapd“ keine Verwechslungsgefahr besteht (Entscheidung vom 28.08.2012, Az.: 406 HKO 73/12). Geklagt hatte die   Deutsche Presse-Agentur dpa. Sie wollte der konkurrierenden Agentur dapd nachrichtenagentur die Benutzung der Abkürzung „dapd“ verbieten. Die dpa begründete ihren Unterlassungsanspruch damit, dass sie seit langem unter dieser Bezeichnung tätig sei. Die „dapd“ trete hingegen erst seit 2010 unter Verwendung dieses Kürzel auf. Bei der Bezeichnung der jüngeren Konkurrenz handele sich um eine bewusste und zielgerichtete Annäherung an die bekannte Abkürzung „dpa“.

„dpa“ und „dapd“: zu viele Unterschiede

Das Gericht folgte der Argumentation der dpa nicht. Eine Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Nach Einschätzung des Gerichts bestünden zwar für die Annahme einer Verwechslungsgefahr keine hohen Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit. Dies gelte insbesondere, weil die Parteien des Rechtsstreits identische Dienstleistungen unter dem jeweiligen Zeichen anbieten würden.

Jedoch würde bei einer Gesamtbeurteilung die Ähnlichkeit der Zeichen für eine Verwechslungsgefahr nicht ausreichen. Eine klangliche Verwechslung sei deshalb nicht anzunehmen, weil die dreisilbige Buchstabenfolge (in der Aussprache: „depeah“) einer Kombination mit einer Silbe mehr, nämlich der viersilbigen Folge „deahpede“ gegenüberstehe.

Auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Zwar stimmten beide Zeichen in Ihrem Wortanfang hinsichtlich des ersten Buchstabens „d“ überein. Dieser Wortanfang würde jedoch sehr oft als Abkürzung für „deutsch/deutsche“ und damit als Hinweis auf den Sitz eines Unternehmens aufgefasst. Die Übereinstimmung würde insofern auf einen gleichen Sitz, jedoch nicht auf das gleiche Unternehmen hinweisen. Die Unterschiede der verbleibenden Teile der Zeichen würden eine Verwechslungsgefahr ausschließen. Daran ändere auch die übereinstimmende Kleinschreibung nichts, da eine solche Schreibweise im Bereich der Nachrichtenagenturen verbreitet sei. Eine solche allgemein übliche Schreibweise könne die dpa daher nicht für sich als Herkunftshinweis in Anspruch nehmen.

Das Urteil ist derzeit nicht rechtskräftig und kann noch mit einer Berufung beim Oberlandesgericht angefochten werden.

 Markenverletzungen vorbeugen – auch bei der Markenanmeldung

Die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr kann weitreichende Folgen haben. Denn schließlich sind Abmahnungen und gerichtliche Auseinandersetzungen im Markenrecht nicht nur wegen der dort im allgemeinen hohen Streitwerte riskant und teuer. Vielmehr kann ein beträchtlicher Schaden entstehen, wenn ein Unternehmen ein durch Werbung und einen einheitlichen Auftritt über längere Zeit geschaffenes – und damit auch den Kunden bekanntes – Identifikationsmerkmal aufgrund einer Markenstreitigkeit in kurzer Zeit aufgeben muss. Das gilt im übrigen auch dann, wenn der Verlierer des Markenstreits über eine eigene Marke verfügt. Denn aus einer solchen Marke lassen sich nur Rechte gegenüber später auftretenden Markenverletzungen geltend machen. Gegen die Rechte des Inhabers einer älteren verwechslungsfähigen Marke kann der Inhaber der jüngeren Marke sein Markenrecht nicht einwenden. Eine Ähnlichkeitsrecherche auf etwaig entgegenstehende ältere Marken sollte daher vor jeder Markenanmeldung durch einen versierten und mit der umfangreichen Rechtsprechung vertrauten Rechtsanwalt (oder Patentanwalt) erfolgen. So lässt sich das Risiko einer möglicherweise erst nach Jahren auftretenden unangenehmen Überraschung stark verringern.

Sie sind Markeninhaber und sehen sich in Ihren Rechten verletzt? Sie möchten eine Marke anmelden und sichergehen? Sie möchten wissen, ob Sie mit Ihrem derzeit genutzten Unternehmenskennzeichen auf der sicheren Seite sind? Wir stehen Ihnen zur Seite. Sprechen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.

Das Gebrauchsmuster – das „kleine“ Patent: Die wesentlichen Unterschiede des Gebrauchsmusters zum Patent in der Praxis

,

 

Es ist gemeinhin als „kleines Patent“ bekannt – das Gebrauchsmuster erfreut sich auch nach der einschränkenden Entscheidung „Demonstrationsschrank“ des Bundesgerichtshofs (dazu unten) aus dem Jahr 2006 weiterhin großer Beliebtheit. In den Jahren 2006 bis 2011 ist lediglich ein verhältnismäßig geringer Rückgang der Gebrauchsmusteranmeldungen von 19774 auf 15486 zu verzeichnen (Quelle: DPMA Jahresbericht 2011):

 

Gebrauchsmusteranmeldungen in Deutschland 2005 bis 2011

Statistik Gebrauchsmusteranmeldungen in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2011, Quelle: DPMA Jahresbericht 2011

 

Die gesetzlichen Grundlagen dieser Schutzrechtsart sind im Gebrauchsmustergesetz (abgekürzt „GebrMG“) geregelt (zu den grundlegenden Fragen des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes vgl. unseren diesbezüglichen Basisartikel). Wie das Patent, so dient auch das Gebrauchsmuster dem Schutz technischer Erfindungen. Voraussetzung für die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist, dass die zu schützende Idee neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht und dass sie gewerblich anwendbar ist (§ 1 Abs. 1 GebrMG).

Das Gebrauchmuster als „Scheinrecht“ – ein ungeprüftes Schutzrecht

Der wesentliche praktische Unterschied des Gebrauchsmusters zum Patent besteht darin, dass das Gebrauchsmuster im Eintragungsverfahren nur auf seine formalen Voraussetzungen:

  • Angabe des Anmelders,
  • Vollständigkeit der eingereichten Anmeldeunterlagen (Erfindungsbeschreibung, Ansprüche),
  • Abfassung in deutscher Sprache,
  • kein Vorliegen eines Ausschlusstatbestands (wie zB. Vorliegen einer Verfahrenserfindung, s.u.);

nicht aber auf seine inhaltlichen – „materiellen“ Schutzvoraussetzungen:

  • Neuheit,
  • Beschreitung eines „erfinderischen Schritts“ (gemeinhin auch als“ Erfindungshöhe“ bezeichnet),
  • gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung;

hin geprüft wird, § 8 GebrMG. In Bezug auf die materiellen Schutzvoraussetzungen handelt es sich also um ein ungeprüftes Schutzrecht. Der Vorteil liegt hierdurch in einer sehr schnellen Eintragung, die häufig schon innerhalb von zwei bis vier Monaten erreicht werden kann. Aufgrund der fehlenden Prüfung der inhaltlichen Schutzvoraussetzungen handelt es sich andererseits allerdings nur um ein sogenanntes “Scheinrecht”. Ob aus dem eingetragenen, inhaltlich aber ungeprüften Gebrauchsmuster erfolgreich Ansprüche gegen Dritte durchgesetzt werden können, ist ungewiss: Vor Gericht kann im Streitfall voll überprüft werden, ob die als Gebrauchsmuster eingetragene Idee neu ist, ob sie auf einem erfinderischen Schritt beruht und ob sie gewerblich anwendbar ist. Gleiches gilt, wenn sich das Gebrauchsmuster einem  Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) stellen muss (jederzeit auf Antrag jedes Dritten möglich).

 

Gebrauchsmusterurkunde

Das Gebrauchmuster als „Scheinrecht“ – ein ungeprüftes Schutzrecht

 

Beim „großen Bruder“, dem Patent, ist dies anders herum: Die Voraussetzungen werden vor der Eintragung in einem aufwändigen Verfahren streng geprüft, nach der Eintragung sind die ordentliche Gerichte an das Ergebnis dieser Amtsprüfung gebunden. Das Patent kann nur noch im Wege der sog. Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht in München angegriffen werden. Hierzu ist es in der Regel erforderlich, dass der Nichtigkeitskläger neuen „Stand der Technik“ vorlegt, d.h., ältere technische Veröffentlichungen, die nicht bereits im Anmeldeverfahren vor dem Patentamt berücksichtigt wurden.

 

Kein geringerer Innovationsgrad gegenüber dem Patent


Lange Zeit war umstritten, ob das Gebrauchsmuster als „kleines Patent“ lediglich einen geringeren Innovationsgrad aufweisen muss, als das Patent. Es wurde sehr lange – auch vom Bundespatentgericht (BPatG) als letzter Tatsacheninstanz für die Entscheidung über Eintragung – vertreten, dass bei einer fehlenden patentrechtlichen Erfindungshöhe für eine technische Entwicklung gleichwohl noch eine ausreichende Erfindungshöhe im gebrauchsmusterrechtlichen Sinn vorliegen kann (so noch BPatG, Beschluss vom 13. 10. 2004, 5 W (pat) 458/03 – Schlagwerkzeug). Nach dieser Auffassung konnte das Gebrauchsmuster gewissermaßen als technisches „Auffangschutzrecht“ für Erfindungen mit einem geringeren Innovationsgrad dienen. Begründet wurde diese Rechtsansicht mit der unterschiedlichen Formulierung der in der Praxis übergreifend auch als „Erfindungshöhe“ bezeichneten Voraussetzung im Gesetzestext: Während das Patentgesetz (PatG) insoweit verlangt, dass die Erfindung „auf erfinderischer Tätigkeit beruhen“ muss, § 1 Abs. 1 und § 4 PatG, ist im GebrMG lediglich die Rede davon, das die Erfindung „auf einem erfinderischen Schritt beruhen“ muss, § 1 Abs. 1 GebrMG. Aus diesen abweichenden Formulierungen wurde ein qualitativ unterschiedlicher erforderlicher Innovationsgrad abgeleitet. Dies hat der Bundesgerichtshof allerdings im Jahr 2006 in der insoweit richtungsweisenden Grundsatzentscheidung „Demonstrationsschrank“ (BGH, Urteil vom 20.06.2006, X ZB 27/05 = NJW 2006, 3208, 3210) abgelehnt und klar gestellt:

[19]c) Die verschiedenen Ansätze, die erfinderische Leistung im Gebrauchsmusterrecht anders als im Patentrecht zu bemessen, haben insoweit allesamt keinen überzeugenden Ansatz aufgezeigt, dass und gegebenenfalls wie von der wertenden Betrachtung wie im Patentrecht über die unterschiedliche Bestimmung des Stands der Technik hinaus abgegangen werden könnte. Von daher ist zunächst das Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht wie das der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht ein qualitatives und nicht etwa ein quantitatives, wie es die nicht selten verwendete Formulierung, das Maß der erfinderischen Leistung sei beim Gebrauchsmuster ein geringeres als im Patentrecht, nahelegen könnte. Ein solches „Maß” für die erfinderische Leistung existiert nämlich weder hier noch dort (vgl. auch Bruchhausen, in: Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl. [1993], § 1 GebrMG Rdnr. 25; Trüstedt, GRUR 1980, GRUR Jahr 1980 Seite 877 [GRUR Jahr 1980 Seite 880f.]; Starck, GRUR 1983, GRUR Jahr 1983 Seite 401 [GRUR Jahr 1983 Seite 404]).

[20]d) Zudem unterscheiden sich die Wertungskriterien beim Patent und beim Gebrauchsmuster lediglich marginal. Schon von daher erscheint die Annahme, Ausschließlichkeit könne an eine „geringere” erfinderische Leistung anknüpfen als das Patent, ja sich letztlich sogar auf Naheliegendes gründen, als Systembruch; das Gebrauchsmusterrecht liefe Gefahr, auf diese Weise zum Auffangbecken für nach Patentrecht gerade nicht Schutzfähiges zu werden (krit. hierzu etwa Ullrich, GRURInt 1995, GRURINT Jahr 1995 Seite 623 [GRURINT Jahr 1995 Seite 639]; Sellnick, GRUR 2002, GRUR Jahr 2002 Seite 121 [GRUR Jahr 2002 Seite 125]). Derartigen Tendenzen vermag der Senat, der bei der Gesetzesauslegung an die seinerzeitige Auffassung der Bundesregierung nicht gebunden ist, nicht beizutreten. Zudem ergibt sich auch aus der Gesetzesbegründung der Bundesregierung (BT-Dr 10/3903 S. 15ff. = BlPMZ 1986, BLPMZ Jahr 1986 Seite 322), dass von einer erfinderischen Leistung an sich nicht abgegangen werden sollte. Es verbietet sich aber, Naheliegendes etwa unter dem Gesichtspunkt, dass es der Fachmann nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Stands der Technik ohne Weiteres finden kann (so aber BPatGE 47, BPATGE Jahr 47 Seite 215 = GRUR 2004, GRUR Jahr 2004 Seite 852 – Materialstreifenpackung; vgl. Goebel, in: Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. [2006], § 1 GebrMG Rdnrn. 24, 25), als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten mit der Folge, dass seine Benutzung allein dem Inhaber unter Ausschluss aller anderen am geschäftlichen Verkehr Teilnehmenden vorbehalten wäre. Eine solche Ausdehnung der Rechte ist vor dem Hintergrund der auch verfassungsrechtlich geschützten Handlungsfreiheit Dritter nicht zu rechtfertigen.

Nach dieser Entscheidung des BGH kann nicht länger davon ausgegangen werden, dass der Schutz einer technischen Erfindung als Gebrauchsmuster einen lediglich geringeren technischen Innovationsgrad erfordert, als der Schutz als Patent.

Dieser Auffassung ist mittlerweile auch der Österreichische Oberste Patent- und Markensenat (OPM) in seiner Entscheidung „Teleskopausleger“ vom 22.12.2010, OGM 1/10, für die insoweit im Wesentlichen vergleichbare Rechtslage in Österreich beigetreten und hat unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die rechtliche Würdigung des BGH ausgeführt:

2.2.4 Mit der Entscheidung X ZB 27/05 (GRUR 2006, 842 [Nirk] – Demonstrationsschrank) vollzog der Bundesgerichtshof einen Paradigmenwechsel: Unter Berufung darauf, dass durch die auch in Deutschland erfolgte Übernahme der in Art 56 EPÜ enthaltenen Definition der erfinderischen Leistung die Anforderungen an die Schutzfähigkeit im Patentrecht derart herabgesetzt wurden, dass sie bereits alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassen, gelangte er zur Auffassung, dass für die Beurteilung des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden müsse. Es verbiete sich, Naheliegendes als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten.
2.2.5 Dieser Auffassung tritt Beetz (Zur Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht, ÖBl 2007/34) in kritischer Auseinandersetzung mit der Entscheidung 4 Ob 3/06d auch für den österreichischen Rechtsbereich bei.
2.3 Die Auffassung, die Anforderungen an die Erfindungshöhe seien im Gebrauchsmusterrecht
geringer als im Patentrecht anzusetzen, ist nicht aufrecht zu erhalten:

 

2.3.1 Eine eigenständige Definition des „erfinderischen Schritts“ ist weder Lehre noch Rechtsprechung gelungen. Während die Ausfüllung des unbestimmten Gesetzesbegriffs der Erfindung im Patentrecht nach dem dargestellten Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgt, fällt auf, dass der „erfinderische Schritt“ überwiegend durch Negativabgrenzungen definiert wird: Für die Anerkennung einer gebrauchsmusterrechtlich schützbaren Leistung wird etwa mit „nicht allzu fernliegenden“ Lösungen (Goebel aaO § 1 GebrMG Rz 15) argumentiert. Der Erfindungsschritt wird ferner verneint, wenn die neue Lehre eine rein handwerkliche Routineleistung, eine konstruktive Maßnahme, eine normale technische Weiterentwicklung oder eine sich aufdrängende Maßnahme darstellt (vergleiche die Beispiele bei Bühring, GebrMG, § 2 Rz 76 ff). Die Aussage, der „erfinderische Schritt“ dürfe nicht mit dem Begriff „inventive step“ der englischen Fassung der Art 52 Abs 1 und 56 EPÜ gleichgesetzt werden (Goebel aaO § 1 GebrMG Rz 14), nimmt lediglich das gewünschte Ergebnis vorweg, ohne es zu begründen.
[…]
2.3.3 Im Hinblick darauf, dass alle neuen und gewerblich anwendbaren Erfindungen bereits dann patentierbar sind, wenn sie für den Fachmann nicht nahe liegen, bestehen keine verallgemeinerungsfähigen Kriterien, mit denen die Anforderungen des Patentrechts zwar noch unterschritten werden können, andererseits eine Monopolisierung trivialer Neuerungen jedoch
vermieden wird (BGH X ZB 27/05 = GRUR 2006, 842 [Nirk]).

 

Unterschiedlicher Schutzgegenstand: Nur Vorrichtungs- keine Verfahrenserfindungen

Ein weiterer erheblicher Unterschied zwischen den beiden Schutzrechten besteht darin, dass als Gebrauchsmuster nur Vorrichtungs-, nicht jedoch Verfahrenserfindungen angemeldet werden können, § 2 Nr. 3 GebrMG. Als Vorrichtungen (auch als „Erzeugnis“ bezeichnet) sind im weitesten Sinne körperliche Gegenstände zu verstehen. Der Schutz etwa von Herstellungs-, Arbeits- oder Anwendungsverfahren als Gebrauchsmuster ist hingegen nicht möglich. Der Schutz von Ergebnissen eines Herstellungsverfahrens, etwa ein chemisches Erzeugnis, hingegen schon.

 

Anderer Neuheitsmaßstab – Neuheitsschonfrist

Ein großer praktischer Vorteil des Gebrauchsmusterschutzes gegenüber dem Patentschutz besteht in der abweichenden Definition des für die Beurteilung der Neuheit maßgeblichen „Stands der Technik“: Maßgeblich sind nur ältere, der Öffentlichkeit zugänglich gemachte schriftliche Beschreibungen (grundsätzlich weltweit) oder öffentliche Benutzungen „im Geltungsbereich dieses Gesetzes“, d.h. in Deutschland, § 3 Abs. 1 GebrMG. Bloße mündliche Erläuterungen und Messepräsentationen im Ausland sind – anders als im Patentrecht – beispielsweise unerheblich. Ferner ist eine sechsmonatige sog. „Neuheitsschonfrist“ zugunsten des Anmelders anerkannt: Eine innerhalb von sechs Monaten vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers (z.B. dem Erfinder selbst) beruht, § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG. Dies bedeutet, dass eine Erfindung für einen Zeitraum von sechs Monaten auch dann noch angemeldet werden kann, wenn sie bereits – etwa durch öffentliche Versuche, Messepräsentationen sowie durch Vorträge oder Vertragsverhandlungen – gegenüber Dritten offenbart wurde. Eine solche Schonfrist existiert im Patentrecht nicht – das Gebrauchsmuster ermöglicht in diesen Fällen noch einen nachgelagerten Innovationsschutz.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Gebrauchsmusters besteht in diesem Zusammenhang auch darin, dass bei der Beurteilung der Neuheit ältere Patentanmeldungen, die noch nicht veröffentlicht wurden, außer Betracht bleiben.

Schutzdauer

Ein erheblicher Nachteil des Gebrauchsmusters als technischer Innovationsschutz besteht in der gegenüber einem Patent erheblich kürzeren Schutzdauer: Das Gebrauchsmuster kann maximal für einen Zeitraum von zehn Jahren, gerechnet ab dem Anmeldetag (genauer: vom Ende des Monats, in den der Anmeldetag fällt) aufrecht erhalten werden, § 23 Abs. 1 GebrMG. Beim Patent gilt eine maximale Schutzdauer von bis zu zwanzig Jahren.

 

Verfahrensfragen

Ein Gebrauchsmuster kann als prioritätsbegründendes Recht für eine spätere Patentanmeldung im Inland oder den Mitgliedsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft dienen. Dies bedeutet, dass binnen zwölf Monaten nach der Einreichung eines Gebrauchsmusters für darin beschriebene Erfindung („denselben Erfindungsgegenstand“) Patentanmeldungen im In- oder Ausland unter Inanspruchnahme der Priorität (des Anmeldetags) des Gebrauchsmusters eingereicht werden können.

Für deutsche Patentanmeldungen ergibt sich dies unmittelbar aus dem Patentgesetz, § 40 Abs. 1 PatG. Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) sieht dies für Europäische Patentanmeldungen gemäß Art. 87 Abs. 1 vor. Für das Ausland ergibt sich dies  ergibt sich dies aus der entsprechenden Regelung der „Pariser Verbandsübereinkunft“ (PVÜ), Art. 4 PVÜ.

Umgekehrt kann auch mit einer Gebrauchsmusteranmeldung binnen eines Zeitraums von zwölf Monaten der Anmeldetag einer früheren in- oder ausländischen Patentanmeldung für dieselbe Erfindung in Anspruch genommen werden, § 6 GebrMG.

In Deutschland besteht darüber hinaus die Möglichkeit, bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Einreichung einer Patentanmeldung hieraus ein Gebrauchsmuster „abzuzweigen“, d.h., für dieselbe Erfindung eine Gebrauchsmusteranmeldung unter Übernahme des Anmeldetags einzureichen (das allerdings auch maximal zehn Jahre ab dem Anmeldetag der Patentanmeldung aufrecht erhalten werden kann).

Ein „weltweites“ Gebrauchsmuster oder auch nur ein europäisches Gebrauchsmuster existiert nicht (im Gegensatz zum Patent). Eine mit dem Gebrauchmuster vergleichbare Schutzrechtsart ist international nur in wenigen Ländern bekannt.

Rechercheantrag

Wenn das Gebrauchmuster im Anmeldeverfahren auch nicht geprüft wird, so besteht zumindest die Möglichkeit, eine technische Recherche durch das DPMA durchführen zu lassen. Das Patentamt ermittelt hierbei ältere Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster, die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstands der Gebrauchsmusteranmeldung oder des Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehen sind („Stand der Technik“). Der Antragsteller erhält einen Recherchebericht, der auch eine inhaltliche Kurzbewertung der ermittelten Ergebnisse enthält und zu einer ersten Beurteilung der inhaltlichen Schutzvoraussetzungen Neuheit, erfinderischer Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit dienen kann. Dieser Antrag kann nicht nur vom Anmelder, sondern auch von jedem Dritten gestellt werden.

Fazit:

Das Gebrauchmuster dient – wie das Patent – dem Schutz technischer Erfindungen. Gegenüber dem aufwändigen Patentanmeldeverfahren wird ein Gebrauchsmuster in einem zügigen Registrierungsverfahren verhältnismäßig schnell eingetragen, wenn keine formalen Fehler bestehen. Aufgrund der fehlenden Prüfung der inhaltlichen Schutzvoraussetzungen handelt es sich jedoch zunächst um ein Scheinrecht, dass seine rechtliche Durchsetzbarkeit erst noch „beweisen“ muss. Ferner besitzt das Gebrauchsmuster eine deutliche kürzere maximale Schutzdauer als das Patent. Schließlich kann das Gebrauchsmuster insbesondere durch die Neuheitsschonfrist und den abweichenden Neuheitsmaßstab strategische und rechtliche Vorteile gegenüber der Anmeldung als Patent bieten und den im Einzelfall den gesetzlichen Schutz einer technischen Entwicklung als exklusives gewerbliches Schutzrecht noch „retten“. Gebrauchsmuster- und Patentschutz können sich in einer umfassenden Anmeldestrategie einander sinnvoll ergänzen.

 

Haben Sie Fragen zum Schutz technischer Innovationen? Benötigen Sie Unterstützung bei der Anmeldung eines Patents oder Gebrauchmusters? Möchten Sie Ihre Rechte aus einem Patent oder Gebrauchsmuster durchsetzen oder sich gegen eine Abmahnung aus einem Patent oder Gebrauchsmuster verteidigen? Wir bieten kompetente und praxisorientierte Beratung und Lösungen. Sprechen Sie uns an!

BGH: Zum Anspruch auf Erfindervergütung einer als Patent geschützten Diensterfindung bei späteren Beiträgen Dritter

,

 

Fortlaufende technische Weiterentwicklung von Erfindungen

Patente bilden in der Regel lediglich den Beginn oder einen Zwischenschritt eines fortlaufenden technischen Entwicklungsprozesses ab. Erfolgreiche Produkte werden nur in seltenen Fällen in einem einzigen Augenblick bis zur Marktreife weiterentwickelt. Weiterentwicklungen des allgemeinen Stands der Technik, gewandelte Verbrauchererwartungen, Detailverbesserungen und geänderte rechtliche oder Kompatibilätsanforderungen bedingen vielfältige, teilweise auch grundlegende technische Veränderungen im Lebenszyklus eines Produkts. Das Patent kann hierbei zwingend nur eine Momentaufnahme dieses dynamischen technischen Entwicklungsprozesses abbilden: Einmal eingereicht, können nur noch offensichtliche Fehler in der Patentbeschreibung beseitigt werden, eine nachträgliche Ergänzung oder Erweiterung der in den Anmeldungsunterlagen beschriebenen technischen Erfindung ist – jedenfalls in dem konkreten Anmeldeverfahren – nicht möglich (zu den grundlegenden Fragen des Schutzes von Patenten und Gebrauchsmustern vgl. unseren diesbezüglichen Basisartikel).

 

Patente - Schutz unternehmerischer Innovationen

Patente - Schutz unternehmerischer Innovationen

Kooperation bei Entwicklung

Gleichzeitig ist die technische Entwicklung von Produkten in Unternehmen von einem hohen Maß an Kooperation geprägt. Erfolgreiche Produkte werden seltenst von einer einzigen Person erdacht und bis zur Marktreife entwickelt. Unterschiedlichste Spezialisten verschiedenster technischer Disziplinen und Teilgebiete arbeiten bei der Entwicklung eines Produkts bis zur Marktreife zusammen. Rechtlich stellt sich hierbei stets die Frage, wer für den späteren Erfolg eines Produkts verantwortlich ist und welche Ansprüche der beteiligten Personen hieraus erwachsen.

 

Ansprüche von Arbeitnehmererfindern

„Arbeitnehmererfinder“, das heißt, Arbeitnehmer, die im Rahmen Ihres Arbeitsverhältnisses eine Erfindung machen, welche von Ihrem Arbeitgeber als Patent angemeldet wird, besitzen grundsätzlich einen Anspruch auf eine besondere Vergütung, die „Arbeitnehmererfindervergütung“ nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen („ArbnErfG“, zu den grundlegenden Fragen des Arbeitnehmererfindungsrechts vgl. bereits unseren Artikel zum Arbeitnehmererfindungsrecht). Für die Höhe dieses Vergütungsanspruchs spielt die wirtschaftliche Verwertbarkeit der gemeldeten Erfindung und damit der wirtschaftliche Erfolg des tatsächlich vertriebenen Produkts eine maßgebliche Rolle.

 

BGH: Anspruch auf Vergütung einer als Patent geschützten Diensterfindung entfällt nicht bei wichtigen Beiträgen Dritter zum später vertriebenen Produkt

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in einer jüngst ergangenen Entscheidung nun die Frage zu entscheiden, ob ein Anspruch auf Erfindervergütung auch dann in Betracht kommt, wenn der wirtschaftliche Erfolg eines auf der Diensterfindung eines Arbeitnehmers basierenden und vom Arbeitgeber zum Patent angemeldeten Produkts maßgeblich durch eine erst später von einem Dritten beigesteuerte Weiterentwicklung zurückzuführen ist, die nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war (BGH, Urteil vom 22.11.2011, X ZR 35/09, „Ramipril II“). Gegenstand der ursprünglichen Erfindungsmeldung war eine Zubereitung, d.h. ein Stoff, zur Regulierung des Haarwuchses und der Talgbildung als kosmetisch wirkende Anwendung. Das später erteilte Patent sah darüber hinaus in einem abhängigen Unteranspruch – optional – vor, dass die Zubereitung zusätzlich mit einer durchblutungsfördernden Wirkung – z.B. durch den Wirkstoff Ramipril – kombiniert werden kann. Die in Streit stehende Verwertung betraf dann ausschließlich eine kombinierte Umsetzung mit dem Zusatzstoff Ramipril. Die Erfindung wurde vom Arbeitgeber des Erfinders durch Lizenzierung der Nutzungsrechte an ein drittes Unternehmen verwertet. Das zuständige Oberlandesgericht hatte den Vergütungsanspruch zunächst verneint und die Klage des Arbeitnehmers zurückgewiesen (OLG Frankfurt, Urteil vom 19.03.2009 – 6 U 58/05). Hierzu hat der BGH nun grundlegend klargestellt:

Ein Anspruch auf Erfindervergütung kommt auch dann in Betracht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückgehenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das aufgrund des Beitrags einer weiteren Person der Patentanmeldung hinzugefügt worden ist und nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war. (amtlicher Leitsatz)

Grundlage der Entscheidung des BGH ist der Gedanke, dass ursprünglich gemeldete Erfindung – und damit die besondere Leistung des Arbeitnehmers – auch dann genutzt wird, wenn ihr später eine zusätzliche Wirkung durch einen Zusatzstoff verliehen wird und der kommerzielle Erfolg möglicherweise auch gerade erst auf die kombinierte Wirkung zurückzuführen ist. Auch in diesem Fall hat der Arbeitnehmer jedenfalls einen relevanten vergütungswerten Beitrag zur erfinderischen Gesamtleistung beigetragen. Diese Erwägung ist im Patentrecht auch aus sog. „abhängigen Patenten“ bekannt, d.h. Erfindungen, die eine bereits als Patent geschützte Erfindung (in ihrerseits patentwürdiger Weise) weiterentwickeln, auf der technischen Lehre des älteren Patents aber vollständig aufbauen. In diesen Fällen ist die Nutzung des jüngeren, weiter entwickelten Patents auch von der zusätzlichen Erlaubnis des Inhabers des älteren Patents abhängig, die Nutzung bedarf also der Lizenzierung beider Patente.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders auch in solchen Konstellationen von der ursprünglichen Erfindungsmeldung abhängiger, weiterentwickelter Erfindungen besteht. Der Umstand der späteren Weiterentwicklung kann dann lediglich in der Bemessung der angemessenen Höhe der Erfindungsvergütung berücksichtigt werden. Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders richtet sich in diesen Fällen nach der Urteilsbegründung des BGH

dem Grunde und der Höhe nach stets nur nach dem Beitrag, den dieser zu der im Patent unter Schutz gestellten Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen ist.

Der BGH gibt hier gleichzeitig aber zu bedenken:

Allerdings wird sich in der Regel schon ein Kausalzusammenhang zwischen wirtschaftlicher Verwertung der Erfindung und bestimmten Merkmalen nicht belegen lassen, da die patentierte Erfindung notwendigerweise jedenfalls mit allen denjenigen Merkmalen benutzt wird, die Eingang in den Hauptanspruch des Patents gefunden haben.

 

Fazit und Praxisempfehlung

Die Entscheidung des BGH zeigt, dass gerade innovative Unternehmen, die auf eine ständige Forschungs- und Entwicklungstätigkeit angewiesen sind, ein geeignetes innerbetriebliches Management von Erfindungsmeldungen gewährleisten sollten. Hierbei sind die Beiträge der Arbeitnehmer und hinzugezogener externer Entwicklungsleistungen ausreichend zu dokumentieren, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Rechtssicherheit kann hier insbesondere durch frühzeitige vertragliche Vereinbarungen über die Art und den Umfang der jeweiligen Beiträge verschiedener Miterfinder an einer Patentanmeldung und die Art und Höhe von Erfindervergütungen hergestellt werden. Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Erindervergütung fällt grundsätzlich bei allen vermögenswerten Formen der Verwertung einer Erfindung an – sei es durch Eigennutzung oder Lizenzierung oder die vollständige Veräußerung eines Patents (Patentverkauf) an Dritte. Insbesondere die neue Gesetzeslage im Arbeitnehmererfindungsrecht (wir berichteten:  Sicherung und Schutz von Erfindungen und technischem Know-how im Unternehmen – das Arbeitnehmererfindungsrecht) erfordert hier ein rechtzeitiges Prozessmanagement, da nach neuem Recht von Arbeitnehmern gemeldete Erfindungen bei fehlender Reaktion automatisch als vom Arbeitgeber in Anspruch genommen gelten und der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nicht mehr von der tatsächlichen Nutzung der Erfindung abhängig ist. Bei der Etablierung entsprechender innerbetrieblicher Prozesse stehen wir Ihnen als kompetenter Partner jederzeit gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

EuGH: Bekannte Marken von Wettbewerbern als „AdWord“ nutzbar – in Grenzen

, , ,

EuGH schafft mehr Klarheit

Ein Wettbewerber darf eine bekannte fremde Marke als Suchmaschinen-Schlüsselwort („Adword“) verwenden, um bei Internetsuchen zu diesem Adword-Begriff Werbung für seine eigenen Produkte anzeigen zu lassen. Dies entschied der europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil vom heutigen Tag (EuGH, Urteil vom 22.09.2011 – C-323/09).

Unterschiedliche Urteile und Stellungnahmen

Der EuGH hat in der genannten Entscheidung eine seit langer Zeit durch widersprüchliche Gerichtsentscheidungen und nicht zuletzt auch durch eine entgegengesetzt argumentierende Stellungnahme des Generalanwalts (wir berichteten) bestehende Unsicherheit der Reichweite von Markenrechten ausgeräumt. Allerdings hat der EuGH keinen generellen Freibrief zur Nutzung fremder Marken erteilt: die Verwendung eines zu Gunsten eines Wettbewerbers geschützten Begriffs ist nur dann zulässig, wenn der Bewerber eine Alternative zu den Produkten des Markenrechtsinhabers anbietet, diese aber nicht nachahmt und insbesondere die Marke nicht verwässert, verunglimpft oder in ihrer Funktion als Herkunftshinweis auf die Waren und Dienstleistungen des Wettbewerbers beeinträchtigt.

Das Urteil vom 22. September 2011

Zur konkreten Entscheidung des EuGH vom heutigen Tag:

Interflora Marke Adword Rechtsanwalt Markenrecht Markenanmeldung Patentanwalt Patent Markenverletzung Patentverletzung Abmahnung

Gemeinschaftsmarke "Interflora"

Das Gericht hatte sich mit der Verwendung des Begriffs „Interflora“ als Google-Adword zu befassen. Das Zeichen „Interflora“ ist als Marke zu Gunsten des des Blumenlieferdienstes Interflora geschützt. Es ist als Marke im Vereinigten Königreich und auch als Gemeinschaftsmarke eingetragen. Eine solche Marke gibt ihrem Inhaber grundsätzlich das Recht, Dritten die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens zu verbieten, wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr besteht. Denn eine Marke schützt die betriebliche Herkunft der vom Markenschutz umfassten Waren und/oder Dienstleistungen. Sie ist mit der Kühlerfigur eines Fahrzeugs vergleichbar, die anzeigen soll, von welchem Unternehmen das Fahrzeug hergestellt wird.

Das britische Einzelhandelsunternehmen Marks & Spencer (M&S) ist ein Wettbewerber von „Interflora“ und bietet – unter anderem – ebenfalls die Lieferung von Blumen an. M&S ließ sich beim Suchmaschinenbetreiber (und Suchmaschinenwerbungs-Anbieter) „Google“ im Rahmen des „AdWords“-Produktes von Google das Wort „Interflora“ sowie unterschiedliche Abwandlungen und Kombinationen des Wortes als Schlüsselwörter für die suchmaschinenbasierte Anzeigenwerbung reservieren. Das „AdWord“-Produkt von Google sorgt dafür, dass immer dann, wenn Internetnutzer eines der als „AdWord“ hinterlegten Wörter als Suchbegriff in die Suchmaschine Google eingeben, neben den Suchergebnissen eine Werbung des „AdWord“-Kunden angezeigt wird. Wichtig war im vorliegenden Fall, dass die Werbung von M&S das Wort „Interflora“ nicht enthalten hat. Der markenrechtlich geschützte Begriff war daher lediglich der „Auslöser“ für die Werbeanzeige, aber nicht Bestandteil der Werbung als solcher.

Interflora war freilich mit der Nutzung seiner Marke durch einen Konkurrenten nicht einverstanden. Der Markeninhaber forderte von M&S die Unterlassung der „AdWord“- Werbung mit dem Begriff „Interflora“. Interflora sah in der streitgegenständlichen Werbung eine Verletzung seiner Markenrechte.

Nutzung als AdWord nur bei Ausschluss von Verwechslungen zulässig

Vor dem EuGH unterlag Interflora nun höchstrichterlich. Die Entscheidung kommt sicherlich für den einen oder anderen Markenrechtler überraschend. Denn noch am 24.3.2011 hatte sich Generalanwalt Jääskinen in seinem Antrag dafür ausgesprochen, in der beanstandeten Werbung eine Markenverletzung zu sehen. Nach Einschätzung des Generalanwalts führte die Verwendung einer bekannten Marke als „AdWord“ zumindest zu einer markenrechtlich zu untersagenden Gefahr des gedanklichen Inverbindungsbringens, und zwar auch dann, wenn der markenrechtlich geschützte Begriff in der Werbung als solcher nicht auftaucht. Schließlich wisse der Nutzer möglicherweise nicht, wessen Werbung infolge der Eingabe des Suchbegriffs erscheint.

Der EuGH schloss sich der Einschätzung des Generalanwalts nicht an. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs kann ein Markenrechtsinhaber einem Mitbewerber die Benutzung seiner Marke als Adword nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 9 Abs. 1 lit. a der Verordnung 40/94/EG nämlich nur dann verbieten, wenn sie eine Markenfunktion beeinträchtigen kann.

Hinweisfunktion darf nicht beeinträchtigt werden

Die Hinweisfunktion einer Marke werde dann beeinträchtigt, wenn für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die beworbenen Produkte von dem Markeninhaber oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder von einem Wettbewerber des Markeninhabers stammen. Das könne zwar immer dann der Fall sein, wenn der markenrechtlich geschützte Begriff auch in der Suchmaschinenwerbung auftauche. Insoweit verwies das Gericht auf eine bereits früher ergangene Entscheidung des EuGH zu Google-Adwords (Urteil vom 23.03.2010 – C-236/08 bis C-238/08). Die Hinweisfunktion der Marke würde aber nicht alleine schon dadurch geschmälert, dass der Begriff als AdWord verwendet wird, solange keine weiteren Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr vorliegen.

Guter Ruf des Markeninhabers muss gewahrt bleiben

Der EuGH äußerte sich auch zur so genannten Investitionsfunktion der Marke. Darunter versteht man den Schutz der in eine Marke und deren Aufbau getätigten Investitionen ihres Inhabers. Die Investitionsfunktion der Marke wird nach Einschätzung des EuGH dann beeinträchtigt, wenn durch die Nutzung eines ähnlichen oder identischen Zeichens durch den Wettbewerber der Aufbau oder die Aufrechterhaltung des guten Rufs des Markeninhabers bzw. der Marke wesentlich erschwert oder gar ausgeschlossen wird. Wenn der Markenrechtsinhaber bereits eine positiv besetzte Bekanntheit hat, dürfe ein Wettbewerber den guten Ruf des Rechtsinhabers auch nicht durch die Verwendung der bekannten Marke beeinträchtigen. Das Markenrechte schütze den Marktinhaber aber nicht vor Konkurrenz schlechthin.

Genieße der Markenrechtsinhaber bereits einen Ruf, werde die Investitionsfunktion beeinträchtigt, wenn eine solche Benutzung durch Wettbewerber die Wahrung des Rufs des Markeninhabers gefährdet. Zulässig sei eine solche Benutzung hingegen, wenn der Markeninhaber seine Anstrengungen zum Erwerb oder zur Wahrung eines verbraucherbindenden Rufs in der Folge lediglich anpassen müsse und die Nutzung als AdWord im Rahmen eines „fairen Wettbewerbs“ erfolge.

Nach dem EuGH hat jetzt das nationale Gericht zu prüfen, ob die Benutzung des AdWords „Interflora“ im konkreten Fall die Investitionsfunktion der Marke beeinträchtigt, also ob der gute Ruf von Interflora durch die Werbung beschädigt wird.

Werbung für Nachahmungen unzulässig

Der EuGH stellte jedoch klar, dass bekannte Marken nach wie vor nicht durch Trittbrettfahrer ausgenutzt werden dürfen. Das sei dann der Fall, wenn die Nutzung als AdWord ohne „rechtfertigenden Grund“ erfolge. Ein solcher rechtfertigender Grund liege insbesondere dann nicht vor, wenn der Wettbewerber Nachahmungen der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers anbietet. Hier läge nach wie vor eine Markenverletzung vor.

Mehr Klarheit, aber kein Freibrief

Die Entscheidung des EuGH schafft insoweit Klarheit, dass bekannte Marken in gewissen Grenzen von Wettbewerbern als „AdWord“ verwendet werden können, um in nach den Maßstäben des EuGH zulässiger Art und Weise Alternativen zu den Produkten des Markeninhabers zu bewerben. In jedem Fall empfiehlt sich eine sachkundige Prüfung einer solchen Werbung. Denn wenn die Grenze der Zulässigkeit überschritten wird, riskiert der Werbende äußerst kostspielige markenrechtliche Auseinandersetzungen (Abmahnung, Klage, einstweilige Verfügung). Die Streitwerte bei bekannten Marken werden von den Gerichten sehr hoch angesetzt, 6-stellige Beträge sind hierbei die Regel. Vorsicht ist daher auch hier die Mutter der Porzellankiste.

Wir unterstützen sie gerne bei allen Fragen rund um die Anmeldung und die Nutzung von Marken. Sprechen Sie uns gerne an.