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Unwirksame Abgeltungsklauseln für Arbeitnehmererfindungen – Was müssen Arbeitnehmer tun, um Ansprüche zu sichern?

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Viele Arbeitsverträge enthalten unwirksame Abgeltungsklauseln für Arbeitnehmererfindungen. Besonders häufig tauchen unwirksame Klauseln in Arbeitsverträgen mit Konzernen auf, die ihren Hauptsitz im Ausland, insbesondere den USA haben. In den Vereinigten Staaten und u.a. in der Schweiz gelten – anders als in Deutschland – sämtliche Diensterfindungen bereits mit der „normalen“ Arbeitsvergütung als abgegolten. Unter Diensterfindungen versteht man Erfindungen, die im Gegensatz zu den sog. freien Erfindungen, unmittelbar aus dem Arbeitsverhältnis entstehen, die der Arbeitnehmer also bspw. in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht. In der Praxis verwenden die deutschen Tochtergesellschaften oftmals entsprechende Klauseln auch gegenüber ihren deutschen Arbeitnehmern, mit der Folge, dass sich nach deutschem Recht unwirksame Abgeltungsklauseln in den Arbeitsverträgen befinden. Eine entsprechende arbeitsvertragliche Klausel könnte dabei wie folgt lauten:

„Der Mitarbeiter überträgt dem Arbeitgeber das unbeschränkte Nutzungsrecht- und Verwertungsrecht für alle schutzfähigen oder sonstigen Arbeitsergebnisse, die der Mitarbeiter während der Dauer seinen Anstellungsverhältnisses (…) erstellt. Die Übertragung der Nutzungs- und Verwertungsrechte ist vollumfänglich mit der in diesem Anstellungsvertrag geregelten Vergütung abgegolten. (…)“

In der Praxis stellt sich sodann immer wieder die Frage, ob der Arbeitnehmer Vergütungsansprüche für die von ihm gemachten Erfindungen noch geltend machen kann und wann diese Ansprüche verjähren. Diese praxisrelevante Frage soll nachstehend einmal näher beleuchtet werden.

I. Einleitung

Patentanwalt Rechtsanwalt Erfindungsrecht Inanspruchnahme Lohn Vergütung

Arbeitnehmererfindungsrecht: BBS ist für Arbeitnehmer und Arbeitgeber strategischer Ansprechpartner
© panthermedia.net / Michael Steigele

Grundsätzlich steht dem Arbeitnehmer nach dem deutschen Recht ein über das Arbeitsentgelt hinausgehender Zahlungsanspruch gegen seinen Arbeitgeber für die von ihm gemachten und durch den Arbeitgeber genutzten Erfindungen zu. Die maßgebliche Anspruchsgrundlage findet sich in § 9 Abs. 1 des Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG):

(1) Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.

(2) ….

Eine Abweichung von der Vorschrift zu ungunsten des Arbeitnehmers ist nach § 22 S. 1 ArbnErfG unzulässig und eine entsprechende vertragliche Klausel wegen des Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig, § 134 BGB.

Vor dem Hintergrund, dass der Arbeitnehmer im Rahmen eines bestehenden Arbeitsvertrages in der Regel eine rechtliche Auseinandersetzung mit seinem Arbeitgeber scheut oder schlicht keine Kenntnis vom Bestehen entsprechender Ansprüche hat, wird die Frage nach der Durchsetzung von Ansprüchen oft erst Jahre nach der eigentlichen Erfindung praktisch relevant. Im Rahmen der anwaltlichen Beratung stellt sich neben der Frage nach der Verjährung auch die Frage, ob bei bereits eingetretener Verjährung die Berufung auf die Verjährungseinrede erfolgreich zurückgewiesen werden kann.

II. Verjährung der Ansprüche nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz

Die Verjährung des Erfindervergütungsanspruchs richtet sich – mangels spezialgesetzlicher Regelung im ArbnErfG – nach den allgemeinen Regeln des BGB, die durch das am 01.01.2002 in Kraft getretene Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wesentliche Änderungen erfahren haben.

1) Verjährung nach altem Recht

Nach dem alten Recht unterlag der Vergütungsanspruch grundsätzlich der regelmäßigen Verjährungsfrist von 30 Jahren (vgl. § 195 BGB a.F.). Etwas anderes galt nur dann, wenn der Vergütungsanspruch entsprechend § 12 ArbnErfG eine Konkretisierung erfahren hat. In diesem Fall lief nach §§ 196 Abs. 1 Nr. 8, 9 BGB a.F. die kurze Verjährungsfrist von 2 Jahren. Die Frist begann nach § 198 BGB a.F. mit Entstehung des Anspruchs.

2) Verjährung nach neuem Recht

Nach dem neuen Recht gilt grundsätzlich eine regelmäßige (kurze) Verjährungsfrist von 3 Jahren. Die regelmäßige Verjährung nach § 195 BGB erfasst nunmehr sämtliche Vergütungsansprüche, unabhängig davon, ob sie auf beschränkter oder unbeschränkter Inanspruchnahme nach §§ 9, 10 ArbnErfG, auf vertraglicher Überleitung beruhen oder der Vergütungsanspruch vereinbart oder einseitig festgesetzt wurde, § 12 ArbnErfG.

Für den Verjährungsbeginn kommt es in Abkehrung zum alten Verjährungsrecht neben der Entstehung des Anspruchs jetzt auch darauf an, dass der Gläubiger von den „anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen“. Es handelt sich insoweit um eine relative bzw. weiche Frist, die um das subjektive Element der Kenntnis erweitert wurde. Aus Gründen der Rechtssicherheit und des Schuldnerschutzes hat der Gesetzgeber in § 199 Abs. 4 BGB zudem eine kenntnisunabhängige Höchstfrist von 10 Jahren nach Entstehung des Anspruchs eingeführt. Im Ergebnis haben die Verjährungsfristen damit eine starke Verkürzung zu Lasten des Gläubigers erfahren.

3) Verhältnis von altem zu neuem Verjährungsrecht

Das Verhältnis von altem zu neuem Verjährungsrecht richtet sich für alle Ansprüche die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Regelungen am 01.01.2002 bereits entstanden und noch nicht verjährt waren, nach dem in Art. 229 § 6 EGBGB für den Schuldner enthaltenen „Günstigkeitsprinzip“. Danach setzt sich bei Fristabweichungen zwischen altem und neuem Recht stets die kürzere Frist durch (MünchKomm-Grothe, BGB, 5. Aufl. 2010, § 6 EGBGB Rn. 9, 12.). Insoweit sind für alle nach dem Jahr 1982 gemachten Erfindungen wegen der nach neuem Recht geltenden Höchstfrist von 10 Jahren jeweils die Verjährungsfristen nach dem neuen Recht maßgeblich. Die Ausführungen konzentrieren sich daher auf die nach dem neuen Recht geltenden Verjährungsvorschriften.

III. Die maßgeblichen Kriterien für die Verjährung im Einzelfall

Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt der Lauf der Verjährung „mit Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (1) und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (2)“. Zu untersuchen ist zunächst der Entstehungszeitpunkt des Anspruchs.

1) Entstehung des Anspruchs, § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB

Der Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs ist gleichbedeutend mit der Fälligkeit des zugrunde liegenden Vergütungsanspruchs (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 40.2.). Die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs richtet sich – mangels einer getroffenen Vergütungsvereinbarung (i.S.d. § 12 ArbnErfG) – nach der allgemeinen Regel des § 271 BGB. Demnach ist der Anspruch fällig, sobald der Arbeitnehmer als Gläubiger vom Arbeitgeber die Erfindungsvergütung verlangen kann. Dies ist der Fall, wenn die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung beim Arbeitgeber feststeht. Dafür müssen zum einen die für die Bemessung der Vergütungshöhe entscheidenden Kriterien bekannt sein und zum anderen müssen die wirtschaftlichen Vorteile aus der Erfindung dem Arbeitgeber tatsächlich (schon) zufließen (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 20, § 12 Rn. 55). Dies ist in der Regel erst mit der Aufnahme von tatsächlichen Benutzungshandlungen der Fall (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 12).

Nach gefestigter Rechtsprechung des BGH ist die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs daher unabhängig vom Lauf des Erteilungsverfahrens mit dem meist ungewissen Zeitpunkt der Patenterteilung (BGH v. 28,06.1962, GRUR 1963, 135 ff. – Cromregal; BGH v. 30.03.1971, GRUR 1971, 477; Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 21, § 12 Rn. 60). Entscheidend ist vielmehr der Zeitpunkt der konkreten Nutzungsaufnahme durch den Arbeitgeber. Nutzt der Arbeitgeber die Erfindung bereits vor Erteilung des Schutzrechts, ist der Vergütungsanspruch spätestens 3 Monate nach Aufnahme der Benutzung fällig (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, Einl. §§ 9-12 Rn. 7 m.w.N.). Soweit eine Benutzung nicht erfolgt sieht § 12 Abs. 3 S. 2 ArbnErfG einen festen Endtermin vor, der auch die Fälligkeit bestimmt. Dieser liegt 3 Monate nach endgültiger Schutzrechtserteilung (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 21, § 12 Rn. 56).

Folglich beginnt die Verjährung entweder 3 Monate nach Beginn der konkreten Nutzung oder 3 Monate nach Erteilung des Schutzrechts, was regelmäßig bei den strategischen Patenten (Sperr- oder Vorratspatenten) der Fall sein dürfte.

a) Umfang der Fälligkeit

Davon zu unterscheiden ist die Frage danach, in welchem Umfang der Vergütungsanspruch fällig wird. Dies richtet sich ebenfalls nach § 271 BGB. Im Fall der regelmäßig fehlenden Vergütungsregel, umfasst die 3 Monate nach Benutzungsaufnahme eintretende Fälligkeit auch die Vergütung für die bis dahin erfolgten Nutzungshandlungen (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 24). Gleiches muss für die Fälligkeit 3 Monate nach Schutzrechtserteilung gelten.

Da die Vergütung nur in dem Umfang fällig wird, wie auch der Arbeitgeber vergütungspflichtig ist, tritt die Fälligkeit der weiteren (zukünftigen) Vergütungsansprüche erst mit der tatsächlichen Verwertung und dem tatsächlichen Zufluss des wirtschaftlichen Nutzens aus der Diensterfindung beim Arbeitgeber ein. Der Arbeitnehmer kann die Vergütung nicht sofort mit der Erfindungsverwertung verlangen, sondern erst wenn der wirtschaftliche Nutzen der Erfindung tatsächlich feststeht; bei laufender Verwertung im Regelfall nach dem Ablauf eines jeden Geschäftsjahres (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 24, 55.1). Die Vergütung wird zweckmäßiger Weise nachkalkulatorisch errechnet (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 55). Vergütungsansprüche für eine laufende Verwertung sind daher nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres fällig.

b) Zwischenergebnis

Die Verjährung der Vergütungsansprüche vollzieht sich somit in zwei Stufen. Der Vergütungsanspruch für die bis 3 Monate nach der Benutzungsaufnahme bzw. Schutzrechtserteilung erfolgten Nutzungshandlungen verjährt in 3 bzw. 10 Jahren (die Dauer bestimmt sich im Einzelfall danach, ob die kenntnisabhängige 3-jährige oder die kenntnisunabhängige Verjährungshöchstfrist von 10 Jahren eingreift) nach diesem Zeitpunkt. Für alle danach vorgenommenen Nutzungshandlungen beginnt die Verjährung sukzessive jeweils nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres.

2) Subjektives Element, § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB

Der Beginn der 3-jährigen Verjährungsfrist setzt zudem das subjektive Element der Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis der anspruchsbegründenden Umstände sowie des Schuldners voraus.

a) Anspruchsbegründende Umstände

Worauf sich die Kenntnis des Arbeitnehmers von „den anspruchsbegründenden Umständen“ beziehen muss, ist umstritten. Während Gerichte und die Literatur fordern, dass sich die Kenntnis bzw. grob fahrlässige Unkenntnis auf die konkrete Art und den Umfang der Nutzung der Erfindung beziehen müsse, lässt die Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim DPMA (Zuletzt vertreten in den Einigungsvorschlägen vom 01.12.2009 – ArbErf 048/08 und vom 08.10.2009 – ArbErf 050/06) die Kenntnis des Erfinders von der „Verwertung“ der Erfindung an sich ausreichen. Aufgrund der unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe ist im Rahmen der anwaltlichen Beratung danach zu differenzieren, ob vor Klageerhebung die Durchführung eines vorherigen Schiedsverfahrens beim DPMA erforderlich ist oder nicht. Sobald der Arbeitnehmer aus dem Betrieb des Arbeitgebers ausgeschieden ist, ist ein solches nicht mehr erforderlich (Vgl. § 37 Abs. 2 Nr. 3 ArbnErfG), sodass in diesen Fällen allein die von der Rechtsprechung festgesetzten Maßstäbe als entscheidungserheblich anzusehen sind.

Die von der Rechtsprechung festgesetzten Maßstäbe lassen sich dabei in zwei Kernthesen fassen (Trimborn in Mitt. 2011, 209, 210):

 – Der Verjährungsbeginn setzt Kenntnis von „Art und Umfang“ (Umsätze, Höhe der Lizenzeinnahmen etc.) der erfindungsgemäßen Nutzung voraus.

– Allgemeine Kenntnis einer Erfindungsnutzung bzw. der Inanspruchnahme lässt die kurze Verjährung ebenso wenig zu laufen beginnen wie die rechtliche Möglichkeit eines Auskunftsanspruchs.

Im Rahmen der anwaltlichen Beratung ist dann zu ermitteln, ob Kenntnis seitens des Arbeitnehmers vorlag oder nicht.

Ferner ist zu beurteilen, ob der Mandant grob fahrlässige Unkenntnis vom Anspruch hatte. Grobe Fahrlässigkeit setzt nach ständiger Rechtsprechung einen objektiv schwerwiegenden und subjektiv nicht entschuldbaren Verstoß gegen die Anforderungen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt voraus. Der Arbeitnehmer muss ganz nahe liegende Überlegungen nicht angestellt und nicht beachtet haben, was im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 40.4)

In diesem Zusammenhang erlangt die Verwendung einer unwirksamen Klausel im Arbeitsvertrag Bedeutung. Soweit der Arbeitnehmer aufgrund einer solchen Klausel in irriger Weise davon ausgeht, die Arbeitsergebnisse seien vollumfänglich mit der im Vertrag geregelten Vergütung abgegolten und ihm stünde kein über die „normale“ Vergütung hinausgehender Anspruch gegen seinen Arbeitgeber zu, stellt dies keinen schwerwiegenden Sorgfaltsverstoß dar, der die Annahme einer grob fahrlässigen Unkenntnis zu begründen vermochte.

Auch die unterlassene Möglichkeit der Geltendmachung eines Auskunftsanspruches begründet für sich allein keine grobe Fahrlässigkeit. Die unterlassene Rechtswahrung ist kein Merkmal der groben Fahrlässigkeit (Bartenbach/Volz, ArbnErfG, 5. Aufl. 2013, § 9 Rn. 40.4). Sofern dem Arbeitnehmer eine umfangreiche Erfindungsverwertung positiv bekannt ist, soll im Einzelfall zwar eine Obliegenheit zur Geltendmachung der Auskunft bestehen. Dies mag in anderen Fällen zutreffend sein; soweit jedoch der Arbeitgeber eine unzulässige Klausel verwendet, kann im Unterlassen der Geltendmachung eines Auskunftsanspruchs kein Verschulden des Arbeitnehmers gegen sich selbst gesehen werden. Denn die Rechtsfigur der Obliegenheit rechtfertigt sich allein in Fällen, in denen die Entstehung schutzwürdigen Vertrauens seitens des Schuldners zumindest denkbar ist. Wer eine unzulässige Klausel verwendet und dabei gegen ein gesetzliches Verbot verstößt (Vgl. § 22 S. 1 ArbnErfG i.V.m. § 134 BGB), bei dem kann kein schutzwürdiges Vertrauen auf den Bestand einer Rechtsposition entstehen. 

b) Person des Schuldners

Schließlich muss dem Arbeitnehmer die Person des Schuldners bekannt sein. Da es sich beim Schuldner um den Arbeitsgeber handelt, ist diese stets gegeben.

Im Rahmen der anwaltlichen Beratung ist also in jeden Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob das subjektive Element der Kenntnis beim Arbeitnehmer gegeben ist.

 IV) Ausschluss der Verjährungseinrede nach § 242 BGB

Soweit die Erfindungsansprüche nach den vorstehenden Erwägungen verjährt sind, insbesondere die kenntnisunabhängige Verjährungshöchfrist von 10 Jahre abgelaufen ist, stellt sich in der Praxis eine ernorm wichtige Frage: Ist es dem Arbeitgeber nach § 242 BGB verwehrt, sich auf die Einrede der Verjährung zu berufen?

Soweit der Arbeitnehmer eine unwirksame Klausel im Arbeitsvertrag verwendet und der Arbeitnehmer infolgedessen einem Irrtum über das Bestehen seiner Ansprüche unterliegt, könnte die Berufung auf eine bereits eingetretene Verjährung rechtsmissbräuchlich sein. Der Einwand der Rechtsmissbräuchlichkeit wäre im Prozess vom Arbeitnehmer zu erheben und hat unter folgenden Voraussetzungen Erfolg.

Die Erhebung der Verjährungseinrede ist immer dann als unzulässige Rechtsausübung zu qualifizieren, wenn der Schuldner den Gläubiger durch sein Verhalten von der Erhebung der Klage abgehalten oder ihn nach objektiven Maßstäben zu der Annahme veranlasst hat, es werde auch ohne Rechtsstreit eine vollständige Befriedigung seines Anspruchs zu erzielen sein. Ersteres ist bei der Verwendung einer unzulässigen Abgeltungsklausel in Arbeitverträgen der Fall. Zwar ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ein strenger Maßstab an die Annahme zu stellen, der vom Schuldner erhobene Verjährungseinwand verstoße gegen Treu und Glauben und stelle mit Blick auf ein vorangegangenes Verhalten eine unzulässige Rechtsausübung dar (vgl. BGH, NJW 1988, 2245, 2247; BAG, NZA-RR 2008, 399, 400). Jedoch setzt sich der Arbeitgeber in einen eklatanten Widerspruch zu seinem eigenen (Vor-)verhalten, wenn er zunächst den Gläubiger zur Untätigkeit veranlasst und später aus der Untätigkeit einen Vorteil herleiten will, indem er sich auf Verjährung beruft. Wer durch positives Tun oder durch pflichtwidriges Unterlassen einen ihm günstigen Irrtum beim Gläubiger erregt und hieraus einen Vorteil zieht, handelt widersprüchlich (vgl. BAG, NZA-RR 2008, 399, 400).

Durch die Verwendung einer unzulässigen Abgeltungsklausel erregt der Arbeitgeber beim Arbeitnehmer durch ein positives Tun einen Irrtum darüber, dass ihm für seine Diensterfindungen keine über das Arbeitsentgelt hinausgehende Ansprüche gegen denselben zustünden und hält ihn dadurch von der Geltendmachung der in Wahrheit bestehenden Ansprüchen und schlussendlich auch von der Erhebung einer Zahlungsklage ab. Soweit der Arbeitnehmer vor diesem Hintergrund einem Rechtsirrtum unterliegt, besteht kein Bedürfnis dem Schuldner den Schutz der Verjährungseinrede zu gewähren. Demjenigen, der er sich selbst einen groben Verstoß gegen Treu und Glauben vorwerfen lassen muss, dem muss die Einrede der Verjährung verwehrt sein.

Schließlich ist dem Arbeitnehmer in der Regel auch ein kein eigenes Verschulden, das bei der im Rahmen des § 242 BGB erforderlicher Abwägung aller Umstände ins Gewicht fiele, anzulasten. Denn der Arbeitnehmer ist – ohne konkrete Anhaltspunkte – nicht gehalten Nachforschungen über die Wirksamkeit arbeitvertragliche Vereinbarungen anzustellen.

Vor diesem Hintergrund ist die Erhebung der Verjährungseinrede durch den Arbeitgeber als mit dem Gebot von Treu und Glauben unvereinbar und ein entsprechender Einwand seitens Arbeitnehmers erfolgsversprechend.

V. Fazit

Die nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz bestehenden Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers für Erfindungen verjähren – nach dem regelmäßig maßgeblichen „neuen“ Verjährungsrecht – 3 Jahre nach Kenntnis, spätestens jedoch 10 Jahre nach der Arbeitnehmererfindung. Soweit die Ansprüche danach bereits verjährt sind und der Arbeitsvertrag eine unzulässige Abgeltungsklausel enthält, kann der Verjährungseinrede des Arbeitgebers in der Regel der Einwand unzulässiger Rechtsausübung erfolgreich entgegengehalten werden.

Darum ist es jedem Arbeitnehmer anzuraten die rechtliche Wirksamkeit von Arbeitnehmererfindungsklauseln anwaltlich überprüfen zu lassen und gegebenenfalls geeignete Schritte einzuleiten, um seine berechtigten Vergütungsansprüche durchzusetzen.

Sie haben im Rahmen Ihres Arbeitsverhältnisses Erfindungen allein oder gemeinsam mit Kollegen gemacht und möchte wissen, ob Ihnen hieraus Vergütungsansprüche gegen Ihren Arbeitgeber zustehen? BBS ist Ihr Partner in allen Fragen der Arbeitnehmererfindungen. Wenn Sie Ihre Rechte prüfen oder diese gerichtlich durchsetzen lassen wollen, sprechen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da – kompetent, schnell, direkt und nicht nur in Hamburg.

Lina Joana Hantelmann, Rechtsreferendarin BBS-Rechtsanwälte

BBS Rechtsanwälte Hamburg: Ihr Partner für Patentrecht, Arbeitnehmererfindungsrecht und alle anderen Fragen zum gewerblichen Rechtsschutz. Sprechen Sie uns an – wir helfen gern. Kompetent, praxisgerecht und auf Augenhöhe mit Ihnen.

 

 

OLG Karlsruhe: Datenschutzverstoß ist Wettbewerbsverstoß – kommt die Abmahnwelle?

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Zur Entscheidung des OLG Karlsruhe vom 09.05.2012 (6 U 38/11) über datenschutzrechtliche Regelungen als Marktverhaltensregeln iSd. Wettbewerbsrechts

Runde Tische, Anhörung im Bundestag, Streit um Google-Analytics oder die Aufregung über den Umgang mit dem Facebook-„Gefällt Mir“ – Button (Wir berichteten) Kein anderes Thema steht derart im Fokus der öffentlichen Diskussion wie der Umgang mit personenbezogenen Daten im Internet, ohne dass dies gleichzeitig die Gerichte landauf und landab beschäftigt. Sind IP-Adressen personenbezogene Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) oder nicht (Wir berichteten zur diesbezüglichen Ansicht des EuGH)? Welche Verpflichtungen gehen mit dieser Einordnung gegebenenfalls für mich als Website-Betreiber einher? Darf ich den Facebook-„Gefällt Mir“-Button auf meiner Website einbinden oder nicht? Benötige ich bereits beim Mitschnitt der IP-Adressen meiner Website-Besucher (etwa durch Webtracking-Tools oder schlicht Serverlogs) ohne Anonymisierung eine entsprechende Datenschutzbelehrung und ggf. die vorherige Einwilligung der Besucher?

 

Schutz personenbezogener Daten im Internet: Datenschutz quo vadis?

Schutz personenbezogener Daten im Internet: Datenschutz quo vadis?

 

Die schon oftmals angekündigte Abmahn- und Klagewelle ist aller Kassandra-Rufe zum Trotz bislang ausgeblieben. Damit steht bislang leider auch die dringend erforderliche Klärung der vielfältigen offenen Fragen des Schutzes personenbezogener Daten im Internet und der Grenzen der unternehmerischen Erhebung, Speicherung und Verwertung solcher Daten durch die Rechtsprechung aus. Das Datenschutzrecht ist – jedenfalls gemessen an den real genutzten technischen Möglichkeiten, den und ebenso erfolgreichen wie rechtlich umstrittenen Geschäftsmodellen ganzer Konzerne sowie der (berechtigten) Vehemenz der hierzu geführten Diskussionen innerhalb der Netzgemeinde – vor allem durch eines gekennzeichnet: Ein eklatantes Defizit an Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Dies betrifft die betroffenen natürlichen Personen – jeder, dessen Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, also: Jedermann – ebenso wie die zahlreichen Firmen und Unternehmungen, die tagtäglich Daten erheben, speichern, verarbeiten oder sogar als zentrales Unternehmens-Asset verwerten. Den hierzu rechtlich eigentlich originär berufenen Stellen – den Datenschutzbeauftragten der Länder – kann dies hierbei aufgrund der in der Regel deutlichen personellen Unterbesetzung nur bedingt zum Vorwurf gemacht werden.

 

§ 3 BDSG: Schutz personenbezogener Daten

§ 3 BDSG: Schutz personenbezogener Daten

 

Ein eigentlich geeignetes Mittel der Rechtskonkretisierung sui generis ist die Rechtsfortbildung durch die Zivilgerichte, insbesondere durch die Kammern und Senate für Wettbewerbsrecht: Ob die zulässigen Grenzen unternehmerischer elektronischer Werbung (E-Mail-Werbung, Telefon- und Faxwerbung), die Hinweispflichten im Internet tätiger Unternehmen („Impressum“, etc.) und insbesondere Pflichtbelehrungen gegenüber Verbrauchern (Belehrung über das Widerrufsrecht), in all diesen Bereichen wurden und werden die im jeweiligen Anforderungen an redliches unternehmerisches Handeln konkreten Einzelfall genauestens ausgelotet und sukzessive geklärt.

Der Bereich des Datenschutzrechts war hiervon bislang im Wesentlichen ausgeklammert: Zwar wurden vereinzelt Abmahnungen ausgesprochen und Gerichtsverfahren durchgeführt, im Ergebnis wurde die Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes als sog. „Marktverhaltensregel“ im Sinne des § 4 Nr. 11 des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) durch die Gerichte allerdings mehrheitlich abgelehnt. Damit war der Datenschutz der Rechtsfortbildung durch die Wettbewerbskammern und –senate der Zivilgerichte entzogen. So hat beispielsweise das Landgericht Berlin noch in seiner Entscheidung vom 14.03.2011 (91 O 25/11) hinsichtlich der Beurteilung des Facebook-„Gefällt mir“-Buttons die Qualifizierung der ebenfalls dem Bereich des Datenschutzes unterfallenden Regelung des § 13 Telemediengesetz (TMG) sowie der Regelungen des BDSG in seiner Würdigung als Marktverhaltensregelung iSv. § 4 Nr. 11 UWG abgelehnt und unter Berufung auf ein früheres Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg (Entscheidung vom 09.06.2004, AZ.: 5 U 186/03) ausgeführt:

„Dies ist indes nicht der Fall. Nach der Rechtsprechung des BGH handelt gemäß § 4 Nr. 11 UWG unlauter, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. Die verletzte Norm muss daher jedenfalls auch die Funktion haben, gleiche Voraussetzungen für die auf einem Markt tätigen Wettbewerber zu schaffen (vgl. BGH in GRUR 2000,Seite 1059 – Abgasemissionen). Es reicht nicht aus, dass die Vorschrift ein Verhalten betrifft, das dem Marktverhalten vorausgegangen ist oder ihm erst nachfolgt. Fällt der Gesetzesverstoß nicht mit dem Marktverhalten zusammen, ist eine zumindest sekundäre wettbewerbsbezogene Schutzfunktion der verletzten Norm erforderlich (vgl. BGH in GRUR 2000, Seite 1076 – Abgasemissionen und in GRUR 2010, Seite 656 – Zweckbetrieb). Die Vorschrift muss das Marktverhalten außerdem im Interesse der Marktteilnehmer regeln. Dem Interesse der Mitbewerber dient eine Norm dann, wenn sie die Freiheit ihrer wettbewerblichen Entfaltung schützt (Köhler/Bornkamm, UWG, 29.Auflage, § 4 Randnummer 11.35c). Nach diesen Grundsätzen ist die Vorschrift des § 13 TMG nicht als Marktverhaltensvorschrift zu qualifizieren. Nach dem Gesetzeswortlaut hat der Diensteanbieter “ den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie über die Verarbeitung seiner Daten in Staaten außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) in allgemein verständlicher Form zu unterrichten, sofern eine solche Unterrichtung nicht bereits erfolgt ist“. Im Kern dienen die Vorschriften zum Datenschutz wie auch der § 13 TMG anders als Verbraucherschutzvorschriften zum Internethandel dem Persönlichkeitsschutz der Betroffenen und nicht dazu, für ein lauteres Verhalten am Markt zu sorgen. So hat das OLG Hamburg in seiner Entscheidung vom 9.Juni 2004 zu 5 U 186/03 entschieden, dass die Vorschrift des § 28 Abs.4 Satz 2 BDSG, wonach der Versender eines Werbeschreibens die Empfänger darüber zu belehren hat, dass sie einer Verwendung ihrer Daten widersprechen können, keine Marktverhaltensregel sei, weil es sich um eine Datenschutzbestimmung handele.“

Die Entscheidung wurde durch das Kammergericht Berlin mit Beschluss vom 29. 4. 2011 (5 W 88/11 Gefällt-mir-Button) bestätigt:

In diesem Sinne betrifft ein Verstoß gegen § 13 Absatz I TMG ein Verhalten, das dem Marktverhalten vorausgegangen ist und nur dann als Marktverhaltensvorschrift i.S. des § UWG § 4 Nr. 11 UWG anzusehen ist, wenn ihm eine zumindest sekundäre wettbewerbsbezogene Schutzfunktion innewohnt (vgl. BGH, GRUR 2010, Seite 654 Rdnr. 18 – Zweckbetrieb).
a) Diese Schutzfunktion ist im Hinblick auf die Mitbewerber des nach § 13 Absatz I TMG Informationspflichtigen nicht zu erkennen.
Die Vorschriften im vierten Abschnitt des TMG mit der Überschrift „Datenschutz” verfolgen ebenso wie bereits die Vorgängerregelungen in dem bis zum 28. 2. 2007 gültigen TDDSG das Ziel, „eine verlässliche Grundlage für die Gewährleistung des Datenschutzes im Bereich der Teledienste zu bieten und einen Ausgleich zwischen dem Wunsch nach freiem Wettbewerb, berechtigten Nutzerbedürfnissen und öffentlichen Ordnungsinteressen zu schaffen” (vgl. BT-Dr 13/7385, S. 21, zum TDDSG; Schmitz, in: Hoeren/Sieber, Hdb. MultimediaR, 16.2 Rdnr. 15).
Die durch § 13 Absatz I TMG wie in ähnlicher Weise zuvor durch § 3 Absatz V TDDSG auferlegte Informationspflicht soll konkret gewährleisten, dass der Nutzer „sich einen umfassenden Überblick über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten verschaffen kann” (vgl. BT-Dr 13/7385, S. 22, zum TDDSG).
Der Gesetzgeber hat mithin allein überindividuelle Belange des freien Wettbewerbs bei der Gesetzgebung berücksichtigt, um Beschränkungen der Persönlichkeitsrechte der Nutzer von Telediensten zu rechtfertigen, nicht aber Interessen einzelner Wettbewerber.
Für die Beurteilung, ob ein Verstoß i.S. des § 4 Nr. 11 UWG vorliegt, ist es unerheblich, ob sich ein Unternehmer durch die Missachtung einer derart auf den Datenschutz bezogenen Informationspflicht einen Vorsprung im Wettbewerb verschafft (vgl. BGH, GRUR 2010, Seite 654 Rdnr. 19 – Zweckbetrieb; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rdnr. 11.35c).
b) Im Hinblick auf Verbraucher mag § 13 Absatz I TMG die erforderliche wettbewerbsbezogene Schutzfunktion insoweit zuzugestehen sein, als die Informationsverpflichtung auch dazu dienen kann, Beeinträchtigungen der Privatsphäre durch unerwünschte Werbung abzuwehren und zu unterbinden.
Wie § 7 UWG zeigt, wird der Verbraucher durch unerwünschte Werbung nicht nur in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, sondern auch in seiner Stellung als Marktteilnehmer beeinträchtigt (vgl. Schaffert, in: MünchKomm-LauterkeitsR, § 4 Nr. 11 Rdnr. 69).

Auch das Oberlandesgericht München hatte dies zuletzt in seiner Entscheidung vom 12.01.2012 (Az. 29 U 3926/11) so beurteilt und die Anwendung von Regelungen des BDSG als Marktverhaltensregel im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG abgelehnt.

Anders hatte dies im Jahr 2009 noch das Oberlandesgericht Köln (Entscheidung vom 14.08.2009, Az. 6 U 70/09) entschieden und geurteilt:

Das Verbot gem. § 4 Absatz 1 BDSG, personenbezogene Daten zu nutzen, wenn der Betroffene nicht eingewilligt oder dies durch das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift erlaubt oder angeordnet ist, ist insoweit eine gesetzliche Vorschrift i.S.d. § 4 Nr. 11 UWG, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, als § 28 BDSG die Grenzen der Zulässigkeit der Nutzung der Daten für Zwecke der Werbung bestimmt. Zwar zielt das in § 4 Absatz 1 BDSG enthaltene Verbot mit Erlaubnisvorbehalt (vgl. Gola/Schomerus, BDSG, 9. Aufl., § 4 Rdnr. 3) weitaus überwiegend nicht darauf ab, Marktverhalten zu regeln. Soweit jedoch ein Marktteilnehmer sich auf einen Erlaubnistatbestand beruft, um diese Erlaubnis dazu zu nutzen, Werbung für sich zu machen, bezwecken die Grenzen, die das BDSG einem solchen Marktverhalten setzt, den Schutz des Betroffenen in seiner Stellung als Marktteilnehmer.

Diese Ansicht hatte das Oberlandesgericht Köln in einer weiteren Entscheidung vom 19.11.2010 (6 U 73/10) bestätigt.

Die Waage der Justitia könnte in diesem Punkt zukünftig endgültig zur anderen Seite ausschlagen:

 

Justitia: Klärung der Klärung der offenen Fragen des Schutzes personenbezogener Daten im Internet durch die Zivilgerichte?

Justitia entscheidet: Klärung der offenen Fragen des Schutzes personenbezogener Daten im Internet durch die Zivilgerichte?

 

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat sich in einer jüngst veröffentlichten Entscheidung vom 09.05.2012 –(6 U 38/11) nunmehr der Ansicht des Oberlandesgerichts Köln angeschlossen und die Regelungen § 4 (Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung, Einwilligungsvorbehalt des Betroffenen) und § 28 (Datenerhebung und -speicherung für eigene Geschäftszwecke) des Bundesdatenschutzgesetzes als Marktverhaltensregeln im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG angesehen:

„Der Senat teilt aber die Auffassung des Oberlandesgerichts Köln (Urt. v. 19.11.2010, Az. 6 U 73/10, auszugsweise veröffentlicht in CR 2011, 680, abrufbar in juris), dass für die Verfolgung dieses Interesses die Nutzung der Information, dass der ehemalige Kunde zur Beklagten gewechselt hat, nicht „erforderlich“ im Sinne des § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG a. F. ist und dass das schutzwürdige Interesse des Kunden am Ausschluss der Nutzung überwiegt. Das Merkmal der Erforderlichkeit setzt voraus, dass die berechtigten Interessen auf andere Weise nicht bzw. nicht angemessen gewahrt werden können. Es geht also um ein bei vernünftiger Betrachtung zu bejahendes Angewiesensein auf die Nutzung der fraglichen Information, nicht um eine absolut zwingende Notwendigkeit; die Nutzung ist dann erforderlich, wenn es, um das berechtigte Interesse verfolgen zu können, zur Nutzung der jeweiligen Information keine zumutbare Alternative gibt (vgl. Gola/Schomerus, a. a. O., § 28 Rn. 34 m. w. N.). Damit kann Erforderlichkeit im Zusammenhang mit der Nutzung für Werbung aber nicht mit bestmöglicher Effizienz gleichgesetzt werden (OLG Köln a. a. O.). Zudem zeigen die oben genannten Kriterien, dass die Beurteilung der Erforderlichkeit nicht getrennt betrachtet werden kann von den Interessen des Betroffenen am Schutz seiner personenbezogenen Daten. Wann die Nutzung personenbezogener Daten für die Verfolgung eines berechtigten Interesses erforderlich im genannten Sinne ist, hängt auch davon ab, in welchem Maße die Interessen des Betroffenen Schutz verdienen; je mehr Schutz sie verdienen, desto eher kann dem Nutzenden eine alternative, wenn auch weniger effiziente Art der Verfolgung seines berechtigten Interesses ohne Nutzung der personenbezogenen Daten zugemutet werden. Wie weit der Kreis der in Betracht kommenden Alternativen zu ziehen ist, hängt ebenfalls vom Grad der Schutzwürdigkeit der Interessen des Betroffenen und von der Intensität des Eingriffs ab (vgl. Simitis, Kommentar zum BDSG, 5. Aufl., § 28 Rn. 159). Die Prüfung der Erforderlichkeit ist also Teil der Interessenabwägung, die § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG a. F. verlangt.

Schließlich hat das Merkmal der Erforderlichkeit auch Rückwirkungen darauf, was als Gegenstand des berechtigten Interesses des Nutzenden in Betracht kommt. Denn das Merkmal der Erforderlichkeit wäre obsolet, wenn das berechtigte Interesse gerade auf die spezifische, die Verwertung personenbezogener Daten voraussetzende Nutzungsform bezogen würde; dann wäre die Nutzung eben stets „erforderlich“. Das gebietet eine Abstrahierung dessen, woran der Nutzende ein berechtigtes Interesse hat, im Streitfall auf die gezielte werbliche Ansprache ehemaliger Kunden (vgl. OLG Köln a. a. O.).

Vorliegend kann der Beklagten bei Berücksichtigung der wechselseitigen Interessen zugemutet werden, auf die Nutzung der Information über die Identität des neuen Versorgers und damit auf einen spezifisch auf den neuen Versorger des Kunden zugeschnittenen Vergleich in der Werbung zu verzichten. Dabei kommt es nicht entscheidend darauf an, ob es für den ehemaligen Kunden günstig ist, vergleichende Preiswerbung unter Bezugnahme auf seinen aktuellen Stromanbieter zu erhalten. Maßgeblich für das Interesse des Kunden als „Betroffenen“ im Sinne des § 28 BDSG muss vielmehr eine datenschutzrechtliche Betrachtung sein; dass der Anbieter mit einer solchen Werbung ein berechtigtes Anliegen verfolgt, wurde oben bereits ausgeführt.

Die Information, für welchen Stromanbieter sich ein individualisierter Kunde entschieden hat, ist ein personenbezogenes Datum, welches den Schutz des Art. 2 Abs. 1 GG (Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung) und des BDSG genießt. Bei der Würdigung der datenschutzrechtlich maßgeblichen Interessen des Betroffenen fällt aus Sicht des Senats in der vorliegenden Konstellation erheblich ins Gewicht, dass ein Stromkunde, der den Versorger wechselt und mit der Kündigung des Altvertrages den neuen Versorger beauftragt, regelmäßig nicht damit rechnet und nicht damit rechnen muss, dass der alte Versorger das personenbezogene Datum seines neuen Versorgers speichern und noch lange nach erfolgter Umstellung des Vertrags zu Zwecken der Werbung nutzen wird. Der Kunde gibt eine Erklärung gegenüber dem neuen Versorger ab, um dessen Service bei der Vertragsumstellung in Anspruch zu nehmen. Dies geschieht allein zum Zweck der reibungslosen Umstellung des Stromlieferungsvertrages. Der Kunde, dessen personenbezogene Daten durch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und durch das BDSG geschützt sind, darf darauf vertrauen, dass die bei der Beauftragung des neuen Versorgers mit der Kündigung notwendigerweise preisgegebene Information über seinen neuen Versorger nur insoweit genutzt wird, wie es im Rahmen dieser üblichen und energierechtlich vorgesehenen Vorgehensweise (vgl. Eckhardt CR 2011, 684) unumgänglich ist, nämlich im Rahmen technischen Abwicklung des Versorgerwechsels (vgl. auch OLG Köln a. a. O.). Ob der alte Versorger die Information, wer der neue Versorger seines ehemaligen Kunden ist, sogar gemäß § 35 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 BDSG zu löschen oder zumindest nach § 35 Abs. 3 Nr. 1 BDSG zu sperren hat (so Eckhardt a. a. O.; wohl a. A., aber mit Blick auf andere Fallgestaltungen, Gola/Schomerus, BDSG, 10. Aufl., § 35 Rn. 13), bedarf letztlich keiner Entscheidung.

Denn auch wenn eine Lösch- oder Sperrpflicht der Beklagten nicht bestünde, überwöge dennoch das dargestellte Interesse des ehemaligen Kunden am Schutz seiner Daten dasjenige des alten Versorgers an der Nutzung der Information über den neuen Versorger des Kunden. Überzeugend weist das Oberlandesgericht Köln in der zitierten Entscheidung darauf hin, dass dem Anbieter weder eine werbliche Ansprache speziell seiner ehemaligen Kunden noch ein dabei unterbreiteter genereller Preisvergleich unmöglich gemacht wird, wenn er die genannte Information nicht nutzen darf. Ihm wird lediglich die Möglichkeit genommen, den Preisvergleich gerade auf denjenigen Stromanbieter zuzuschneiden, zu dem der jeweilige Kunde gewechselt hat. Dieser Verzicht kann und muss ihm im Rahmen der Abwägung angesichts des Schutzes, den personenbezogene Daten genießen, zugemutet werden. Damit liegen die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BDSG a. F. nicht vor. Gleiches gilt für § 28 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BDSG a. F., der sich auf den hier nicht einschlägigen Fall der Daten aus“

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat in Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung der Frage sowie die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) zugelassen. Das Verfahren ist beim BGH mittlerweile auch unter dem Aktenzeichen I ZR 224/10 anhängig. Es steht daher zu hoffen, dass der BGH insoweit alsbald eine Grundsatzentscheidung fällt und den Weg zur Klärung der der vielfältigen offenen Fragen des Schutzes personenbezogener Daten durch die Wettbewerbskammern und –senate der Zivilgerichte eröffnet. Dies erhöht bereits jetzt die Relevanz einer Prüfung und Klärung des Umgangs mit personenbezogenen Daten insbesondere im Internet für Unternehmen und die Anpassung oder Einführung entsprechender Compliance-Richtlinien und sonstiger vorbeugender Maßnahmen.

Schließen sich andere Gerichte der Einschätzung des OLG Karlsruhe an, drohen bei Datenschutzverstößen künftig nicht mehr nur Maßnahmen der Aufsichtsbehörden (Untersagungsverfügung, Audit, Bußgeld). Vielmehr könnten Wettbewerber, Verbraucherzentralen und Wettbewerbsverbände gegen Datenschutzverstöße von Unternehmen und Gewerbetreibenden zivilrechtlich vorgehen. Wer sich jetzt richtig aufstellt, kann also auch Abmahnungen, Einstweilige Verfügungen, Unterlassungsklagen und andere „Hässlichkeiten“ – und natürlich auch gegen die damit verbundenen Kosten – wappnen. Dabei haben die Erfahrungen der Vergangenheit gezeigt, dass ein gutes und damit professionelles Datenschutzmanagement eben auch Vertrauen schafft und Kunden binden kann.

Update 27.06.2013 – OLG Hamburg: Mit Urteil vom 27.06.2013, Az.: 3 U 26/12 hat das Hanseatische Oberlandesgericht nunmehr ebenfalls datenschutzrechtliche Regelungen als Marktverhaltensregeln iSd. Wettbewerbsrechts beurteilt. Das Urteil erging zu der speziellen Datenschutzregelung des § 13 TMG, wonach der Diensteanbieter den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs u. a. über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten in allgemein verständlicher Form zu unterrichten hat. Dies eine im Sinne des § 4 Nummer 11 UWG das Marktverhalten regelnde Norm, da nach den Erwägungsgründen der dieser Norm zugrunde liegenden Datenschutzrichtlinie 95/46/EG durch die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen jedenfalls auch die wettbewerbliche Entfaltung des Mitbewerbers geschützt werden soll. Den Erwägungsgründen zur Richtlinie sei darüber hinaus zu entnehmen, dass die in § 13 TMG geregelten Aufklärungspflichten auch dem Schutz der Verbraucherinteressen bei der Marktteilnahme dienen, weil sie den Verbraucher über die Datenverwendung aufklären und dadurch seine Entscheidungs- und Verhaltensfreiheit beeinflussen.

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Das Gebrauchsmuster – das „kleine“ Patent: Die wesentlichen Unterschiede des Gebrauchsmusters zum Patent in der Praxis

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Es ist gemeinhin als „kleines Patent“ bekannt – das Gebrauchsmuster erfreut sich auch nach der einschränkenden Entscheidung „Demonstrationsschrank“ des Bundesgerichtshofs (dazu unten) aus dem Jahr 2006 weiterhin großer Beliebtheit. In den Jahren 2006 bis 2011 ist lediglich ein verhältnismäßig geringer Rückgang der Gebrauchsmusteranmeldungen von 19774 auf 15486 zu verzeichnen (Quelle: DPMA Jahresbericht 2011):

 

Gebrauchsmusteranmeldungen in Deutschland 2005 bis 2011

Statistik Gebrauchsmusteranmeldungen in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2011, Quelle: DPMA Jahresbericht 2011

 

Die gesetzlichen Grundlagen dieser Schutzrechtsart sind im Gebrauchsmustergesetz (abgekürzt „GebrMG“) geregelt (zu den grundlegenden Fragen des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes vgl. unseren diesbezüglichen Basisartikel). Wie das Patent, so dient auch das Gebrauchsmuster dem Schutz technischer Erfindungen. Voraussetzung für die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist, dass die zu schützende Idee neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht und dass sie gewerblich anwendbar ist (§ 1 Abs. 1 GebrMG).

Das Gebrauchmuster als „Scheinrecht“ – ein ungeprüftes Schutzrecht

Der wesentliche praktische Unterschied des Gebrauchsmusters zum Patent besteht darin, dass das Gebrauchsmuster im Eintragungsverfahren nur auf seine formalen Voraussetzungen:

  • Angabe des Anmelders,
  • Vollständigkeit der eingereichten Anmeldeunterlagen (Erfindungsbeschreibung, Ansprüche),
  • Abfassung in deutscher Sprache,
  • kein Vorliegen eines Ausschlusstatbestands (wie zB. Vorliegen einer Verfahrenserfindung, s.u.);

nicht aber auf seine inhaltlichen – „materiellen“ Schutzvoraussetzungen:

  • Neuheit,
  • Beschreitung eines „erfinderischen Schritts“ (gemeinhin auch als“ Erfindungshöhe“ bezeichnet),
  • gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung;

hin geprüft wird, § 8 GebrMG. In Bezug auf die materiellen Schutzvoraussetzungen handelt es sich also um ein ungeprüftes Schutzrecht. Der Vorteil liegt hierdurch in einer sehr schnellen Eintragung, die häufig schon innerhalb von zwei bis vier Monaten erreicht werden kann. Aufgrund der fehlenden Prüfung der inhaltlichen Schutzvoraussetzungen handelt es sich andererseits allerdings nur um ein sogenanntes “Scheinrecht”. Ob aus dem eingetragenen, inhaltlich aber ungeprüften Gebrauchsmuster erfolgreich Ansprüche gegen Dritte durchgesetzt werden können, ist ungewiss: Vor Gericht kann im Streitfall voll überprüft werden, ob die als Gebrauchsmuster eingetragene Idee neu ist, ob sie auf einem erfinderischen Schritt beruht und ob sie gewerblich anwendbar ist. Gleiches gilt, wenn sich das Gebrauchsmuster einem  Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) stellen muss (jederzeit auf Antrag jedes Dritten möglich).

 

Gebrauchsmusterurkunde

Das Gebrauchmuster als „Scheinrecht“ – ein ungeprüftes Schutzrecht

 

Beim „großen Bruder“, dem Patent, ist dies anders herum: Die Voraussetzungen werden vor der Eintragung in einem aufwändigen Verfahren streng geprüft, nach der Eintragung sind die ordentliche Gerichte an das Ergebnis dieser Amtsprüfung gebunden. Das Patent kann nur noch im Wege der sog. Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht in München angegriffen werden. Hierzu ist es in der Regel erforderlich, dass der Nichtigkeitskläger neuen „Stand der Technik“ vorlegt, d.h., ältere technische Veröffentlichungen, die nicht bereits im Anmeldeverfahren vor dem Patentamt berücksichtigt wurden.

 

Kein geringerer Innovationsgrad gegenüber dem Patent


Lange Zeit war umstritten, ob das Gebrauchsmuster als „kleines Patent“ lediglich einen geringeren Innovationsgrad aufweisen muss, als das Patent. Es wurde sehr lange – auch vom Bundespatentgericht (BPatG) als letzter Tatsacheninstanz für die Entscheidung über Eintragung – vertreten, dass bei einer fehlenden patentrechtlichen Erfindungshöhe für eine technische Entwicklung gleichwohl noch eine ausreichende Erfindungshöhe im gebrauchsmusterrechtlichen Sinn vorliegen kann (so noch BPatG, Beschluss vom 13. 10. 2004, 5 W (pat) 458/03 – Schlagwerkzeug). Nach dieser Auffassung konnte das Gebrauchsmuster gewissermaßen als technisches „Auffangschutzrecht“ für Erfindungen mit einem geringeren Innovationsgrad dienen. Begründet wurde diese Rechtsansicht mit der unterschiedlichen Formulierung der in der Praxis übergreifend auch als „Erfindungshöhe“ bezeichneten Voraussetzung im Gesetzestext: Während das Patentgesetz (PatG) insoweit verlangt, dass die Erfindung „auf erfinderischer Tätigkeit beruhen“ muss, § 1 Abs. 1 und § 4 PatG, ist im GebrMG lediglich die Rede davon, das die Erfindung „auf einem erfinderischen Schritt beruhen“ muss, § 1 Abs. 1 GebrMG. Aus diesen abweichenden Formulierungen wurde ein qualitativ unterschiedlicher erforderlicher Innovationsgrad abgeleitet. Dies hat der Bundesgerichtshof allerdings im Jahr 2006 in der insoweit richtungsweisenden Grundsatzentscheidung „Demonstrationsschrank“ (BGH, Urteil vom 20.06.2006, X ZB 27/05 = NJW 2006, 3208, 3210) abgelehnt und klar gestellt:

[19]c) Die verschiedenen Ansätze, die erfinderische Leistung im Gebrauchsmusterrecht anders als im Patentrecht zu bemessen, haben insoweit allesamt keinen überzeugenden Ansatz aufgezeigt, dass und gegebenenfalls wie von der wertenden Betrachtung wie im Patentrecht über die unterschiedliche Bestimmung des Stands der Technik hinaus abgegangen werden könnte. Von daher ist zunächst das Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht wie das der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht ein qualitatives und nicht etwa ein quantitatives, wie es die nicht selten verwendete Formulierung, das Maß der erfinderischen Leistung sei beim Gebrauchsmuster ein geringeres als im Patentrecht, nahelegen könnte. Ein solches „Maß” für die erfinderische Leistung existiert nämlich weder hier noch dort (vgl. auch Bruchhausen, in: Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl. [1993], § 1 GebrMG Rdnr. 25; Trüstedt, GRUR 1980, GRUR Jahr 1980 Seite 877 [GRUR Jahr 1980 Seite 880f.]; Starck, GRUR 1983, GRUR Jahr 1983 Seite 401 [GRUR Jahr 1983 Seite 404]).

[20]d) Zudem unterscheiden sich die Wertungskriterien beim Patent und beim Gebrauchsmuster lediglich marginal. Schon von daher erscheint die Annahme, Ausschließlichkeit könne an eine „geringere” erfinderische Leistung anknüpfen als das Patent, ja sich letztlich sogar auf Naheliegendes gründen, als Systembruch; das Gebrauchsmusterrecht liefe Gefahr, auf diese Weise zum Auffangbecken für nach Patentrecht gerade nicht Schutzfähiges zu werden (krit. hierzu etwa Ullrich, GRURInt 1995, GRURINT Jahr 1995 Seite 623 [GRURINT Jahr 1995 Seite 639]; Sellnick, GRUR 2002, GRUR Jahr 2002 Seite 121 [GRUR Jahr 2002 Seite 125]). Derartigen Tendenzen vermag der Senat, der bei der Gesetzesauslegung an die seinerzeitige Auffassung der Bundesregierung nicht gebunden ist, nicht beizutreten. Zudem ergibt sich auch aus der Gesetzesbegründung der Bundesregierung (BT-Dr 10/3903 S. 15ff. = BlPMZ 1986, BLPMZ Jahr 1986 Seite 322), dass von einer erfinderischen Leistung an sich nicht abgegangen werden sollte. Es verbietet sich aber, Naheliegendes etwa unter dem Gesichtspunkt, dass es der Fachmann nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Stands der Technik ohne Weiteres finden kann (so aber BPatGE 47, BPATGE Jahr 47 Seite 215 = GRUR 2004, GRUR Jahr 2004 Seite 852 – Materialstreifenpackung; vgl. Goebel, in: Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. [2006], § 1 GebrMG Rdnrn. 24, 25), als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten mit der Folge, dass seine Benutzung allein dem Inhaber unter Ausschluss aller anderen am geschäftlichen Verkehr Teilnehmenden vorbehalten wäre. Eine solche Ausdehnung der Rechte ist vor dem Hintergrund der auch verfassungsrechtlich geschützten Handlungsfreiheit Dritter nicht zu rechtfertigen.

Nach dieser Entscheidung des BGH kann nicht länger davon ausgegangen werden, dass der Schutz einer technischen Erfindung als Gebrauchsmuster einen lediglich geringeren technischen Innovationsgrad erfordert, als der Schutz als Patent.

Dieser Auffassung ist mittlerweile auch der Österreichische Oberste Patent- und Markensenat (OPM) in seiner Entscheidung „Teleskopausleger“ vom 22.12.2010, OGM 1/10, für die insoweit im Wesentlichen vergleichbare Rechtslage in Österreich beigetreten und hat unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die rechtliche Würdigung des BGH ausgeführt:

2.2.4 Mit der Entscheidung X ZB 27/05 (GRUR 2006, 842 [Nirk] – Demonstrationsschrank) vollzog der Bundesgerichtshof einen Paradigmenwechsel: Unter Berufung darauf, dass durch die auch in Deutschland erfolgte Übernahme der in Art 56 EPÜ enthaltenen Definition der erfinderischen Leistung die Anforderungen an die Schutzfähigkeit im Patentrecht derart herabgesetzt wurden, dass sie bereits alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassen, gelangte er zur Auffassung, dass für die Beurteilung des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden müsse. Es verbiete sich, Naheliegendes als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten.
2.2.5 Dieser Auffassung tritt Beetz (Zur Erfindungsqualität im Gebrauchsmusterrecht, ÖBl 2007/34) in kritischer Auseinandersetzung mit der Entscheidung 4 Ob 3/06d auch für den österreichischen Rechtsbereich bei.
2.3 Die Auffassung, die Anforderungen an die Erfindungshöhe seien im Gebrauchsmusterrecht
geringer als im Patentrecht anzusetzen, ist nicht aufrecht zu erhalten:

 

2.3.1 Eine eigenständige Definition des „erfinderischen Schritts“ ist weder Lehre noch Rechtsprechung gelungen. Während die Ausfüllung des unbestimmten Gesetzesbegriffs der Erfindung im Patentrecht nach dem dargestellten Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgt, fällt auf, dass der „erfinderische Schritt“ überwiegend durch Negativabgrenzungen definiert wird: Für die Anerkennung einer gebrauchsmusterrechtlich schützbaren Leistung wird etwa mit „nicht allzu fernliegenden“ Lösungen (Goebel aaO § 1 GebrMG Rz 15) argumentiert. Der Erfindungsschritt wird ferner verneint, wenn die neue Lehre eine rein handwerkliche Routineleistung, eine konstruktive Maßnahme, eine normale technische Weiterentwicklung oder eine sich aufdrängende Maßnahme darstellt (vergleiche die Beispiele bei Bühring, GebrMG, § 2 Rz 76 ff). Die Aussage, der „erfinderische Schritt“ dürfe nicht mit dem Begriff „inventive step“ der englischen Fassung der Art 52 Abs 1 und 56 EPÜ gleichgesetzt werden (Goebel aaO § 1 GebrMG Rz 14), nimmt lediglich das gewünschte Ergebnis vorweg, ohne es zu begründen.
[…]
2.3.3 Im Hinblick darauf, dass alle neuen und gewerblich anwendbaren Erfindungen bereits dann patentierbar sind, wenn sie für den Fachmann nicht nahe liegen, bestehen keine verallgemeinerungsfähigen Kriterien, mit denen die Anforderungen des Patentrechts zwar noch unterschritten werden können, andererseits eine Monopolisierung trivialer Neuerungen jedoch
vermieden wird (BGH X ZB 27/05 = GRUR 2006, 842 [Nirk]).

 

Unterschiedlicher Schutzgegenstand: Nur Vorrichtungs- keine Verfahrenserfindungen

Ein weiterer erheblicher Unterschied zwischen den beiden Schutzrechten besteht darin, dass als Gebrauchsmuster nur Vorrichtungs-, nicht jedoch Verfahrenserfindungen angemeldet werden können, § 2 Nr. 3 GebrMG. Als Vorrichtungen (auch als „Erzeugnis“ bezeichnet) sind im weitesten Sinne körperliche Gegenstände zu verstehen. Der Schutz etwa von Herstellungs-, Arbeits- oder Anwendungsverfahren als Gebrauchsmuster ist hingegen nicht möglich. Der Schutz von Ergebnissen eines Herstellungsverfahrens, etwa ein chemisches Erzeugnis, hingegen schon.

 

Anderer Neuheitsmaßstab – Neuheitsschonfrist

Ein großer praktischer Vorteil des Gebrauchsmusterschutzes gegenüber dem Patentschutz besteht in der abweichenden Definition des für die Beurteilung der Neuheit maßgeblichen „Stands der Technik“: Maßgeblich sind nur ältere, der Öffentlichkeit zugänglich gemachte schriftliche Beschreibungen (grundsätzlich weltweit) oder öffentliche Benutzungen „im Geltungsbereich dieses Gesetzes“, d.h. in Deutschland, § 3 Abs. 1 GebrMG. Bloße mündliche Erläuterungen und Messepräsentationen im Ausland sind – anders als im Patentrecht – beispielsweise unerheblich. Ferner ist eine sechsmonatige sog. „Neuheitsschonfrist“ zugunsten des Anmelders anerkannt: Eine innerhalb von sechs Monaten vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers (z.B. dem Erfinder selbst) beruht, § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG. Dies bedeutet, dass eine Erfindung für einen Zeitraum von sechs Monaten auch dann noch angemeldet werden kann, wenn sie bereits – etwa durch öffentliche Versuche, Messepräsentationen sowie durch Vorträge oder Vertragsverhandlungen – gegenüber Dritten offenbart wurde. Eine solche Schonfrist existiert im Patentrecht nicht – das Gebrauchsmuster ermöglicht in diesen Fällen noch einen nachgelagerten Innovationsschutz.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Gebrauchsmusters besteht in diesem Zusammenhang auch darin, dass bei der Beurteilung der Neuheit ältere Patentanmeldungen, die noch nicht veröffentlicht wurden, außer Betracht bleiben.

Schutzdauer

Ein erheblicher Nachteil des Gebrauchsmusters als technischer Innovationsschutz besteht in der gegenüber einem Patent erheblich kürzeren Schutzdauer: Das Gebrauchsmuster kann maximal für einen Zeitraum von zehn Jahren, gerechnet ab dem Anmeldetag (genauer: vom Ende des Monats, in den der Anmeldetag fällt) aufrecht erhalten werden, § 23 Abs. 1 GebrMG. Beim Patent gilt eine maximale Schutzdauer von bis zu zwanzig Jahren.

 

Verfahrensfragen

Ein Gebrauchsmuster kann als prioritätsbegründendes Recht für eine spätere Patentanmeldung im Inland oder den Mitgliedsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft dienen. Dies bedeutet, dass binnen zwölf Monaten nach der Einreichung eines Gebrauchsmusters für darin beschriebene Erfindung („denselben Erfindungsgegenstand“) Patentanmeldungen im In- oder Ausland unter Inanspruchnahme der Priorität (des Anmeldetags) des Gebrauchsmusters eingereicht werden können.

Für deutsche Patentanmeldungen ergibt sich dies unmittelbar aus dem Patentgesetz, § 40 Abs. 1 PatG. Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) sieht dies für Europäische Patentanmeldungen gemäß Art. 87 Abs. 1 vor. Für das Ausland ergibt sich dies  ergibt sich dies aus der entsprechenden Regelung der „Pariser Verbandsübereinkunft“ (PVÜ), Art. 4 PVÜ.

Umgekehrt kann auch mit einer Gebrauchsmusteranmeldung binnen eines Zeitraums von zwölf Monaten der Anmeldetag einer früheren in- oder ausländischen Patentanmeldung für dieselbe Erfindung in Anspruch genommen werden, § 6 GebrMG.

In Deutschland besteht darüber hinaus die Möglichkeit, bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Einreichung einer Patentanmeldung hieraus ein Gebrauchsmuster „abzuzweigen“, d.h., für dieselbe Erfindung eine Gebrauchsmusteranmeldung unter Übernahme des Anmeldetags einzureichen (das allerdings auch maximal zehn Jahre ab dem Anmeldetag der Patentanmeldung aufrecht erhalten werden kann).

Ein „weltweites“ Gebrauchsmuster oder auch nur ein europäisches Gebrauchsmuster existiert nicht (im Gegensatz zum Patent). Eine mit dem Gebrauchmuster vergleichbare Schutzrechtsart ist international nur in wenigen Ländern bekannt.

Rechercheantrag

Wenn das Gebrauchmuster im Anmeldeverfahren auch nicht geprüft wird, so besteht zumindest die Möglichkeit, eine technische Recherche durch das DPMA durchführen zu lassen. Das Patentamt ermittelt hierbei ältere Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster, die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstands der Gebrauchsmusteranmeldung oder des Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehen sind („Stand der Technik“). Der Antragsteller erhält einen Recherchebericht, der auch eine inhaltliche Kurzbewertung der ermittelten Ergebnisse enthält und zu einer ersten Beurteilung der inhaltlichen Schutzvoraussetzungen Neuheit, erfinderischer Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit dienen kann. Dieser Antrag kann nicht nur vom Anmelder, sondern auch von jedem Dritten gestellt werden.

Fazit:

Das Gebrauchmuster dient – wie das Patent – dem Schutz technischer Erfindungen. Gegenüber dem aufwändigen Patentanmeldeverfahren wird ein Gebrauchsmuster in einem zügigen Registrierungsverfahren verhältnismäßig schnell eingetragen, wenn keine formalen Fehler bestehen. Aufgrund der fehlenden Prüfung der inhaltlichen Schutzvoraussetzungen handelt es sich jedoch zunächst um ein Scheinrecht, dass seine rechtliche Durchsetzbarkeit erst noch „beweisen“ muss. Ferner besitzt das Gebrauchsmuster eine deutliche kürzere maximale Schutzdauer als das Patent. Schließlich kann das Gebrauchsmuster insbesondere durch die Neuheitsschonfrist und den abweichenden Neuheitsmaßstab strategische und rechtliche Vorteile gegenüber der Anmeldung als Patent bieten und den im Einzelfall den gesetzlichen Schutz einer technischen Entwicklung als exklusives gewerbliches Schutzrecht noch „retten“. Gebrauchsmuster- und Patentschutz können sich in einer umfassenden Anmeldestrategie einander sinnvoll ergänzen.

 

Haben Sie Fragen zum Schutz technischer Innovationen? Benötigen Sie Unterstützung bei der Anmeldung eines Patents oder Gebrauchmusters? Möchten Sie Ihre Rechte aus einem Patent oder Gebrauchsmuster durchsetzen oder sich gegen eine Abmahnung aus einem Patent oder Gebrauchsmuster verteidigen? Wir bieten kompetente und praxisorientierte Beratung und Lösungen. Sprechen Sie uns an!

BGH: Zum Anspruch auf Erfindervergütung einer als Patent geschützten Diensterfindung bei späteren Beiträgen Dritter

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Fortlaufende technische Weiterentwicklung von Erfindungen

Patente bilden in der Regel lediglich den Beginn oder einen Zwischenschritt eines fortlaufenden technischen Entwicklungsprozesses ab. Erfolgreiche Produkte werden nur in seltenen Fällen in einem einzigen Augenblick bis zur Marktreife weiterentwickelt. Weiterentwicklungen des allgemeinen Stands der Technik, gewandelte Verbrauchererwartungen, Detailverbesserungen und geänderte rechtliche oder Kompatibilätsanforderungen bedingen vielfältige, teilweise auch grundlegende technische Veränderungen im Lebenszyklus eines Produkts. Das Patent kann hierbei zwingend nur eine Momentaufnahme dieses dynamischen technischen Entwicklungsprozesses abbilden: Einmal eingereicht, können nur noch offensichtliche Fehler in der Patentbeschreibung beseitigt werden, eine nachträgliche Ergänzung oder Erweiterung der in den Anmeldungsunterlagen beschriebenen technischen Erfindung ist – jedenfalls in dem konkreten Anmeldeverfahren – nicht möglich (zu den grundlegenden Fragen des Schutzes von Patenten und Gebrauchsmustern vgl. unseren diesbezüglichen Basisartikel).

 

Patente - Schutz unternehmerischer Innovationen

Patente - Schutz unternehmerischer Innovationen

Kooperation bei Entwicklung

Gleichzeitig ist die technische Entwicklung von Produkten in Unternehmen von einem hohen Maß an Kooperation geprägt. Erfolgreiche Produkte werden seltenst von einer einzigen Person erdacht und bis zur Marktreife entwickelt. Unterschiedlichste Spezialisten verschiedenster technischer Disziplinen und Teilgebiete arbeiten bei der Entwicklung eines Produkts bis zur Marktreife zusammen. Rechtlich stellt sich hierbei stets die Frage, wer für den späteren Erfolg eines Produkts verantwortlich ist und welche Ansprüche der beteiligten Personen hieraus erwachsen.

 

Ansprüche von Arbeitnehmererfindern

„Arbeitnehmererfinder“, das heißt, Arbeitnehmer, die im Rahmen Ihres Arbeitsverhältnisses eine Erfindung machen, welche von Ihrem Arbeitgeber als Patent angemeldet wird, besitzen grundsätzlich einen Anspruch auf eine besondere Vergütung, die „Arbeitnehmererfindervergütung“ nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen („ArbnErfG“, zu den grundlegenden Fragen des Arbeitnehmererfindungsrechts vgl. bereits unseren Artikel zum Arbeitnehmererfindungsrecht). Für die Höhe dieses Vergütungsanspruchs spielt die wirtschaftliche Verwertbarkeit der gemeldeten Erfindung und damit der wirtschaftliche Erfolg des tatsächlich vertriebenen Produkts eine maßgebliche Rolle.

 

BGH: Anspruch auf Vergütung einer als Patent geschützten Diensterfindung entfällt nicht bei wichtigen Beiträgen Dritter zum später vertriebenen Produkt

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in einer jüngst ergangenen Entscheidung nun die Frage zu entscheiden, ob ein Anspruch auf Erfindervergütung auch dann in Betracht kommt, wenn der wirtschaftliche Erfolg eines auf der Diensterfindung eines Arbeitnehmers basierenden und vom Arbeitgeber zum Patent angemeldeten Produkts maßgeblich durch eine erst später von einem Dritten beigesteuerte Weiterentwicklung zurückzuführen ist, die nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war (BGH, Urteil vom 22.11.2011, X ZR 35/09, „Ramipril II“). Gegenstand der ursprünglichen Erfindungsmeldung war eine Zubereitung, d.h. ein Stoff, zur Regulierung des Haarwuchses und der Talgbildung als kosmetisch wirkende Anwendung. Das später erteilte Patent sah darüber hinaus in einem abhängigen Unteranspruch – optional – vor, dass die Zubereitung zusätzlich mit einer durchblutungsfördernden Wirkung – z.B. durch den Wirkstoff Ramipril – kombiniert werden kann. Die in Streit stehende Verwertung betraf dann ausschließlich eine kombinierte Umsetzung mit dem Zusatzstoff Ramipril. Die Erfindung wurde vom Arbeitgeber des Erfinders durch Lizenzierung der Nutzungsrechte an ein drittes Unternehmen verwertet. Das zuständige Oberlandesgericht hatte den Vergütungsanspruch zunächst verneint und die Klage des Arbeitnehmers zurückgewiesen (OLG Frankfurt, Urteil vom 19.03.2009 – 6 U 58/05). Hierzu hat der BGH nun grundlegend klargestellt:

Ein Anspruch auf Erfindervergütung kommt auch dann in Betracht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückgehenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das aufgrund des Beitrags einer weiteren Person der Patentanmeldung hinzugefügt worden ist und nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war. (amtlicher Leitsatz)

Grundlage der Entscheidung des BGH ist der Gedanke, dass ursprünglich gemeldete Erfindung – und damit die besondere Leistung des Arbeitnehmers – auch dann genutzt wird, wenn ihr später eine zusätzliche Wirkung durch einen Zusatzstoff verliehen wird und der kommerzielle Erfolg möglicherweise auch gerade erst auf die kombinierte Wirkung zurückzuführen ist. Auch in diesem Fall hat der Arbeitnehmer jedenfalls einen relevanten vergütungswerten Beitrag zur erfinderischen Gesamtleistung beigetragen. Diese Erwägung ist im Patentrecht auch aus sog. „abhängigen Patenten“ bekannt, d.h. Erfindungen, die eine bereits als Patent geschützte Erfindung (in ihrerseits patentwürdiger Weise) weiterentwickeln, auf der technischen Lehre des älteren Patents aber vollständig aufbauen. In diesen Fällen ist die Nutzung des jüngeren, weiter entwickelten Patents auch von der zusätzlichen Erlaubnis des Inhabers des älteren Patents abhängig, die Nutzung bedarf also der Lizenzierung beider Patente.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders auch in solchen Konstellationen von der ursprünglichen Erfindungsmeldung abhängiger, weiterentwickelter Erfindungen besteht. Der Umstand der späteren Weiterentwicklung kann dann lediglich in der Bemessung der angemessenen Höhe der Erfindungsvergütung berücksichtigt werden. Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders richtet sich in diesen Fällen nach der Urteilsbegründung des BGH

dem Grunde und der Höhe nach stets nur nach dem Beitrag, den dieser zu der im Patent unter Schutz gestellten Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen ist.

Der BGH gibt hier gleichzeitig aber zu bedenken:

Allerdings wird sich in der Regel schon ein Kausalzusammenhang zwischen wirtschaftlicher Verwertung der Erfindung und bestimmten Merkmalen nicht belegen lassen, da die patentierte Erfindung notwendigerweise jedenfalls mit allen denjenigen Merkmalen benutzt wird, die Eingang in den Hauptanspruch des Patents gefunden haben.

 

Fazit und Praxisempfehlung

Die Entscheidung des BGH zeigt, dass gerade innovative Unternehmen, die auf eine ständige Forschungs- und Entwicklungstätigkeit angewiesen sind, ein geeignetes innerbetriebliches Management von Erfindungsmeldungen gewährleisten sollten. Hierbei sind die Beiträge der Arbeitnehmer und hinzugezogener externer Entwicklungsleistungen ausreichend zu dokumentieren, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Rechtssicherheit kann hier insbesondere durch frühzeitige vertragliche Vereinbarungen über die Art und den Umfang der jeweiligen Beiträge verschiedener Miterfinder an einer Patentanmeldung und die Art und Höhe von Erfindervergütungen hergestellt werden. Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Erindervergütung fällt grundsätzlich bei allen vermögenswerten Formen der Verwertung einer Erfindung an – sei es durch Eigennutzung oder Lizenzierung oder die vollständige Veräußerung eines Patents (Patentverkauf) an Dritte. Insbesondere die neue Gesetzeslage im Arbeitnehmererfindungsrecht (wir berichteten:  Sicherung und Schutz von Erfindungen und technischem Know-how im Unternehmen – das Arbeitnehmererfindungsrecht) erfordert hier ein rechtzeitiges Prozessmanagement, da nach neuem Recht von Arbeitnehmern gemeldete Erfindungen bei fehlender Reaktion automatisch als vom Arbeitgeber in Anspruch genommen gelten und der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers nicht mehr von der tatsächlichen Nutzung der Erfindung abhängig ist. Bei der Etablierung entsprechender innerbetrieblicher Prozesse stehen wir Ihnen als kompetenter Partner jederzeit gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

It’s a Sony: Abmahnungen wegen PS3-Modchips: „PS3-Jailbreak“, “PS3 Break“

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„Go Create“ – Nicht zu wörtlich nehmen sollte man den Werbeslogan von Sony aus dem Jahr 2003. Jedenfalls nicht bei der eigenmächtigen Erweiterung der technischen Möglichkeiten von Spielkonsolen des japanischen Unterhaltungselektronik-Konzerns. Die Grenzen des „kreativen“ Umgangs mit seinen Spielkonsolen sind für den Konzern jedenfalls beim Einsatz von Modchips für die beliebten Sony-Spielkonsolen sehr schnell erreicht. Dies gilt derzeit insbesondere für das aktuelle Modell „PS3“ („PlayStation 3“).

 

Modchips Sony PS3

Modchips für Sony PS3 im Online-Handel: Rechtlicher Ärger droht

 

„Modchips“

Was sind Modchips? Dies sind elektronische Zusatzbauteile, mit denen die technischen Möglichkeiten von Spielkonsolen erweitert und ergänzt werden können. Modchips ermöglichen die Nutzung von Drittanbieter-Software, beispielsweise von kostenlos im Internet erhältlichen, von Privatpersonen zur Verfügung gestellten Programmen (sog. „Homebrew“-Software), auf den Spielkonsolen. Wie ist das möglich? Bei den elektronischen Bauteilen von Spielkonsolen, der sog. „Hardware“, handelt es sich in der Regel um technische Standard-Bauteile, die sich nur wenig von der Hardware herkömmlicher Heimcomputer unterscheiden. Die tatsächliche softwaretechnische Umsetzung der grundsätzlich gegebenen technischen Möglichkeiten einer Hardware-Plattform liegt allerdings allein im Belieben desjenigen, der das Betriebssystem implementiert. Grundsätzlich mögliche Funktionen können, müssen aber nicht verfügbar gemacht werden. Durch den Einsatz von Drittanbieter-Software lassen sich den Spielkonsolen daher oftmals technische Funktionen entlocken, die auf der jeweiligen Hardware-Plattform zwar grundsätzlich technisch möglich, vom Hersteller aber nicht erwünscht und daher nicht vorgesehen sind. So war es etwa bei dem Vorgänger-Modell PS2 („PlayStation 2“) seinerzeit etwa lange nicht möglich, Audio-Dateien in dem bei Nutzern beliebten, weil Speicherplatz-sparenden mp3-Format abzuspielen. Homebrew-Software schaffte hier Abhilfe und ermöglichte genau dies, die Wiedergabe von mp3-Dateien. Voraussetzung für den Einsatz dieser kostenlos im Internet zur Verfügung gestellten Software war allerdings der vorherige Umbau des Geräts durch Einbau eines Modchips. Nebeneffekt dieser Maßnahme war es allerdings in der Regel auch, dass sich neben dem Einsatz grundsätzlich sinnvoller Homebrew-Software nun auch mit spezifischen Regionalcodes versehene, in anderen Ländern zu anderen Preisen vertriebene Original-Spiele, sowie Kopien („Sicherheitskopien“ oder „Raubkopien“) urheberrechtlich geschützter Spiele, auf der Spielkonsole wiedergeben ließ. Dies  störte die Firmenpolitik und offenbar auch die kaufkraftorientierte Vertriebs- und Absatzpolitik des Konzerns, weshalb Sony hiergegen rechtlich vorging und Importeure, Verkäufer und auch bloße Käufer solcher Modchips abmahnen ließ. Während Hersteller konkurrierender Spielkonsolen – etwa Nintendo – dies offenbar als „Kollateralschäden“ verbuchen und mehr oder weniger in verschiedenem Maße „tolerierten“, verfolgt Sony seine diesbezüglichen Ansprüche hierbei generell stets konsequent bis vor das zuständige  Gericht.

 

Rechtsprechung

Wenn eine höchstrichterliche Klärung der Zulässigkeit von Modchips bislang auch noch aussteht, so haben sich zumindest die Instanzgerichte bislang einheitlich zu der Ansicht durchgerungen, dass bereits der Vertrieb von Modchips die Urheberrechte des Unterhaltungselektronikkonzerns verletzt (Landgericht München I, Urteil vom 03.04.2008, Az. 7 O 13379/07 und Urteil vom 21.02.2008, Az. 7 O 11117/07 sowie Landgericht Hamburg, Urteil vom 27.04.2009, 310 O 191/08 und Urteil vom 14.04.2010, 308 O 261/08). Begründet wird dies in der Regel damit, dass Modchips überwiegend dem Einsatz kopierter Software dienen und damit eine erhebliche Beihilfe zur Herstellung unrechtmäßiger Kopien leisten. Ferner stützen sich die Begründungen der Gerichte auf die Vorschrift § 95a des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), wonach „wirksame technische Maßnahmen“ zum Schutz von Urheberrechten ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen werden dürfen. Modchips stellen nach den zitierten Entscheidungen unzulässige Mittel zur Umgehung solcher Kopierschutzmaßnahmen dar.

Update 07.02.2013: In einem ähnlichen Fall hat der Bundesgerichtshof nun dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorgelegt, nach welchen Regeln die Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen für Computerspiele zu behandeln sind (Beschl. v. 07.02.2013, Az. I ZR 124/11). Gegenstand des Verfahrens ist der Vetrieb von Speicherkarten-Adpatern für die tragbare Videospielkonsole Nintendo DS. Mittels solcher Adapter können herkömmliche Speicherkarten mit der Konsole verwendet und hierauf gespeicherte Daten genutzt werden. Neben der Nutzung legaler Daten ermöglicht dies auch das Abspielen widerrechtlich hergesteller Kopien von Originalspielen. Bei Computerspielen handelt es sich im urheberrechtlichen Sinne um ein kombiniertes, komplexes Werk, dass eine Vielzahl separat geschützter Einzelwerke (Computerprogrammcode, Bilder, Musikstücke, Videofilme) beinhaltet. Das Verbot zur Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen unterliegt bei Computerprogrammen (§ 69f Abs. 2 UrhG) jedoch anderen, engeren Voraussetzungen als beispielsweise bei Bildern oder Musikstücken (§ 95a UrhG). Die Anwendung der weiter gehenden Regelung des § 95a UrhG, welcher bereits die Umgehung von wirksamen technische Schutzmaßnahmen untersagt, ist im Bereich des Schutzes von Computerprogrammen ausdrücklich ausgeschlossen (§ 69a Ab.s 5 UrhG). Für den Schutz von Computerprogrammen sieht § 69f Abs.2 UrhG lediglich einen Vernichtungsanspruch für solche Mittel vor, die allein dazu bestimmt sind, die Beseitigung oder Umgehung technischer Programmschutzmechanismen zu erleichtern. Der Grund für die unterschiedliche Behandlung von Computerprogrammen und anderen Werkarten liegt darin, dass Nutzern von Computerprogrammen unter bestimmten Voraussetzungen unabdingbare Rechte auf Erstellung einer Sicherungskopie (§ 69 d Abs. 2 UrhG) und Dekompilierung des Programmcodes (§ 693 UrhG) zustehen. Diese Rechte gehen auf die EU-Softwarerichtlinie (91/250/EWG) zurück, und sollen nach dem Erwägungsgrund 50 der Richtlinie 2001/29/EG vom Umgehungsschutz für Kopierschutzmaßnahmen, wie er jetzt in den §§ 95a-d UrhG geregelt ist, ausdrücklich unberührt bleiben. Vor diesem Hintergrund stellt sich Frage, ob die Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen für komplexe Werke wie Computerspiele nach den strengeren speziellen Regelungen für  Computerprogramme, oder nach den allgemeinen für sonstige Werkarten geltenden Regelungen zu behandeln sind, oder ob beide Regelungen nebeneinander anwendbar sind.

 

PS3-Mochips

Bei der grundsätzlich – getreu dem Firmenmotto – „kreativen“ Nutzergemeinde der beliebten Spielkonsolen des japanischen Unterhaltungselektronik-Konzerns war es nur eine Frage der Zeit, bis auch das technische Potential der neueste Generation PS3 erschlossen wird. Unter den Bezeichnungen „PS Jailbreak“ und „PS3 Break“ werden im Internet derzeit Modchips für die PS3 angeboten. Im Unterschied zu bisherigen Modchip-Generationen handelt es sich hierbei um technisch einfach nutzbare Erweiterungs-Chips, die als USB-Adapter auch vom technischen Laien einfach eingesteckt und genutzt werden können. Ein Einlöten oder ähnlich schwierige Maßnahmen, wie noch bei Modchips für die Vorgänger-Generationen der aktuellen Spielkonsolen-Generation erforderlich, sind nicht nötig. Mit diesem Modchip lassen sich lassen sich nach Angaben von shortnews.de Programme aller Art von jeder Person so signieren, dass sie auf der Konsole abgespielt werden können.

 

Reaktionsmöglichkeiten, Vorbeugung einer kostenpflichtigen Abmahnung

Sony geht nun auch gegen die Verbreitung der neuen Modchips (PS3 Jailbreak“, PS3 Break“) rigoros rechtlich vor. Im Fokus stehen hierbei nicht nur Händler, sondern auch Privatpersonen, die entsprechende Modchips zu rein privaten Zwecken nach Deutschland importieren. Die Zollbehörden sind bereits informiert, so dass Sendungen mit einschlägiger Produktbezeichnung oder von einschlägig bekannten Versendern aus dem – meist chinesischen – Ausland sichergestellt und Sony beziehungsweise deren Anwälte informiert werden. Folge ist eine – zumeist kostenpflichtige – Abmahnung. Um hier unkontrollierbare Kosten zu vermeiden, muss schnell reagiert werden. Die richtige Reaktion hilft, unnötige Kosten – die jedenfalls bei geringen Mengen zudem außerhalb jeglichen Verhältnisses zum Einkaufspreis stehen – zu vermeiden. In der Regel erhält der Besteller bereits vom beauftragten Versandunternehmen eine Benachrichtigung über die Inverwahrungnahme und genießt damit einen zeitlichen Vorsprung vor der sicher folgenden „offiziellen“ – in der Regel zeitgleichen – Information des Bestellers und des betroffenen Rechtsinhabers durch den Zoll. Wer hier schnell reagiert und rechtzeitig eine ausreichende Unterlassungsverpflichtungserklärung abgibt, kann die Folgen – auch die finanziellen – einer Abmahnung vermeiden. Diese folgt ansonsten nach unserer Kenntnis binnen kürzester Zeit.

 

Haben Sie Fragen zur Durchsetzung oder Abwehr urheberrechtlicher Ansprüche, dem urheber- oder patentrechtlichen Schutz von Software oder zu Produktpiraterie und Abmahnungen? Wir stehen Ihnen bei solchen Fragen gerne zur Seite. Sprechen Sie uns an!