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EuGH: Bekannte Marken von Wettbewerbern als „AdWord“ nutzbar – in Grenzen

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EuGH schafft mehr Klarheit

Ein Wettbewerber darf eine bekannte fremde Marke als Suchmaschinen-Schlüsselwort („Adword“) verwenden, um bei Internetsuchen zu diesem Adword-Begriff Werbung für seine eigenen Produkte anzeigen zu lassen. Dies entschied der europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil vom heutigen Tag (EuGH, Urteil vom 22.09.2011 – C-323/09).

Unterschiedliche Urteile und Stellungnahmen

Der EuGH hat in der genannten Entscheidung eine seit langer Zeit durch widersprüchliche Gerichtsentscheidungen und nicht zuletzt auch durch eine entgegengesetzt argumentierende Stellungnahme des Generalanwalts (wir berichteten) bestehende Unsicherheit der Reichweite von Markenrechten ausgeräumt. Allerdings hat der EuGH keinen generellen Freibrief zur Nutzung fremder Marken erteilt: die Verwendung eines zu Gunsten eines Wettbewerbers geschützten Begriffs ist nur dann zulässig, wenn der Bewerber eine Alternative zu den Produkten des Markenrechtsinhabers anbietet, diese aber nicht nachahmt und insbesondere die Marke nicht verwässert, verunglimpft oder in ihrer Funktion als Herkunftshinweis auf die Waren und Dienstleistungen des Wettbewerbers beeinträchtigt.

Das Urteil vom 22. September 2011

Zur konkreten Entscheidung des EuGH vom heutigen Tag:

Interflora Marke Adword Rechtsanwalt Markenrecht Markenanmeldung Patentanwalt Patent Markenverletzung Patentverletzung Abmahnung

Gemeinschaftsmarke "Interflora"

Das Gericht hatte sich mit der Verwendung des Begriffs „Interflora“ als Google-Adword zu befassen. Das Zeichen „Interflora“ ist als Marke zu Gunsten des des Blumenlieferdienstes Interflora geschützt. Es ist als Marke im Vereinigten Königreich und auch als Gemeinschaftsmarke eingetragen. Eine solche Marke gibt ihrem Inhaber grundsätzlich das Recht, Dritten die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens zu verbieten, wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr besteht. Denn eine Marke schützt die betriebliche Herkunft der vom Markenschutz umfassten Waren und/oder Dienstleistungen. Sie ist mit der Kühlerfigur eines Fahrzeugs vergleichbar, die anzeigen soll, von welchem Unternehmen das Fahrzeug hergestellt wird.

Das britische Einzelhandelsunternehmen Marks & Spencer (M&S) ist ein Wettbewerber von „Interflora“ und bietet – unter anderem – ebenfalls die Lieferung von Blumen an. M&S ließ sich beim Suchmaschinenbetreiber (und Suchmaschinenwerbungs-Anbieter) „Google“ im Rahmen des „AdWords“-Produktes von Google das Wort „Interflora“ sowie unterschiedliche Abwandlungen und Kombinationen des Wortes als Schlüsselwörter für die suchmaschinenbasierte Anzeigenwerbung reservieren. Das „AdWord“-Produkt von Google sorgt dafür, dass immer dann, wenn Internetnutzer eines der als „AdWord“ hinterlegten Wörter als Suchbegriff in die Suchmaschine Google eingeben, neben den Suchergebnissen eine Werbung des „AdWord“-Kunden angezeigt wird. Wichtig war im vorliegenden Fall, dass die Werbung von M&S das Wort „Interflora“ nicht enthalten hat. Der markenrechtlich geschützte Begriff war daher lediglich der „Auslöser“ für die Werbeanzeige, aber nicht Bestandteil der Werbung als solcher.

Interflora war freilich mit der Nutzung seiner Marke durch einen Konkurrenten nicht einverstanden. Der Markeninhaber forderte von M&S die Unterlassung der „AdWord“- Werbung mit dem Begriff „Interflora“. Interflora sah in der streitgegenständlichen Werbung eine Verletzung seiner Markenrechte.

Nutzung als AdWord nur bei Ausschluss von Verwechslungen zulässig

Vor dem EuGH unterlag Interflora nun höchstrichterlich. Die Entscheidung kommt sicherlich für den einen oder anderen Markenrechtler überraschend. Denn noch am 24.3.2011 hatte sich Generalanwalt Jääskinen in seinem Antrag dafür ausgesprochen, in der beanstandeten Werbung eine Markenverletzung zu sehen. Nach Einschätzung des Generalanwalts führte die Verwendung einer bekannten Marke als „AdWord“ zumindest zu einer markenrechtlich zu untersagenden Gefahr des gedanklichen Inverbindungsbringens, und zwar auch dann, wenn der markenrechtlich geschützte Begriff in der Werbung als solcher nicht auftaucht. Schließlich wisse der Nutzer möglicherweise nicht, wessen Werbung infolge der Eingabe des Suchbegriffs erscheint.

Der EuGH schloss sich der Einschätzung des Generalanwalts nicht an. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs kann ein Markenrechtsinhaber einem Mitbewerber die Benutzung seiner Marke als Adword nach Art. 5 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 9 Abs. 1 lit. a der Verordnung 40/94/EG nämlich nur dann verbieten, wenn sie eine Markenfunktion beeinträchtigen kann.

Hinweisfunktion darf nicht beeinträchtigt werden

Die Hinweisfunktion einer Marke werde dann beeinträchtigt, wenn für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die beworbenen Produkte von dem Markeninhaber oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder von einem Wettbewerber des Markeninhabers stammen. Das könne zwar immer dann der Fall sein, wenn der markenrechtlich geschützte Begriff auch in der Suchmaschinenwerbung auftauche. Insoweit verwies das Gericht auf eine bereits früher ergangene Entscheidung des EuGH zu Google-Adwords (Urteil vom 23.03.2010 – C-236/08 bis C-238/08). Die Hinweisfunktion der Marke würde aber nicht alleine schon dadurch geschmälert, dass der Begriff als AdWord verwendet wird, solange keine weiteren Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr vorliegen.

Guter Ruf des Markeninhabers muss gewahrt bleiben

Der EuGH äußerte sich auch zur so genannten Investitionsfunktion der Marke. Darunter versteht man den Schutz der in eine Marke und deren Aufbau getätigten Investitionen ihres Inhabers. Die Investitionsfunktion der Marke wird nach Einschätzung des EuGH dann beeinträchtigt, wenn durch die Nutzung eines ähnlichen oder identischen Zeichens durch den Wettbewerber der Aufbau oder die Aufrechterhaltung des guten Rufs des Markeninhabers bzw. der Marke wesentlich erschwert oder gar ausgeschlossen wird. Wenn der Markenrechtsinhaber bereits eine positiv besetzte Bekanntheit hat, dürfe ein Wettbewerber den guten Ruf des Rechtsinhabers auch nicht durch die Verwendung der bekannten Marke beeinträchtigen. Das Markenrechte schütze den Marktinhaber aber nicht vor Konkurrenz schlechthin.

Genieße der Markenrechtsinhaber bereits einen Ruf, werde die Investitionsfunktion beeinträchtigt, wenn eine solche Benutzung durch Wettbewerber die Wahrung des Rufs des Markeninhabers gefährdet. Zulässig sei eine solche Benutzung hingegen, wenn der Markeninhaber seine Anstrengungen zum Erwerb oder zur Wahrung eines verbraucherbindenden Rufs in der Folge lediglich anpassen müsse und die Nutzung als AdWord im Rahmen eines „fairen Wettbewerbs“ erfolge.

Nach dem EuGH hat jetzt das nationale Gericht zu prüfen, ob die Benutzung des AdWords „Interflora“ im konkreten Fall die Investitionsfunktion der Marke beeinträchtigt, also ob der gute Ruf von Interflora durch die Werbung beschädigt wird.

Werbung für Nachahmungen unzulässig

Der EuGH stellte jedoch klar, dass bekannte Marken nach wie vor nicht durch Trittbrettfahrer ausgenutzt werden dürfen. Das sei dann der Fall, wenn die Nutzung als AdWord ohne „rechtfertigenden Grund“ erfolge. Ein solcher rechtfertigender Grund liege insbesondere dann nicht vor, wenn der Wettbewerber Nachahmungen der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers anbietet. Hier läge nach wie vor eine Markenverletzung vor.

Mehr Klarheit, aber kein Freibrief

Die Entscheidung des EuGH schafft insoweit Klarheit, dass bekannte Marken in gewissen Grenzen von Wettbewerbern als „AdWord“ verwendet werden können, um in nach den Maßstäben des EuGH zulässiger Art und Weise Alternativen zu den Produkten des Markeninhabers zu bewerben. In jedem Fall empfiehlt sich eine sachkundige Prüfung einer solchen Werbung. Denn wenn die Grenze der Zulässigkeit überschritten wird, riskiert der Werbende äußerst kostspielige markenrechtliche Auseinandersetzungen (Abmahnung, Klage, einstweilige Verfügung). Die Streitwerte bei bekannten Marken werden von den Gerichten sehr hoch angesetzt, 6-stellige Beträge sind hierbei die Regel. Vorsicht ist daher auch hier die Mutter der Porzellankiste.

Wir unterstützen sie gerne bei allen Fragen rund um die Anmeldung und die Nutzung von Marken. Sprechen Sie uns gerne an.

Geruchsprobe: BGH-Urteil zu Parfuemimitaten

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Die Rechtsfrage: Anklang oder Nachahmung?

Der Inhaber einer Marke kann Dritten verbieten, ein ähnliches oder identisches Zeichen für vom Markenschutz umfasste Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn Verwechslungsgefahr besteht. Aber was ist, wenn nicht die Marke  selbst oder ein ähnliches Zeichen benutzt wird, sondern lediglich eine gedankliche Verbindung beim Betrachter hervorgerufen wird? Gelegenheit zur Beantwortung dieser spannenden Frage unter dem Apsekt des Wettbewerbsrechts hatte jüngst der Bundesgerichtshof.

Vergleichsliste mit Parfümmarken

Die Beklagten in dem vom Bundesgerichtshof zu entscheidenden Streit bieten im Internet unter der Marke «Creation Lamis» günstige Parfüms an. Die von der Beklagten angebotenen und Vertriebenen Düfte ähneln dem Duft wesentlich teurerer Markenparfüms. Die Beklagten verwendeten ursprünglich Bestelllisten, in denen neben dem jeweiligen eigenen Produkt der Beklagten das im Duft nachgeahmte Markenparfüm abgebildet war. Diese Listen verwendeten die Beklagten aber mittlerweile nicht mehr. Die Klägerin vertreibt Parfüms bekannter Marken. Aus nachvollziehbaren Gründen „stank“ der Klägerin das Angebot der Beklagten, gegen welches sie sich mit rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen wollte – letztlich ohne Erfolg:

BGH: keine Darstellung als Imitation – kein Verbot

Der BGH entschied, dass der Handel mit Markenparfümimitaten nicht wettbewerbsrechtlich als unlautere vergleichende Werbung untersagt werden kann, wenn keine klare und deutliche Imitationsbehauptung erfolgt, sondern lediglich Assoziationen an die Originale geweckt werden. Zu deutsch: es liegt keine wettbewerbsrechtlich zu verbietende Werbung, wenn zwar ein Anklang, jedoch keine Kopie vorliegt.
Der Bundesgerichtshof begründete die Entscheidung damit, dass das Wettbewerbsrecht grundsätzlich nicht verbietet, Originalprodukte nachzuahmen. Unlauter – und damit gerichtlich zu verbieten – sei die Nachahmung nur in bestimmten Fällen. Das Verbot einer unzulässigen vergleichenden Werbung (geregelt in § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG) richte sich nicht dagegen, ein Originalprodukt nachzuahmen. Verboten sei vielmehr eine deutliche „Imitationsbehauptung“, also die Darstellung des Produkts gerade eins Nachahmung eines markenrechtlich geschützten anderen Produkts. Dies habe die Beklagte im vorliegenden Fall aber nicht verwirklicht. Sie habe gerade nicht damit geworben, dass ihre Produkte eine Nachahmung des Originals seien. Dies gelte jedenfalls, soweit sich die Werbung der Beklagten ausschließlich an Endverbraucher richtete.
Der Bundesgerichtshof verwies die Sache jedoch insoweit zurück zum Berufungsgericht, als es um die Werbung gegenüber Händlern geht. Händler seien mit den Produkt kann im Parfümbereich wesentlich mehr vertraut als Endverbraucher und könnten daher die Anspielungen der Beklagten durchaus als Behauptung einer Nachahmung ansehen.
Das Berufungsgericht wird auch noch zu prüfen haben, ob die Werbung der Beklagten gegenüber Händlern eine unangemessene Ausnutzung des Rufs der Marken der Klägerin darstellt.

Vorsicht ist geboten!

Auch an dieser Stelle ist Vorsicht bei der Auslegung des Urteils des Bundsgerichtshofs angebracht. Derartige Entscheidungen werden gerne als „Freibrief“ aufgefasst, ohne die Besonderheiten im Einzelfall zu prüfen.
Das Gericht hat gerade nicht entschieden, dass der Vertrieb von Nachahmungen grundsätzlich zulässig ist. Wird beispielsweise eine mit einem Markenparfüm ähnliche Kennzeichnung verwendet, kann eine Markenverletzung vorliegen. Auch ähnliche Flaschengestaltungen könnten unter dem Aspekt des Wettbewerbsrechts schnell Anlass zu Abmahnungen und einstweiligen Verfügungen geben, wenn durch die Kopie besonders bekannter und eigenständiger Gestaltungen Verwechslungsgefahr besteht. Ist eine Verpackungsform durch eine Formmarke oder ein Geschmacksmuster geschützt, kann die Nachahmung auch aus diesem Grund verboten werden. Darüber hinaus waren die bislang mit der Angelegenheit befassten Gerichte nicht tiefgreifend mit der Frage der Ausnutzung der besonderen Wertschöpfung eines Produktes befasst. So ist es wettbewerbsrechtlich unlauter, Waren oder Dienstleistungen anzubieten, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn dadurch die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt wird (§ 4 Nr. 9 b) UWG).

Luxuswaren: auch gerichtlich teuer

Insbesondere im Bereich hochpreisige Konsumartikel lassen sich die Hersteller ihre teilweise immensen Werbeaufwendungen oftmals durch eine Vielzahl von gewerblichen Schutzrechten (insbesondere Marken und Geschmacksmuster) absichern. Wer in diesem Bereich (eigene oder fremde) Produkte anbieten möchte, sollte sich dessen bewusst sein. Eine kurze Recherche kann Risiken entscheidend vermindern. Insbesondere im Bereich der Luxusmarken sind die Streitwerte und damit auch die Kosten für die unterliegende Partei eines Rechtsstreits erheblich.

Sie haben Fragen zum Schutz von Marken und Designs? Sie haben Fragen zum Schutz von Ideen und Produkten? Sie suchen kompetente Unterstützung im Wettbewerbsrecht? BBS ist für Sie da.